Конкурент не использует свой товарный знак. Аннулируем досрочно!

Ежегодно Суд по интеллектуальным правам отчитывается о проделанной работе. Отчет за прошлый, 2017 год показал, что количество дел по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования дошло практически до половины об общего числа. Причина тому – эффективность такого инструмента, когда получен отказ Роспатента в получении свидетельства на интеллектуальную собственность, так как сходный до степени смешения объект уже внесен в «Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания».

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Что такое сходство до степени смешения?

Этот термин применяют, когда обозначения ассоциируются друг с другом, даже если в них присутствуют некоторые отличия. Такое положение дел вероятнее всего негативно скажется на потребителях – они будут введены в заблуждение по поводу того, кто все-таки производитель товара. Из-за этого сходство до степени смешения запрещается на законодательном уровне. Следует иметь ввиду, что в данном контексте речь идет только об однородных товарах/услугах. Колбасные изделия никак не противопоставляются энергозапчастям, к примеру. Очевидно, что они принадлежат разным родовым группам, имею разную потребительскую аудиторию, реализуются внутри разных мест и поэтому не грозят смешением в сознании покупателя.

Статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации разрешает любому заинтересованному лицу обратиться в СИП с требованием аннулировать товарный знак другого лица, если тот не используется в течение 3-х лет беспрерывно. Обозначенный срок 3 года – обязательное условие, которое говорит о том, что владелец обозначения не имеет интереса в сохранение своего права на его использование. Тем временем, лицо, которое инициировало процесс досрочного прекращения, наоборот заинтересовано в его применении для осуществления предпринимательской деятельности.

Наглядным примером сходных товарных знаков могут служить обозначения девочки в платке со словесными элементами «Алина» и «Аленка», которые принадлежат известным кондитерским фабрикам и выпускаются для плиточного шоколада.

Какие цели преследует аннулирование товарного знака?

Первоочередно, это возможность зарегистрировать свое обозначение и применять его в рамках коммерческой деятельности. Тем не менее, иногда это становится необходимым, чтобы защититься от претензий правообладателя товарного знака.

Перспективы разбирательства

Прежде чем начинать судебный процесс по аннулированию товарного знака вследствие его неиспользования, важно дать оценку его перспективам. С помощью мониторинга информации в сети Интернет можно «увидеть», действительно ли правообладателем не использовалось спорное обозначение, так как сегодня почти все игроки рынка реализуют свой продукт через сайт или сторонние интернет-магазины.

К тому же, требуется и анализ предпринимательских рисков, представляющихся наличием препятствующего товарного знака. Когда финансовые потребности не соприкасаются друг другом, уместно просто получить письмо-согласие на регистрацию спорного обозначения от его правообладателя вместо затратного во временным ресурсам суда.

Судебный процесс

Заинтересованное лицо, то есть истец должен будет доказать свой интерес в преждевременном прекращении действия свидетельства на товарный знак. В этом поможет документация, зафиксировавшая действия по запуску проекта – рекламно-информационные материалы или сувенирная продукция с нанесением претендующего на регистрацию обозначения, само заявление на регистрацию, а также производство и реализация продукта.

Что касается ответчика, то он будет доказывать то, что товарный знак был использован в 3-х летний период. Важно, что Суд по интеллектуальным правам отметил следующее: учитываются только те действия, которые связаны с непосредственным ведением продукции в гражданский оборот, а не любое использование. Что об этом свидетельствует? Счета, акты выполненных работ, договоры с контрагентами, накладные и пр. Главное, что они должны быть датированным пределами трехгодичного срока.

Два года назад компания, которая занималась ввозом и реализацией автозапчастей, потребовала прекратить правовую охрану товарных знаков "HYUNDAIH-1", "HYUNDAICOUPE" и "HMC HYUNDAI" гиганта-автопроизводителя. Он использовал их только для того, что запрещать аналогичную деятельность параллельным импортерам, до этого отказав в получении разрешения на такое использование. Судебная коллегия удовлетворила иск.

Итак, чтобы требования об аннулировании обозначения были удовлетворены суду нужно установить два факта в совокупности:

• Неиспользование товарного знака на протяжение з-х лет непрерывно;
• Заинтересованность лица, инициировавшего разбирательство в суде.

*В случае отсутствия одного из них, иск будет отклонен.

В подобной ситуации торговый дом, который требовал прекратить охрану товарного знака известной пивоваренной компании досрочно, но не смог подтвердить свое намерение в производстве алкогольной продукции – отсутствовала лицензия и соответствующее техническое оборудование.

Досудебный порядок

В июле прошлого года статья 1486 ГК РФ была дополнена положением о том, что заинтересованное лицо, которое хочет аннулировать товарный знак конкурента по причине его неиспользования, должно соблюдать претензионный порядок.

Иными словами, сначала ему необходимо направить правообладателю обозначения письменную претензию и предложить подписать договор отчуждения на интеллектуальную собственность либо лично обратиться в Роспатент для отказа прав на нее.

На предоставление ответа владельцу товарного знака дается 2 месяца. Если он не поступает или же поступает отрицательный, то тогда заинтересованное лицо может направлять иск в СИП. Ему, в свою очередь, на это отводится 30 дней. Если этот срок будет пропущен, то претензию потребуется отправить заново и также заново ожидать ответа на нее.

Чтобы не затягивать процесс аннулирования схожего обозначения, рекомендуется внимательно отслеживать положенные законами сроки.

* По материалам издания «Гарант.ру»