Международная регистрация товарного знака

Регистрация товарного знака по мадридской системе

122 государства, включая РФ, подписали Мадридскую конвенцию о международной регистрации товарных знаков, по которой регистрация интеллектуальной собственности может проходить в упрощенной форме, в «одно окно» — через Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (ВОИС). После того, как компания получает товарный знак в своей стране, подают заявку в ВОИС и регистрируют торговую марку на территории нужных государств.

Что нужно учесть при подаче международной заявки в ВОИС:

• Несмотря на упрощенную подачу заявки оплачивать госпошлины придется полностью по тарифам страны, в которой хотите получить регистрацию.
• Для регистрации международного товарного знака бренд пройдет проверку в каждой стране: местные ведомства будут оценивать по степени схожести с уже зарегистрированными знаками, проверят соответствие местному законодательству, которое может отличаться от Российского.
• Некоторые безобидные слова, которые мы используем в России, могут быть неблагозвучными или аморальными в переводе. И этот перевод не всегда очевиден, слово может быть сленговым. Поэтому, выбирая название для регистрации международного товарного знака, лучше консультироваться с носителем языка или с человеком, который хорошо владеет нужным языком.

Что нужно учитывать, регистрируя международный товарный знак по Мадридской системе

Регистрировать международный бренд с помощью международного соглашения о товарных знаках проще, чем подавать заявки в ведомство каждого государства. Однако и здесь есть свои ограничения, которые нужно знать.

Стоимость
Госпошлина за регистрацию по Мадридской системе — 653 швейцарских франка. Это стоимость услуг ВОИС. Госпошлины за регистрацию международного товарного знака в каждом государстве оплачиваются отдельно. Чем больше стран вы хотите охватить, тем выгоднее подавать заявку по Мадридской системе. Если нужна регистрация в 1-2 странах, нужно считать, как экономически целесообразнее подавать заявку.

Зависимость от национальной заявки
Подавать заявки в Роспатент и ВОИС можно одновременно, но лучше дождаться, пока российское ведомство одобрит регистрацию. Если придет отказ в РФ — международная заявка «сгорит» и госпошлину не вернут. Первые 5 лет с момента регистрации бренд, зарегистрированный по Мадридской системе, не может существовать без национального. После можно аннулировать российскую охрану, если нужно.

Сложность в отчуждении бренда
Важно: регистрируя товарный знак по Мадридской системе, вы не сможете передать его другой компании в определенной стране, оставив себе владение брендом на территории РФ или в других странах. Если регистрация проходила через ВОИС — отчуждение бренда возможно только в полном объеме, на территории всех государств, где товарный знак зарегистрирован.

Увеличение срока регистрации
Если обращаться в патентное ведомство каждой страны отдельно — общение происходит напрямую. Если регистрировать бренд по Мадридской системе — в цепочку добавляются ВОИС и Роспатент. Общение происходит следующим образом:

вы подаете заявку в Роспатент → Роспатент передает заявку в ВОИС → ВОИС передает заявку в патентные ведомства стран.

Когда патентные ведомства присылают ответ — общение происходит по той же цепочке. Это увеличивает время общения, а значит и сроки регистрации сдвигаются.

4 шага для регистрации товарного знака через ВОИС

1. Проверьте знак на уникальность и соответствие закону

Если в стране уже существует товарный знак, похожий на ваш — заявку отклонят, а госпошлину не вернут. Прежде чем подать заявку, проверьте, нет ли похожих среди поданных в международном реестре товарных знаков или уже зарегистрированных брендов. Чтобы найти информацию на сайте ВОИС, нужно пройти регистрацию.

В каждой стране есть ограничения: что можно или нельзя регистрировать в качестве товарного знака. Местное законодательство нужно знать и учитывать при подаче заявки: если местное патентное ведомство решит, что бренд не соответствует требованиям закона, заявку отклонят, а госпошлину не вернут.

2. Сформируйте заявку и оплатите госпошлину

Заявку в ВОИС на официальном бланке можно сформировать на английском или французском языке. Дополнительно составьте перечень документов:

• сопроводительное письмо: в свободной форме на русском языке в Роспатент напишите, что вам необходимо зарегистрировать международную торговую марку через ВОИС и что в Роспатенте бренд уже зарегистрирован;
• квитанцию об оплате госпошлины в ВОИС на регистрацию в нужных странах;
• квитанцию об оплате госпошлины за услуги Роспатента по передаче документов в ВОИС;
• доверенность — если пользуетесь услугами представителя.

Госпошлина в Роспатент оплачивается в рублях, на момент ноября 2021 года составляет 4900 руб.

Госпошлина в ВОИС оплачивается в швейцарских франках и состоит из двух частей:

• базовая — 903 швейцарских франка за цветное изображение или 653 швейцарских франка за черно-белое изображение или текст;
• индивидуальная — рассчитывается отдельно, зависит от количества выбранных стран и размеров местных госпошлин.

Документы для международной охраны товарных знаков отправляются одним пакетом в Роспатент через сайт ФИПС. Вся переписка с патентными ведомствами и отслеживание статуса заявки видна в личном кабинете. Для заверения вам потребуется КЭП — квалификационная электронная подпись. Можно принести документы лично или отправить через «Почту России», но тогда и ответы ведомства придется ждать по почте, это существенно сдвинет сроки регистрации.

3. Отвечайте на запросы патентных ведомств

Во время регистрации у патентных ведомств разных стран могут возникнуть вопросы по вашему бренду: например, если найдутся похожие торговые марки. Нужно как можно быстрее подготовить мотивированный ответ и объяснить специалистам из другой страны, почему ваш товарный знак охраноспособен.

Как правило, на ответ компаниям дается не меньше месяца, поэтому хотя бы раз в 1-2 недели нужно проверять личный кабинет на наличие писем.

Регистрация в разных странах длится 12–18 месяцев. Это не значит, что всё время специалисты будут изучать именно вашу заявку. Обращений очень много, заявки рассматривают в порядке живой очереди.

4. Продлите свой товарный знак

После того, как патентное ведомство прислало вам положительное решение о регистрации бренда и сертификат на международный товарный знак, узнайте срок охраны в конкретной стране. В России охрану товарных знаков нужно продлевать каждые 10 лет, подавать заявку на продление через 9 лет. Важно отслеживать этот момент, чтобы регистрация не прекратилась.

Регистрация через патентное ведомство союза государств

Если вам нужно получить регистрацию в каком-то определенном союзе, например, ЕС, СНГ или в союзе Африканских стран, можно подать заявку не через ВОИС. В большинстве союзных государств продумана упрощенная патентная система. Регистрация происходит также через «одно окно», но госпошлину 653 франка в ВОИС платить не нужно.

Что нужно знать о регистрации международных товарных знаков через патентные ведомства союзов государств:

• местные пошлины оплачивать придется как обычно: за каждую страну отдельно по тарифам государства или по стоимости всего союзного ведомства;
• быстро расширить заявку на страны, не входящие в союз, не получится;
• подавать заявку можно только с помощью патентных поверенных, которые имеют право работать с конкретным союзом;
• подавать заявку можно без прохождения национальной регистрации в РФ;
• проверки на возможность регистрации в разных государствах и союзах отличаются.

Регистрация международного товарного знака в Евросоюзе

В ЕС действуют три вида регистрации для защиты товарного знака за рубежом. Можно получить международную торговую марку:

• в каждой стране отдельно;
• через Бенилюкс на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга;
• через Европейское бюро по интеллектуальной собственности на все страны ЕС.

Регистрация через Европейское бюро по интеллектуальной собственности

Заявка подается в Европейское бюро по интеллектуальной собственности, оно находится в Испании. Таким способом регистрируют торговую марку только если нужно получить защиту во всех странах ЕС. Выбрать, в какой именно стране подать заявку, невозможно. Плюс, если в какой-то одной стране похожий бренд уже есть, регистрацию отклонят во всех союзных странах. Поэтому, прежде чем платить госпошлину, нужно провести тщательную проверку на тождество и сходство во всех странах ЕС.

Госпошлина
За регистрацию во всех странах ЕС платится единая госпошлина: 850 € плюс 150 € за каждый класс МКТУ свыше трех.

Процедура
Заявка подается на английском или французском языке. Работа ведется только через патентных поверенных, которые могут осуществлять регистрацию во всех странах ЕС, а не только в той, где проживают.

Европейское бюро по интеллектуальной собственности не проводит проверку на тождество и сходство самостоятельно. Оно только проводит формальную экспертизу: смотрит, чтобы документы были составлены правильно, а заявляемое обозначение не нарушало местного законодательства.

После прохождения формальной экспертизы заявку публикуют в Бюллетене товарных знаков Евросоюза. Местные предприниматели сами смотрят на товарные знаки, которые хотят зарегистрировать другие компании, и если находят похожие, подают возражение. На это есть 3 месяца.

Возражение можно подать только за деньги: это стоит 320 €. Компания должна написать обоснование, почему считает, что ваш бренд похож на их и предоставить доказательства, что они осуществляют деятельность под таким же обозначением. Это делается, чтобы исключить возможность недобросовестной конкуренции и усложнить жизнь патентным троллям.

Если в течение трех месяцев после публикации в бюллетене возражений не поступило, торговую марку регистрируют. Если кто-то подал возражение — патентное ведомство рассматривает его и принимает решение. Возражение не гарантирует, что заявку отклонят. Вполне может быть, что у оппонента не получится доказать, что ваши знаки похожи.

Основная сложность
Если хотя бы в одной стране заявка не пройдет проверку или найдутся похожие бренды — регистрацию отменят во всех государствах ЕС, госпошлину не вернут.

Регистрация через Бенилюкс

Заявка подается в Организацию интеллектуальной собственности Бенилюкса в Нидерландах. Торговую марку регистрируют сразу на 3 страны: Нидерланды, Люксембург и Бельгию. Только пакетом, по отдельности не получится.

Госпошлина
Подавать электронное заявление в Бенилюкс выгоднее, чем отправлять заявку по почте на бумажном носителе.

Процедура
Регистрация происходит как в Евросоюзе, отличаются только количество стран и названия местных контролирующих органов.

Особенности
Бренд может зарегистрировать на себя не только компания, но и физлицо.

Регистрация международного товарного знака в СНГ

На территории СНГ товарный знак можно получить тремя способами:

1. в каждой стране отдельно
2. по Мадридской системе
3. в рамках союза Евразийских государств

Регистрация международного товарного знака на территории ЕАЭС

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия заключили союз, в рамках которого некоторые виды экономической деятельности, в том числе и регистрация товарных знаков между компаниями-представителями союзных государств, проходят по упрощенным методикам.

Как получить товарный знак на территории ЕАЭС

Заявку при помощи патентных поверенных подают через Роспатент. Нужно, чтобы поверенный прошел экзамен в Роспатенте и получил квалификацию на работу с государствами ЕАЭС, так как законодательство по странам отличается, и специалисту нужно знать нюансы работы с патентными ведомствами каждой страны.

• Заявки на регистрацию подаются в Роспатент или патентный орган любой страны-члена ЕАЭС.
• Заявки составляют на русском языке.
• Госпошлина за регистрацию уплачивается отдельно по тарифам стран.
• Роспатент передает заявку в патентные ведомства стран, и они начинают проверки и регистрацию по национальным процедурам — единой системы проверок как в ЕС нет.
• Вы можете выбрать страны, в которых необходимо пройти регистрацию.
• Нельзя получить товарный знак ЕАЭС и не вести деятельность в какой-то стране. Если вы зарегистрировали бренд и не ведете деятельность в каком-то государстве, охрану могут аннулировать по всему ЕАЭС, даже если в других странах деятельность ведется.

В патентном бюро «Гардиум» работает патентный поверенный Елена Купцова, которая уже сдала экзамен и получила статус Евразийского патентного поверенного. Она одна из немногих специалистов на территории РФ, кто может оказывать квалифицированную помощь в регистрации товарных знаков на территории ЕАЭС.

Национальная процедура регистрации через патентное ведомство конкретной страны

Если вам необходимо зарегистрировать бренд на территории отдельного государства, которое не входит в число стран Мадридского соглашения или иных союзов, придется изучать законодательство этой страны и работать через местных патентных поверенных. Процедуры регистрации в разных странах происходят по-разному, расскажем про самые популярные.

Регистрация товарного знака в Китае

Зарегистрировать бренд в Китае можно тремя способами:

1. через Мадридскую систему
2. через Роспатент
3. через местное патентное ведомство

При подаче заявки через Роспатент или Управление по товарным знакам Главного государственного управления торгово-промышленной администрации КНР необходимо работать с национальными патентными поверенными.

Особенности регистрации товарного знака в Китае:

• срок рассмотрения заявки около двух лет;
• бренд обязан гарантировать качество своей продукции: если продукция некачественная, охрана товарного знака будет прекращена;
• к регистрации допускаются любые обозначения: словесные, изобразительные, трехмерные, звуковые — как в РФ;
• регистрировать товарный знак могут физические, юридические лица и группы лиц;
• в Тайване, Гонконге и Макао регистрировать бренд нужно отдельно.

Как проходит регистрация в КНР

Процедура регистрации состоит из 5 этапов.

1. Проверка на охраноспособность. В отличие от РФ, в КНР на охраноспособность бренд обязательно проверяют перед подачей заявки на регистрацию. В Китае ежегодно подают на регистрацию более 5 миллионов брендов, поэтому без предварительной проверки одобрения точно не получить.

Товарный знак проверяют по базам поданных заявок, зарегистрированных и общеизвестных знаков. Если бренд признан общеизвестным, его знают на территории всей страны, и компания заработала хорошую репутацию, получить такое же название не получится ни в одном классе МКТУ.

2. Подача заявки. Заявку подают через национальных патентных поверенных. Если вы получаете товарный знак в РФ — как и при регистрации по Мадридской системе у вас есть полгода, чтобы воспользоваться правом приоритета. Если с момента подачи заявки в Роспатент прошло больше 6 месяцев — заявка в Китае рассматривается на общих основаниях.

3. Проверка. Патентное ведомство КНР проводит формальную проверку: проверяет, соответствует ли бренд законодательству, может изучить отзывы о вашей продукции или услугах. Проводится и проверка уникальности, но не такая тщательная, как в РФ. Отклонить заявку в ведомстве могут, если она полностью копирует чужой бренд или очень сильно на него похожа.

4. Публикация в открытом бюллетене. Как и в случае со странами ЕС, в Китае все поданные на регистрацию товарные знаки публикуются в открытом бюллетене. У предпринимателей, которые уже зарегистрировали свои бренды в КНР, есть 3 месяца, чтобы возразить против регистрации вашей заявки. Сложность в том, что в КНР за возражение не нужно платить госпошлину, а составить возражение может не только правообладатель, но и любое другое лицо.

Если возражение поступило, у патентного ведомства КНР есть 12 месяцев, чтобы удовлетворить его или отклонить. Переписку с патентным ведомством и всеми заинтересованными сторонами ведут национальные патентные поверенные на китайском языке.

5. Получение свидетельства и продление товарного знака в КНР. Получить международное свидетельство на товарный знак представитель обязан в течение 3 месяцев с момента извещения о том, что регистрация пройдена успешно. Если национальный патентный поверенный не получил свидетельство в установленные сроки — заявку отклонят, госпошлину не вернут.

Продлевать действие товарного знака нужно каждые 10 лет. Подавать заявление о продлении — через 9 лет после подачи заявки на регистрацию, а не с момента получения свидетельства.

Регистрация товарного знака в США

Главная особенность регистрации бренда в США — невозможность предварительной регистрации. То есть, если в РФ мы стараемся зарегистрировать бренд и только после этого начинать деятельность, в США для регистрации торговой марки придется подтвердить, что вы уже ведете бизнес с использованием этого обозначения.

Что нужно знать для регистрации торговой марки в США:

• по закону заниматься регистрацией торговых марок может заниматься только национальный патентный поверенный, который специализируется на регистрации торговых марок в США: никаких юристов и поверенных по патентам, исключение только для регистрации по Мадридскому соглашению;
• перед регистрацией обязательно подтвердить, что вы уже ведете деятельность под заявляемым брендом на территории США или другого государства, если на территории этого государства зарегистрирован местный товарный знак: это сделано для борьбы с патентными троллями;
• в США нет классов МКТУ: бренд защищается везде, вы просто указываете, какие виды деятельности осуществляете под данным брендом;
• в течение 6 месяцев после согласия на регистрацию вы обязаны подать в ведомство декларацию, подтверждающую, что деятельность под этим брендом действительно ведется;
• с 5 по 6 год с начала регистрации вы обязаны подать еще одну декларацию, подтверждающую, что деятельность продолжает вестись;
• как правило, национальные патентные поверенные берут оплату по часам. Час их услуг стоит около 200 $, поэтому при прочих равных выгоднее подавать заявку по Мадридской системе через ВОИС, даже с учетом пошлин ведомства.

Как проходит регистрация торговой марки в США

1. Проверка. Бренд проверяют по национальным базам поданных и зарегистрированных торговых марок и на соответствие закону. В США, как и в РФ, есть ограничения:

• бренд не может быть похожим на элементы национальной символики;
• содержать описательные элементы;
• вводить в заблуждение пользователей;
• быть похожим на уже зарегистрированные бренды;
• противоречить этическим и моральным нормам.

Проверку проводят патентные поверенные.

2. Подача заявки. Прежде всего вам необходимо найти обоснование для подачи заявки: подтвердить, что деятельность ведется на территории США или другого государства. Заявку подают только национальные патентные поверенные, они же формируют пакет документов.

3. Формальная проверка. Национальное патентное ведомство проверяет, верно ли оформлены документы и не нарушает ли обозначение требование законодательства. Проверка длится около 3 месяцев.

4. Публикация в еженедельном бюллетене USPTO. Как в ЕС и КНР, только срок обжалования меньше: чтобы возразить против регистрации вашего бренда есть только 30 дней. Подать возражение бесплатно может кто угодно — не обязательно правообладатели.

5. Выдача свидетельства. Свидетельство о регистрации торговой марки в США выдается только после того, как вы подтвердите, что начали вести экономическую деятельность под этим брендом в течение 6 месяцев с момента одобрения заявки. Если декларацию не предоставить — регистрация аннулируется.

Регистрация товарного знака в ОАЭ

Зарегистрировать бренд в Объединенных Арабских Эмиратах можно только через местное патентное ведомство, страна не подписывает никакие соглашения и не участвует в союзах. В ОАЭ получить бренд стоит дороже, чем в любом другом государстве: стоимость регистрации начинается от 300 000 руб. Работа ведется через национальных патентных поверенных.

Регистрация товарного знака в Германии

В Германии зарегистрировать бренд можно тремя способами:

1. через Мадридскую систему
2. через Европейское бюро по интеллектуальной собственности
3. отдельно через патентное ведомство страны

Если вы хотите регистрировать торговую марку в Германии отдельно, действовать можно с помощью национального патентного поверенного или адвоката. Процедура проходит в 3 этапа.

1. Подача заявки. Проверка бренда до регистрации — не обязательное условие для Германии, но конечно перед подачей документов стоит проверить, нет ли похожих торговых марок и соответствует ли ваше обозначение закону. Ограничения как в РФ и США.

2. Проверка в DPMA. Это немецкое ведомство по товарным знакам и патентам. Проверяют на соответствие закону и смотрят, верно ли составлены документы.

3. Регистрация бренда. После формальной проверки товарный знак опубликуют в национальном регистре и журнале торговых марок. После этого вам сразу выдадут свидетельство, но другие компании и люди могут оспорить регистрацию в течение 3 месяцев.

Владение товарным знаком на территории Германии будет стоить 1500–2000 € вместе с услугами представителей.

Субсидии на получение международных товарных знаков

Российская Федерация поддерживает компании, которые созданы на территории РФ и выпускают продукцию или оказывают услуги в других государствах. Субсидии точно действуют до конца 2021 года, далее возможно продление.

Кто и за что может получить субсидию от государства

• Субсидии за регистрацию международных товарных знаков могут получить только юридические лица. ИП и физлица субсидию получить не могут.
• Субсидии можно получить только за регистрацию в отдельном государстве или по Мадридской системе через ВОИС.
• Государство возмещает до 100% стоимости госпошлин и до 70% стоимости услуг патентных поверенных.

Процедура субсидирования происходит через Российский Экспортный центр (РЭЦ). «Гардиум» — официальный партнер РЭЦ. Компания оказывает все услуги по международной регистрации товарных знаков и может проконсультировать по вопросам возможности получения государственных субсидий.

Какой способ регистрации выбрать

Получение международного товарного знака разными способами имеет свои плюсы и минусы.

Чек-лист: 7 шагов к регистрации международного товарного знака

1. Определите, на территории каких государств вам необходимо зарегистрировать бренд. Лучше не брать страны «с запасом»: во многих государствах аннулируют бренды, если фактически компании ими не пользуются.

2. Проверьте, свободно ли необходимое наименование в каждой стране и не противоречит ли оно местному законодательству.

3. Направьте заявку в патентное ведомство: можно подать в патентное ведомство каждой страны отдельно, по Мадридской системе сразу на несколько государств или через патентные союзы. Стоит помнить, что при регистрации через патентные союзы не предоставляется субсидия РФ на госпошлины, и часто невозможно выбрать конкретные страны. Регистрация осуществляется на во всх государствах союза, и если в каком-то государстве уже есть похожий бренд — заявку отклонят на весь союз.

4. Следите за сроками и вовремя отвечайте на запросы и другие письма из патентных ведомств. Если пропустить срок ответа — заявку отклонят, а госпошлину не вернут.

5. Практически во всех государствах регистрация интеллектуальной собственности возможна только через национальных патентных поверенных. Обязательно проверяйте, чтобы помимо статуса поверенного у специалиста было разрешение на регистрацию именно необходимой вам интеллектуальной собственности.

6. РФ как минимум до конца 2021 года субсидирует юридическим лицам расходы, связанные с регистрацией интеллектуальной собственности в других государствах. Если у вас юрлицо (а не ИП) — уточните у специалистов «Гардиума», как лучше обеспечить международную защиту товарного знака, чтобы получить субсидию.

7. Помните, что товарные знаки выдаются в каждом государстве в среднем на 10 лет с момента подачи заявки на регистрацию. Не забудьте вовремя оформить продление международной регистрации и правовую охрану бренда.

Услуги и цены на международную регистрацию товарного знака