Роспатент отказал ритейлеру в регистрации товарного знака. Что делать

Подавая заявку на регистрацию своего товарного знака, зачастую происходит так, что ритейлер получает отказ государственного органа. Причиной будет являться наличие сходного до степени смешения объекта интеллектуальной собственности, который уже внесен в Государственный реестр. Таким образом, законное использование обозначения становится невозможным, а незаконное приведет к претензии и разбирательству в суде. Что делать в подобной ситуации?

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Сходство до степени смешения

Так называют ассоциацию (отношение) обозначений друг с другом, даже если в них присутствуют определенные различия. Это запрещено законом нашей страны, так как потребитель может ошибиться касательно того, кто произвел продукт или оказывает услугу. Акцентируем внимание на том, что это относится только к однородным товарам и услугам. К примеру, кондитерские изделия и лакокрасочные покрытия не противопоставляются.

При регистрации обозначения заявитель указывает товары и услуги, которые он собирается индивидуализировать им. В дальнейшем этот список необходимо соотнести с «Международной классификацией товаров и услуг» (МКТУ), состоящей из сорока пяти классов. С первого по тридцать четвертый – товары, с тридцать пятого по сорок пятый – услуги. В данном вопросе у ритейлеров есть особенность – им необходимо включать 35 класс, поскольку он включает в себя рекламную, маркетинговую и торговую деятельность.

Аннулирование товарного знака

Решить проблему с наличием аналогичного обозначения, мешающего процессу регистрации, можно с помощью досрочного прекращения его правовой охраны в отношении 35 класса МКТУ на основании неиспользования. Осуществить это возможно по всем услугам данного класса, по части его услуг или же по части определенных товаров. Однако существенной разницы нет, поскольку целью является получение свидетельства на заявленное обозначение и возможность его использования в коммерческой деятельности.

При каких условиях аннулируется товарный знак?

Гражданский кодекс России определяет, что досрочное прекращение правовой охраны обозначения может быть осуществлено, если оно не использовалось владельцем в течение трех лет непрерывно.

Отметим отдельно: такая категория споров предусматривает досудебный порядок урегулирования. Сначала надлежит направить правообладателю претензию в письменной форме, которая будет предлагать либо отказаться от прав на товарный знак либо заключить договор отчуждения.

Только если по прошествии двух месяцев ответа не поступит, можно обращаться в Суд по интеллектуальным правам.

Истцу во время разбирательства в суде нужно будет доказать свою заинтересованность. Иными словами, то, что он использует свое обозначение в рамках предпринимательской деятельности, а аннулирование товарного знака конкурента восстановит его права. Коллегии можно предоставить информацию о сайте, рекламных материалах, вывесках, на которые было нанесено обозначение, и кроме того, товарные накладные, платежные поручения, акты выполненных работ и пр. Непосредственно заявка на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в качестве товарного знака тоже будет является весомым аргументом.

Аннулирование по всем услугам 35 класса МКТУ

При успешном для Истца завершении судебного процесса, товарный знак досрочно аннулируется в отношении всего класса. Примером может служить ситуация, когда ритейлер не смог зарегистрировать свое обозначение в отношении 2-х услуг 35 класса МКТУ ввиду наличия другого, зарегистрированного за ними обозначения, которое принадлежало компании, оказывающей страховые услуги. Она, в свою очередь, не специализировалась на продаже товаров. Коллегия СИП приняла позицию ритейлера и удовлетворила его требования.

Аннулирование в части услуг 35 класса МКТУ

Такое положение дел случается, если истце не нуждается в досрочном прекращении охраны товарного знака по всем услугам класса, если истец не сумел доказать свою практический интерес либо если ответчик подтвердил фактами то, что он реализовывал свое обозначение. По одному из дел ответчик доказал использование товарного знака для услуг «Сбора и предоставления статистических данных» в связи с чем СИП аннулировал его только в отношении всех остальных.

Аннулирование в отношении определенных товаров

Дело в том, что в Международной классификации товаров и услуг не присутствует такой вид услуги как «Торговля». В ней есть только похожие формулировки. «Продвижение продаж для третьих лиц», например. Они не являются исчерпывающими и поэтому, когда на этапе подачи заявки составляется перечень товаров и услуг, владелец обозначения имеет право указать товары или услуги прямо непоименованные в классификатора. Таким образом товар или услуга будут однозначно идентифицированы. Также существующие услуги можно уточнять конкретным ассортиментом или сферой деятельности. «Услуги розничной продажи товаров, осуществляемые салонами красоты и спа-салонами», например.

При этом заявитель получает возможность ограничить свои услуги определенным ассортиментом. Это положительно влияет на решение по регистрации товарного знака и на вероятность получения претензии от другого предпринимателя, если такое действие разрешено в добровольном порядке и нет причин, по которым аналогичная операция не может быть совершена в рамках судебного процесса. Тем не менее СИП в последнее время противодействует такой практике. Согласно некоторым его решениям, доказыванию подлежит использование объекта интеллектуальной собственности в отношении каждого товара или каждой услуги непосредственно в том виде, в котором они обозначены в свидетельстве на товарный знак. Получается, что если услуга по продаже какого-либо товара заявляется без уточнения ассортимента, то правовая охрана товарного знака сохраняется в отношении всей услуги.

* По материалам издания «New Retail»

Тарифы