Пришла претензия о нарушении прав на чужой товарный знак. Что делать?

Товарные знаки (ТЗ) можно назвать одной из самых свободных и творческих областей интеллектуального права, потому что предприниматель может зарегистрировать в этом качестве фактически все, что отличает его бизнес от конкурентов: название компании, логотип, слоган, вид этикеток и даже мелодию или запах.

Полет фантазии ограничен разве что определенными законодательными рамками и здравым смыслом. Но у этого есть и обратная сторона: такие же широкие творческие возможности имеются и у конкурентов. Это значит, что относиться к вопросам интеллектуальной собственности нужно максимально ответственно и вовремя регистрировать элементы бренда как товарные знаки. Иначе велик риск столкнуться с ситуацией, когда нужное название или логотип окажется зарегистрированным и даже активно используемым кем-то другим.

Причем подобное может происходить как по случайному стечению обстоятельств или недосмотру (не изучили в достаточной мере рынок перед запуском бизнеса, не проверили, использует ли кто-то похожий товарный знак), так и целенаправленно: бизнес может стать жертвой патентного тролля или конкурента, собравшегося подобным способом убрать его с рынка.

Но с каким бы конкретно вариантом бизнес не столкнулся, начнется всё с получения претензии о нарушении товарного знака. Как же правильно на нее реагировать?

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Если ответ на претензию о нарушении товарного знака не поступит в течение 30 дней, владелец ТЗ получает право подать на нарушителя судебный иск

Неправомерное использование товарного знака: что это

Но и здесь есть свои нюансы. Если другой предприниматель откроет, скажем, ателье или магазин сувениров с названием Jazzy, ему ничего не будет, поскольку эти услуги - из другой сферы (относятся к другим классам МКТУ).

При этом использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя - достаточно серьезное правонарушение. И если оно подтвердится, это грозит нарушителю штрафом до 5 млн рублей или даже уголовным преследованием. Причем нарушением будут считаться и ситуации, когда предприниматель, использовавший чужое обозначение, не знал, что оно зарегистрировано кем-то иным и использовал его по случайности.

Что ждет предпринимателя в случае нарушения чужих прав на товарный знак

Видов ответственности за подобные нарушения много. Перечислим основное.

Административная ответственность возможна, если правообладатель подаст жалобу в ФАС (Федеральную антимонопольную службу). В таком случае использование чужого товарного знака квалифицируется как нарушение антимонопольного законодательства. Чаще всего такое бывает при упоминании чужого ТЗ в рекламе. ФАС может оштрафовать нарушителя на сумму от 2 тыс. руб. (для физ. лиц) до 200 тыс. руб. (для юр. лиц)

Если же нарушение представляло собой не просто однократное использование чужого ТЗ, а полноценное производство или реализацию товаров под чужим обозначением, то штрафы будут рассчитываться, исходя из реальной стоимости контрафакта: для физ. лиц предполагается штраф в двукратном размере его стоимости (но не менее 10 тыс. руб.), для юр. лиц - в пятикратном (но не менее 100 тыс. руб.)

Гражданско-правовая ответственность подразумевает выплату компенсации. Если какая-либо компания в любом виде использует чужое обозначение, это считается нарушением исключительного права и может привести к назначению компенсации в сумме от 10 тыс. до 5 млн руб.

Причем в теории возможны и бо́льшие суммы - в случаях, когда речь идет о продажах контрафактного товара или незаконном использовании ТЗ, передающегося правообладателем по франшизе. Здесь компенсация может представлять собой удваивание размеров ущерба. Например, если франшиза стоит 4 млн руб., будет назначена компенсация в 8 млн руб.

И, наконец, наиболее серьезный вариант наказания - уголовная ответственность. Чаще всего под этим подразумевается лишение свободы. Это может произойти в случаях особо крупного ущерба из-за нарушения прав на товарный знак. Проверяет и подтверждает наличие такого ущерба полиция. Наступление уголовной ответственности грозит нарушителю принудительными работами (до 2-х лет) или тюремным сроком (также до 2-х лет)

Но даже если нарушение не приведет к каким-то серьезным санкциям со стороны государства, не стоит забывать и о другой стороне медали - ущербу для бизнеса, не связанному напрямую с выплатой штрафов и компенсаций. Например, если какой-нибудь предприниматель откроет службу доставки, раскрутит ее под определенным брендом, причем брендировано будет все от приложения для смартфонов до одежды курьеров и раскраски грузовиков, а потом окажется, что этот бренд использовать нельзя, как на это прореагируют клиенты, привыкшие к нему? И как им потом объяснить, потратив огромные суммы денег на ребрендинг, что теперь под новым наименованием и логотипом на рынок вышла та же компания, с которой они уже работали? Разумеется, такая ситуация может грозить как серьезным ущербом для репутации, так и полным крахом бизнеса.

Случай из практики

Суть спора

Патентный тролль А.В. Ибатуллин через суд добился прекращения правовой охраны товарного знака подмосковной сети строительных магазинов «Трудяга Муравей», принадлежащей И.В. Романькову. Основанием для этого послужил тот факт, что на имя Ибатуллина было зарегистрировано похожее обозначение с более ранней датой приоритета. Суд посчитал ТЗ Романькова сходным до степени смешения.

В результате для бизнеса Романькова возникли немалые риски: появилась перспектива получения претензий от Ибатуллина и последующих судебных разбирательств с возможной выплатой компенсации и необходимостью ребрендинга.

Предпринятые действия

Эксперты «Гардиума» собрали подробную информацию о товарном знаке, зарегистрированном Ибатуллиным. Выяснилось, что он не используется в реальной коммерческой деятельности. Это стало поводом для того, чтобы после отказа Ибатуллина от мирового соглашения составить иск соответствующего содержания в Суд по интеллектуальным правам. И уже суд первой инстанции удовлетворил иск в полной мере. ТЗ Ибатуллина был аннулирован.

Итог

Романьков восстановил свои права на товарный знак «Трудяга Муравей». Риски штрафов и ребрендинга были сняты.

Состоявшийся суд еше раз наглядно продемонстрировал, что одним из самых эффективных способов борьбы с патентными троллями является аннулирование их товарных знаков.

Так что же делать в случае получения претензии?

Если вам пришла претензия о нарушении прав на чужой товарный знак, игнорировать ее нельзя ни в коем случае. Но и паниковать пока рано. Разумеется, самая верная линия поведения - обратиться сразу же к юристу по интеллектуальным правам. Но и до этого момента вы можете самостоятельно уточнить кое-какую информацию, которая покажет вам, насколько ситуация серьезна.

Итак, какие шаги следует предпринять в первую очередь и на какие аспекты стоит обратить повышенное внимание?

1. Проверить доверенность

Крайне редко бывает так, что претензии составляют сами владельцы ТЗ. Чаще всего это делают их юристы. И конечно, они имеют право это делать не от своего имени, а только при оформлении доверенности от правообладателя - специального документа, подтверждающего право юриста представлять его интересы. Соответственно, при получении претензии имеет смысл проверить доверенность - ее копия по закону обязательно должна быть приложена к претензии вне зависимости от того, в бумажном или электронном виде высылались документы.

Сделать это можно через специальный онлайн-сервис Федеральной нотариальной палаты. В него нужно вбить основные сведения о полученной доверенности: ее реестровый номер, дату удостоверения и ФИО удостоверившего ее нотариуса:

Так вы проверите, не является ли полученная доверенность фейком. Однако и здесь имеются важные нюансы: даже если доверенность не будет найдена в базе этого сервиса или ее изначально не будет в числе документов, приложенных к претензии, это не означает, что проблема исчезла. Доверенность могли просто забыть приложить к претензии или некорректно оформить. Сам факт нарушения вами чужого товарного знака (если он действительно был), от этого не обнулится.

Поэтому, если вы обнаружите какие-либо проблемы с присланной копией доверенности, для начала лучше уточнить у юристов «оппонента», на каком основании вам выставляется претензия.

Если же доверенность на месте и нотариально удостоверена - переходим ко второму шагу.

2. Найти товарный знак в базе ФИПС

Теперь стоит проверить сам ТЗ, права на который вы могли нарушить. Для этого нужен только его номер - он обязательно будет в тексте претензии. Сделать это лучше всего в базе ТЗ на сайте ФИПС.

Здесь обращаем внимание на 3 основных аспекта.

Кто является действующим правообладателем товарного знака. Бывают ситуации, когда реальный правообладатель передал права на использование ТЗ другой компании, но Роспатент об этом еще не оповестил. В таком случае претензия, присланная новым «владельцем», будет незаконна. Конечно, это не убережет вас от получения аналогичной претензии в будущем, но пришедшей уже от официально зарегистрированного владельца, будь то новая компания, передачу ТЗ которой оформят по букве закона, или текущий правообладатель. Зато можно будет взять паузу, необходимую для того, чтобы проработать свой ответ на претензию, что тоже немаловажно. Поэтому проверить данный аспект необходимо.

На какие товары/услуги, классы МКТУ распространяется действие товарного знака. Важно помнить, что товарный знак действует только на те категории товаров, которые указывались для него при регистрации. Говоря юридически корректным языком - на конкретные классы МКТУ. Проверьте, в каких классах зарегистрирован ТЗ, из-за нарушения которого вы получили претензию. Если ваша компания продает другие товары и услуги, относящиеся к другим классам МКТУ, нарушения нет.

И, наконец, стоит проверить, действует ли товарный знак на текущий момент. Как ни странно, но бывают и такие ситуации: действие товарного знака уже закончилось (ТЗ регистрируют на 10 лет, дальше его действие нужно продлевать), а его «владелец» по-прежнему отслеживает «нарушения». Разумеется, в таком случае претензия также будет недействительна.

3. Провести экспертизу спорного обозначения

Для этого нужно обратиться к патентным поверенным. Эксперты проверят реальное сходство «нарушенного» обозначения с обозначением, которое использует «нарушитель». И подготовят заключение.

Бывают ситуации, когда правообладатели злоупотребляют своими правами и пытаются бороться даже с теми товарными знаками, которые похожи на их обозначение весьма отдаленно или, на юридическом языке, не доходят до «степени смешения». Возможно, что и в вашем случае это так. Тогда дальнейшую защиту вашего ТЗ можно вести по этой линии.

4. Аннулировать чужой товарный знак

Если экспертиза установила, что знаки все же идентичны или очень похожи, на следующем шаге подключаем юристов по интеллектуальной собственности. Юрист посмотрит на ситуацию шире и, исходя из своих профильных знаний, оценит перспективы дела в суде.

Ваша основная надежда на этом этапе - на то, что ТЗ оппонента можно аннулировать. Наличие возможных поводов для этого как раз проверит юрист. Что это могут быть за поводы:

У «нарушителя» есть права на использование спорного обозначения, возникшие в связи с какими-то иными обстоятельствами. Подобные случаи нередки. Например, спорный ТЗ представляет собой название вашей компании, которое было зафиксировано в ЕГРЮЛ задолго до его регистрации как товарного знака вашими оппонентами.

Это повод обратиться в Суд по интеллектуальным правам с тем, чтобы попробовать аннулировать действие чужого ТЗ полностью или в отношении отдельных товарных категорий. Как следствие, с прекращением действия товарного знака исчезнет и сам факт его нарушения.

Случай из практики

Суть спора

Предприятие ООО «ПП «Робус», крупный российский производитель оборудования для работы со стройматериалами, обратилось в «Гардиум», узнав, что используемый ими товарный знак ROBUS был зарегистрирован в Роспатенте на другую компанию. Это грозило получением претензий от правообладателя и последующими проблемами в бизнесе.

Предпринятые действия

Эксперты «Гардиума» проанализировали ситуацию и обратились в Роспатент с возражением против регистрации противопоставленного знака, мотивировав это тем, что их клиент задолго до подачи заявки на спорный ТЗ уже зарегистрировал сходное до степени смешения фирменное наименование и активно использовал его в коммерческой деятельности.

Роспатент на данное обращение ответил отказом, несмотря на то, что сходство до степени смешения рассматриваемого ТЗ и свободной части фирменного наименования клиента было экспертно доказано. В своем ответе он апеллировал к недостаточному уровню доказательств реального использования ООО «ПП «Робус» соответствующего фирменного наименования в отношении однородных товаров.

«Гардиум» успешно оспорил это решение Роспатента в СИП (Суде по интеллектуальным правам). СИП указал на тот факт, что Роспатент некорректно истолковал нормы пункта 1 статьи 1474 ГК РФ. По версии СИП, использовать фирменное наименование как средство индивидуализации – вполне нормальная и законная практика, в том числе выставлять его на вывесках, печатать на бланках и других документах.

Итог

Суд по интеллектуальным правам предписал Роспатенту провести повторное рассмотрение возражения ООО «ПП «Робус», которое закончилось признанием спорного обозначения недействительным в отношении товаров, однородных тем, которые поставлял на рынок клиент «Гардиума».

Риски для бизнеса ООО «ПП «Робус» были сняты.

Кроме того, это может быть наличие в товарном знаке неохраноспособных элементов или элементов, вводящих потребителей в заблуждение. Также аннулировать можно товарный знак, который не использовался по назначению в течение 3-х или более лет.

Словом, юрист постарается найти любую проблему, которая позволит усомниться в правах оппонента и ослабить его позицию. На юридическом языке это еще называют «разработкой стратегии защиты»: юрист находит слабые места второй стороны и дает возможность оспорить права на знак, а то и вовсе лишить их.

5. Уменьшить размер компенсации

Все последующие шаги необходимо предпринимать совместно с вашим юристом по интеллектуальным правам.

Итак, допустим, что нарушение все же есть. Что необходимо сделать в таком случае? Самый правильный шаг - попробовать снизить размер компенсации.

Здесь важно понимать, что смысл назначения компенсации не в том, чтобы обогатить правообладателя, а только в том, чтобы возместить полученный им ущерб. Назначить ее размер может только суд после тщательного изучения всех обстоятельств дела и сопутствующих факторов. Соответственно, не стоит бояться заявляемых владельцем ТЗ многомиллионных сумм и тем более совершенно не корректных ультиматумов вроде «Или заплатите сейчас 30 тысяч, или через месяц мы будем требовать уже 3 миллиона!» (в любом суде у такого истца спросят, что же случилось за этот месяц, что оценка ущерба от действий ответчика выросла в 100 раз).

Основная задача юриста на этом этапе - собрать всю необходимую информацию, которая может повлиять на итоговую сумму компенсации. В качестве итога юрист может оформить письменное юридическое заключение или отзыв на претензию. Этот документ отправляется юристам оппонентов.

Затем ситуация может развиваться по одному из двух сценариев

6. Заключить мировое соглашение или готовиться к суду

Правообладатель может по-разному отреагировать на полученный отзыв или юридическое заключение.

Начинается диалог. Правообладатель понимает, что судебные издержки и другие сопутствующие расходы могут быть неподъемными для его бизнеса. Начинается торг по условиям мирового соглашения.

Как правило, нарушителю приходится прекратить использование чужого ТЗ и выплатить компенсацию, размер которой оговаривается отдельно. Но возможен и вариант, при котором стороны приходят к заключению лицензионного договора, и компания, до этого использовавшая товарный знак незаконно, может продолжить это делать уже на совершенно законных основаниях, но с обязательными выплатами реальному владельцу обозначения.

Мировое соглашение - лучший исход для нарушителя, и к счастью, чаще всего так и бывает. Стороны договариваются в досудебном порядке, и претензия снимается.

Правообладатель отвергает аргументы нарушителя. Тогда все решается в суде. Иск может быть подан уже через 30 дней после отправки претензии.

Следует иметь в виду, что судебные разбирательства по товарным знакам - это длительный процесс. Очень часто из арбитражного суда дело попадает в апелляционный, а оттуда - в кассационный. И даже кассационный суд может не поставить точку, а отправить все на второй круг. И тогда процесс может затянуться на 1-2 года.

В итоге суд может удовлетворить иск полностью, частично либо отказать в иске. В случае удовлетворения иска на нарушителя будет наложен запрет на использование товарного знака правообладателя. Кроме того, ему придется выплатить компенсацию, назначенную судом.

Чем может помочь «Гардиум»

Если вам пришла претензия о нарушении чужого товарного знака, медлить нельзя. Чем скорее вы обратитесь к компетентным юристам, тем больше будут ваши шансы на положительный исход спора: с минимальными потерями, а возможно и без них.

Юристы «Гардиума» могут помочь на всех этапах процесса, первый из которых - анализ перспектив дела. Мы оценим обоснованность выдвинутых требований, проанализируем шансы на отказ истца от части из них, подготовим аргументы, доказательную базу и общую линию защиты.

А если дело все же дошло до суда - защитим и там.

Тарифы