Договор об отчуждении исключительного права

Алексей Федоряка
Алексей Федоряка

Руководитель департамента промышленной собственности

Алексей Федоряка имеет более 9 лет юридической практики, из них 6 лет в области защиты интеллектуальной собственности. Алексей возглавил практику разрешения спо...

Подписка на информационную рассылку

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему право на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу ЭВМ, произведение и другое) или на средство индивидуализации (товарные знаки, знак обслуживания, коммерческое обозначение) в полном объеме третьей стороне. Такие сделки также называют продажей патентов или товарных знаков.

Обратите внимание, что не допускается отчуждение исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров. К тому же, ограничения установлены в отношении возможности отчуждения права на товарный знак и на коммерческое обозначение. Так, отчуждение не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Отчуждение же коммерческого обозначения возможно только в случае, если новому правообладателю переходит предприятие, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Предварительная проверка объекта отчуждения и полномочий правообладателя

В определенных ситуациях на объект интеллектуальной собственности, также как и любое имущество, могут быть наложены обременения. Так, например, все большее распространение приобретает залог исключительных прав на патенты и товарные знаки. Наложенное обременение может значительно ограничить или вовсе блокировать возможность использования приобретенного объекта.

Также на практике встречаются случаи, когда соглашения подписывают лица, обладающие ограниченными полномочиями, не включающими возможность единоличного согласования сделки. Так, например, важно знать, что если правообладателями патента является несколько лиц и между группой правообладателей не заключено соглашение о передаче права одному из правообладателей, подписание соглашения о переходе прав должны заверить все правообладатели. В этой ситуации, даже если сделка пройдет регистрацию, впоследствии она может быть оспорена теми правообладателями, права которых были нарушены.

Для того чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций после приобретения права по договору отчуждения, нужно заранее проверить как наличие обременений, наложенных на передаваемый объект, так и полномочия лица или лиц, которые будут визировать сделку.

Наше Патентное Бюро проводит тщательную проверку чистоты передаваемого объекта, а также широты прав лица, которое отчуждает имущество. Специалисты бюро будут рады помочь Вам в подготовке к сделке!

Особенности отчуждения права на объекты интеллектуальной собственности

Обязательна государственная регистрация для договоров по которым происходит отчуждение зарегистрированных в ФИПС объектов

Договор об отчуждении исключительного права оформляется в письменной форме. В зависимости от вида отчуждаемого объекта может быть предусмотрена обязательная государственная регистрация договора в Федеральном институте промышленной собственности. Ознакомиться с перечнем объектов, отчуждение которых необходимо регистрировать в ФИПС.

Для регистрации соглашения об уступке исключительных прав необходимо оплатить государственную пошлину, размер которой будет зависеть от вида объекта, а также количества отчуждаемых объектов. Узнать подробнее о пошлинах

Помните, что приобретение права на объект по договору отчуждения не обеспечивает возможность «монопольного» распоряжения, так как первоначальный правообладатель мог заключить договоры франшизы и лицензионные договоры, действие которых до окончания предусмотренного срока, перейдет к новому правообладателю.

Права приобретателя исключительного права

После надлежащего оформления договора отчуждения и начала его действия, новый правообладатель получает возможность полноценно использовать объект интеллектуальной собственности и распоряжаться им, в том числе:

Отчуждение товарного знака

Право на товарный знак может быть уступлено правообладателем третьему лицу. Уступка товарного знака (или торговой марки, а также знака обслуживания) осуществляется по соглашению о передаче исключительного права. Так как владельцем товарного знака может выступать только юридическое лицо или предприниматель, соответственно, сторонами могут выступать только организации или индивидуальные предприниматели.

Права на товарный знак могут быть отчуждены как полностью, так и по некоторым зарегистрированным классам МКТУ. Также права на один товарный знак по разным классам МКТУ могут быть переданы нескольким лицам.

Право на товарный знак может быть передано новому правообладателю по всем зарегистрированным классам (МКТУ) или только по части из них. Во втором случае первоначальный правообладатель сохраняет за собой право использовать товарный знак для маркировки и обозначения товаров и услуг тех классов, по которым не произошла передача прав.

Также договор отчуждения одного товарного знака может быть заключены сразу с несколькими лицами: возможность использования знака по части классов может быть передана одному лицу, а по части классов — другому.

Важно помнить, что договор отчуждения товарного знака должен быть возмездным!

Договор об отчуждении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

В отличие от договора отчуждения исключительных прав на товарный знак, в котором права на объект можно отчуждать частями, при отчуждении прав на патент, права на изобретение, полезную модель и промышленный образец переходят приобретателю полностью. В случае если необходимо передать только часть прав, рекомендуем Вам заключить договор лицензирования

Обратите внимание на широту полномочий лица, которое подписывает договор со стороны правообладателя, а также на обязательства первоначального правообладателя перед авторами патента.

Особенностью договора отчуждения права на изобретение является то, что автор может заключить подобное соглашение еще до получения патента. Публичное предложение об отчуждении патента на изобретение подается для того, чтобы получить патент на изобретение без уплаты государственных пошлин. Пошлины в этом случае будет уплачивать то лицо, которое заключит договор.

Особое внимание стоит обратить на обязательства, предусмотренные у первоначального обладателя права на патент перед авторами разработки, на которые данный патент получен. Условия, которые были оговорены с авторами ранее распространяют свое действие на нового патентообладателя.

Помните, что договор уступки патента должен быть завизирован надлежащим образом: если между правообладателями патента есть соглашение, заключение должно проходить по правилам, предусмотренным в таком соглашении. Так, в соглашении может быть предусмотрено, что право подписи для документов такого рода имеет одно определенное лицо из числа правообладателей, либо, что согласие на заключение должен выразить каждый правообладатель индивидуально.

Договор об отчуждении авторских прав

При отчуждении объектов авторских прав государственная регистрация договоров не требуется. Исключение составляют соглашения об отчуждении программ ЭВМ и баз данных, которые прошли регистрацию в ФИПС.

Особенность договора отчуждения авторских прав на произведение является то, что не требуется его государственная регистрация. Единственным исключением является соглашение об отчуждении отчуждения программ ЭВМ и баз данных, которые прошли государственную регистрацию.

Договор отчуждение авторских прав на произведение может быть как возмездным, так и безвозмездным. Однако во втором случае в соглашении обязательно должна быть указана соответствующая информация, иначе сделка будет признана недействительной.

Особенностью отчуждения авторских прав является то, что еще до создания объекта права можно заключить договор авторского заказа, в который будет включен пункт о принадлежности прав на созданное произведение заказчику. Узнать подробнее о договоре авторского заказа

Причины отказа регистрации договоров отчуждения

В регламенте по регистрации договоров отчуждения нет исчерпывающего перечня причин, по которому может быть произведен отказ в регистрации. Приведем несколько распространенных причин отказа:

Важно знать!

В соответствии с изменениями в Положение о патентных и иных пошлинах, в случае отказа в регистрации отчуждения прав государственная пошлина, уплаченная ФИПС, не возвращается!

Государственная пошлина, при отказе в регистрации договора отчуждения, не возвращается!

Специалисты нашего Патентного бюро провели более двухсот регистраций договоров распоряжения исключительным правом различной сложности. Мы знаем как правильно оформить соглашение, которое будет отвечать Вашим потребностям и без рисков пройдет государственную регистрацию. Налаженное взаимодействие с ФИПС обеспечивает скорейшее оформление всех документов.

Услуги и цены

В зависимости от тесноты взаимодействия сторон договора, достигнутых договоренностей, а также целей соглашения Вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг.

Регистрация в Роспатенте

Если стороны уже согласовали условия лицензионного договора и необходима оперативная регистрация лицензионного договора

Предусматривает углубленное изучение рисков и разработку безопасного договора, отвечающего потребностям клиента

Передача прав внутри бизнеса

Если стороны являются аффилированными лицами, передача исключительных прав по договору отчуждения происходит внутри группы компаний и является формальностью, соблюдаемой для оптимизации налогообложения и иных целей

Получение свидетельства

  • проверка отсутствия обременений, полномочий правообладателя
  • проверка лицензионного договора или представление стандартного проекта договора
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение зарегистрированного договора
от 28 800 руб
от 2 месяцев

Договор отчуждения

  • проверка отсутствия обременений, полномочий правообладателя
  • проверка договора или представление стандартного проекта договора
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение зарегистрированного договора
от 42 200 руб
от 2 месяцев

Формальная сделка

  • подготовка договора отчуждения
  • оплата государственной пошлины
  • подача пакета документов на регистрацию в ФИПС
  • ведение делопроизводства
  • получение зарегистрированного договора
от 25 100 руб
от 2 месяцев