Особенности патентования технических решений в США

Першонкова Мария
Першонкова Мария
Юрист

Соединенные штаты Америки - развитая страна, политика которой направлена на стимулирование технического прогресса. Для реализации данных целей, в частности используются правовые методы регулирования, которые обеспечивают эффективную систему патентования технических решений и защиты прав на них.

Анфиса Игнатенко
Анфиса Игнатенко

Юрист

Работает в «Гардиуме» с 2017 года. Ключевые клиенты – крупнейшие производственные компании в области строительных материалов и оборудования.

Подписка на информационную рассылку

При этом граждане Российской Федерации и юридические лица, заинтересованные в правовой охране технических решений на территории США, также могут получить патент в данной стране.

Такая возможность может быть реализована путем:

  • подачи заявки на выдачу патента непосредственно в патентное ведомство США;
  • подачи «международной» заявки в национальное патентное ведомство или в Международное бюро ВОИС путем использования системы патентования изобретений Договора о патентной кооперации («РСТ») 1970 г., работающей по принципу «одного окна».

Правовое регулирование

Правовое регулирование США в данной сфере осуществляется Патентным актом, разделом 35 Кодекса США (далее – Патентный акт).

Прежде всего стоит отметить, что в отличие от Российского законодательства Патентный акт США предусматривает только один объект интеллектуальных прав, представляющий собой техническое решение, на которое выдается патент. Данный патент именуется «Utility patent» или «Патент на изобретение».

Патент на изобретение - это имущественное право, предоставленное изобретателю через Ведомство по патентам и товарным знакам США, на ограниченный срок в обмен на публичное раскрытие информации о изобретении при выдаче патента. Выдача патента не позволяет иным лицам создавать, использовать предлагать к продаже, продавать изобретения на всей территории Соединенных Штатов или импортировать изобретения в Соединенные Штаты».

Как правило, срок действия нового патента составляет 20 лет с даты подачи заявки на патент в США или, в особых случаях, с даты подачи более ранней связанной заявки при условии уплаты соответствующей пошлины.

Патентоспособный объект

В качестве изобретения охраняются:

  • новый и полезный процесс (действие или метод, в первую очередь включающий в себя производственные или технические процессы);
  • механизм (внутреннее устройство, обеспечивающее функционирование машины, аппарата);
  • изделие (промышленное);
  • состав веществ (химические составы, их смеси, а также новые химические соединения);
  • любое новое и полезное улучшение вышеуказанных технических решений.

Таким образом, объект правовой охраны в качестве изобретений в США идентичен техническим решениям, которые получают защиту в Российской Федерации. Первый из вышеприведенных в российском законодательстве именуется способом (процессом осуществления действий над материальным объектом с помощью определённых средств), иные технические решения объединяются понятием продукт (в частности, устройства, вещества).

В качестве изобретений также патентуются и нетрадиционные объекты, например, бизнес-методы, относящиеся к программам стимулирования; методам исследования операций; покупкам через интернет-магазин; здравоохранению; оплаты покупки на месте, описи, учету; стоимости / цене, бронирование, доставке и транспортировке; обработке деловой информации.

В качестве примеров запатентованных бизнес-методов можно привести следующие: Составление бюджета (патент № 137); трехмерное представление большого количества наборов данных в едином формате с круговыми диаграммами (патент № 5491779).

Критерии охраноспособности изобретений

Патентный акт устанавливает критерии охраноспособности изобретений, которыми являются:

1. Полезность (промышленная применимость)

Предмет должен иметь полезную цель, определённое функциональное назначение. Таким образом, изобретение должно решать поставленную техническую задачу.

Также получило закрепление правило о том, что природные или физические явления, абстрактные идеи не могут быть патентоспособными объектами.

2. Неочевидность (Изобретательский уровень)

Заявленное техническое решение должно иметь адекватное описание в заявке для возможности создания и использования изобретения. При его описании должны быть использованы четкие и определённые терминов.

При этом патентуемый объект должен быть неочевиден для специалиста в данной области техники и существенно отличаться от ранее использованных или описанных решений.

3. Новизна

Заявленное изобретение не является новым, если:

  • оно было запатентовано, описано в печатной публикации или находилось в публичном пользовании, продается или иным образом стало доступно другим лицам до даты подачи заявленного изобретения (в том числе при устном выступлении, путем презентации по радио/телевещанию, путем публикации в информационно-коммуникационных сетях, в том числе на онлайн-сервисах);
  • оно было описано в патенте, выданном государственными органами США, или в заявке на патент, опубликованной или признанной опубликованной государственными органами США, в которой патент или заявка, в зависимости от обстоятельств, называют другого изобретателя и были фактически поданы до даты подачи заявленного изобретения».

В качестве особенностей механизмов установления уровня техники в США существуют правила о, так называемых, защитных публикациях, которые позволяют лицу, создавшему изобретение раскрыть его существенные признаки для предотвращения подачи заявки на аналогичное изобретение и последующему отказу государственным органом в предоставлении правовой охраны в связи с несоответствием критериям патентоспособности. 

Особенность данного механизма заключается в том, что изобретателю предоставляется право опубликовать заявку через Ведомство по патентам и товарным знакам США без выдачи патента, но с обязательным условием о раскрытии сущности изобретения). Таким образом, предоставляется возможность опубликования информации об изобретении в официальном источнике уполномоченного государственного органа, что исключает необходимости последующего оспаривания заявки на патент или выданный патент на аналогичное изобретение на имя другого лица.

Следующая особенность системы патентования технических решений состоит в процессе регистрации патента на изобретение.

Этапы подачи заявки на изобретение

Так, законами США предоставлена возможность подачи двух видов заявок на изобретение:

1) Предварительная заявка («provisional application»), которая не влечет выдачу патента

Подача данной заявки сопровождается уплатой более низкой патентной пошлины по сравнению с официальной заявкой и более низкими требованиями к ее оформлению. В данной заявке отсутствует заявление о выдаче патента, в связи с чем Ведомство по патентам и товарным знакам США не проводит экспертизу на заявленного объекта требованиям законодательства.

Особое внимание уделяется описанию изобретения, раскрывающему его сущность. Важно отметить, что предварительная патентная заявка должна описывать изобретение в таком виде, в котором оно будет описано в официальной заявке на патент, в связи с чем необходимо уделить внимание ее правильному составлению. В противном случае в последующем данная заявка может стать доказательством при оспаривании патента заявителя ввиду несоответствию критерию новизны, так как на дату приоритета отсутствовало полное описание изобретения.

Предварительная заявка на выдачу патента действует в течение 12 месяцев с даты подачи. В течение данного срока заявителю представляется возможность подать официальную заявку с заявлением о выдаче патента на изобретение.

Основным преимуществом предварительной заявки является закрепление даты приоритета, которая будет сохранена для официальной заявки.

При этом заявитель не ограничен в количестве предварительных заявок, которые разрешено подать в уполномоченный орган, что также позволяет фиксировать конкретный технический результат на конкретном этапе разработки и по итогам работы подать официальную заявку на выдачу патента на конечный результат.

2. Официальная заявка («non-provisional application»), в которой делается заявление о выдачи патента

Официальная заявка на изобретение должна содержать: наименование изобретения, описание изобретения, формулу (формулы) изобретения; чертежи (если это необходимо); заявление (декларацию), совершенное перед нотариусом и содержащее сведения о том, что, включая заявление о том, что заявитель считает себя первоначальным изобретателем, а также о том, что заявление было подано им (с его разрешения); и сведения об уплате установленных законом патентных пошлин.

Рассмотрение заявки в Ведомстве по патентам и товарным знакам США

На первом этапе рассмотрения заявки в Ведомство по патентам и товарным знакам США проводится формальная экспертиза, в ходе которой выявляется соответствие формальным требованиям законодательства, в частности, требований к форме заявки и уплате пошлины.

На втором этапе заявка проходит экспертизу на соответствие требованиям законодательства, в частности на соответствие критериям охраноспособности заявленного объекта.

После принятия решения о регистрации патента на изобретения, заявителю предоставляется срок (3 месяца) для уплаты пошлины за выдачу свидетельства. По истечении 10-12 недель осуществляется выдача свидетельства на патент.

Защита исключительных прав на изобретение

После получения патента на изобретение заявитель приобретает исключительные права на изобретение, заключающиеся в том числе в возможности осуществлять запрет использования данного технического решения другим лицам.

Согласно статьям 283, 284 Патентного акта для реализации данного права ему представлена возможность обращения в суд с заявлением требований о запрете использования изобретения и (или) возмещения убытков. При этом в каждом конкретном деле при принятии решения в отношении средства правовой защиты в иске, поданном за нарушение, суд должен принимать в учет сведения, свидетельствующие о добросовестности ответчика при получении запроса о раскрытии информации, добросовестности истца при получении запроса о раскрытии информации, необходимости восстановления исключительных прав, обеспеченных патентом.

Таким образом, система патентования технических решений США эффективно обеспечивает защиту прав на изобретение как на стадии подачи заявки на патент за счет защитных публикаций, которые предопределяют уровень техники изобретений, так и по окончании регистрации патента, благодаря возможности реализации правообладателем исключительного права на патент, а также использованию судом критерия добросовестности действий сторон при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав.

Читать на «Zakon.ru»

Другие материалы автора

PR в России

Пародия на товарный знак: удачный PR-ход или правовой случай?

Современное продвижение построено на успешном брендинге. Некоторые из существующих брендов обладают настолько яркой индивидуальностью, что в сознании потребителей они становятся именами нарицательными, как например: Apple, Facebook или Amazon. Но как быть, если кто-то захочет использовать аллюзию на известное обозначение для своих целей? Может ли легкая юмористическая переработка товарного знака нарушать права правообладателя?

Книга в подарок

Книга в подарок
  • Зачем товарный знак бизнесу?
  • Как проходит процедура регистрации?
  • Кто поможет защитить бренд от конкурентов?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей книге «Товарный знак для бизнеса» Подпишитесь на рассылку и получите ссылку на скачивание: