Уведомление о результатах проверки товарного знака: стратегия ответа

Затем следует проанализировать однородность товаров или услуг, которые индивидуализируются спорными товарными знаками. Закон не запрещает регистрацию тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородной продукции и именно поэтому такое сравнение нередко позволяет сохранить часть товаров или услуг, фигурирующих в заявке.

Так, в ведомство поступило обозначение "НЕГА СНЕГА", которое было схожим до степени смешения с товарным знаком "НЕГА". В ответе на уведомление заявитель указал, что спорные товарные знаки различаются по фонетическому критерию, поскольку имеют разное количество слов, слогов букв и звуков. Кроме того, было отмечено, что слово "СНЕГА" является более длинным и произносится дольше, поэтому на нем концентрируется основное внимание слушателя. Заявитель обозначил, что спорные товарные знаки различаются по визуальному критерию, так как заявленное обозначение является более длинным и состоит из двух слов, а не одного. Также заявитель акцентировал внимание на смысловом различии спорных обозначений: знак заявителя является вымышленным словосочетанием, а противопоставленный ему имеет конкретное значение. 

В итоге обозначение "НЕГА СНЕГА" удалось зарегистрировать в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Различительной называют способность обозначения указывать на конкретного производителя (например, Заключение Палаты по патентным спорам от 16 марта 2016 г. по заявке № 2013740526).

Данное препятствие можно преодолеть двумя путями. Первый из них – доказать, что поданное на регистрацию обозначение является фантазийным. Фантазийность означает, что знак не указывает на конкретный вид товара или услуги, а требует от потребителя домысливания и вызывает в его сознании различные ассоциации. К примеру, слово имеет несколько значений или отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях.

Так, Роспатент прислал заявителю уведомление о том, что обозначение "Софила" не обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ (пищевые продукты), поскольку представляет собой наименование ореховых сладостей. В обоснование своего довода эксперт ведомства привел ссылку из Интернета. В ответе на уведомление было отмечено, что эксперт не подтвердил достоверность информации, размещенной на приведенных ссылках, другими источниками. Таким образом, согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности" это не может являться безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака. В ответе на уведомление также было указано, что "Софила" отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях, в связи с чем является фантазийным. 

В итоге Роспатент зарегистрировал это обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Вторым путем является предоставление документов, подтверждающих факт того, что в результате длительного и интенсивного использования заявленного обозначения оно стало ассоциироваться с конкретной компанией. К таким документам относятся договоры на размещение рекламы и администрирование домена, накладные, выписки-счета, а также заказы на изготовление буклетов и другой сувенирной продукции. Важно, что они должны подтверждать использование обозначения на территории нескольких субъектов РФ и быть датированы раньше, чем была подана заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Так, на получение охранное документа претендовало комбинированное (включает в себя словесную часть и изображение) обозначение "Алтайский дом туризма" в отношении услуг по ведению туристической деятельности. Роспатент направил его владельцу уведомление о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, но словесный элемент "Алтайский дом туризма" не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг и поэтому будет включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента. Это означает, что любое лицо при ведении бизнеса могло бы беспрепятственно использовать словесный элемент "Алтайский дом туризма". В ответе на уведомлении заявитель сослался на наличие сайта и групп в социальных сетях, в которых использовано заявленное обозначение. Дата размещения заявленного обозначения на сайте заявителя была подтверждена с помощью веб-архива. Также заявитель указал на то, что имеет широкую партнерскую сеть, принимает активное участие в различных конкурсах и акциях и сотрудничает с рекламными агентствами. К ответу на уведомление были приложены документы, подтверждающие данные доводы. В итоге словесный элемент "Алтайский дом туризма" был включен в заявленный товарный знак в качестве охраняемого.

Обозначение способно ввести в заблуждение, если оно порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, однако не соответствует действительности (п. 3 приказа Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений").

Чаще всего такое уведомление Роспатент направляет, когда в обозначении имеется наименование географического объекта, но при этом заявитель находится в другом регионе. Для устранения препятствия потребуется представить документы, которые фиксируют связь заявителя с географическим объектом, либо по аналогу с Основанием 2 доказывать, что обозначение является фантазийным.

Так, предварительный отказ Роспатента получило обозначение, которое включает в себя словесный элемент Siberiahome. При этом местом нахождения заявителя являлся Ставропольский край. В ответе на уведомление была сделана ссылка на п. 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39). В данном пункте сказано, что одно и то же географическое наименование в отношении одних товаров указывает на место производства товара и нахождения изготовителя, а в отношении других товаров является фантазийным. Например, обозначение "Каспий" указывает на место производства применительно к черной икре, поскольку ее добывают в Каспийском море. При этом обозначение "Каспий" является фантазийным в отношении сигарет. Заявитель отметил, что Сибирь известна, в первую очередь, природными ресурсами и, соответственно, в отношении природных ресурсов словесный элемент Siberia является описательным, а по отношению к заявленным товарам (одежда) и связанным с ним услугам – фантазийным. Также он отметил, что Сибирь составляет около 73,56% территории РФ и исторически административное деление зачастую не совпадало с географическими границами сибирского региона. В связи с этим образ Сибири приобрел расширенное символическое восприятие. Кроме того, в ответе на уведомление были приведены аналогичные примеры из практики Палаты по патентным спорам и судов. В одном из них Верховный Суд Российской Федерации счел возможным регистрацию обозначения LONDON MALL на имя кипрской компании, а в другом Палата по патентным спорам признала возможной регистрацию обозначения English Club на имя украинского заявителя (определение ВС РФ от 27 июля 2015 г. № 300-ЭС15-7749).

 В итоге обозначение Siberiahome получило свидетельство о регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Источник: Гарант.ru