Итоги 2021 года: судебная практика по IP спорам

Ранее мы неоднократно критиковали Определения Верховного суда РФ по IP спорам. По уровню аргументации, наличию полноценных правовых позиций они сильно проигрывали постановлениям Президиума ВАС РФ. И тем более актам вышестоящих судебных инстанций США и Германии. В последние пару лет ситуация стала исправляться. В 2021 году было несколько Определений ВС РФ, в рамках которых ВС РФ предложил решения для значимых IP- вопросов.

Поддержки заслуживают следующие правовые позиции Верховного суда

Определение ВС РФ от 26.01.21 № 310-ЭС20-9768 («Как считать компенсацию в размере недополученных лицензионных выплат»)

Общество предъявило иск к Предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (180 тыс. руб.). Апелляция и первая кассация удовлетворили требования истца в полном объеме. Верховный суд РФ (ВС РФ) отправил дело на новое рассмотрение.

Верховный суд разъяснил, какие обстоятельства должны учитываться при расчете компенсации за нарушение исключительных прав в двукратном размере стоимости права на использование. Ранее суды руководствовались лишь ценой ранее выданной правообладателем простой лицензии.

ВС РФ заключил, что ответчик вправе оспорить рассчитанный истцом на основании цены ранее выданных им лицензий размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования, исходя из:

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

• существа нарушения, условий этого договора;
• иных лицензионных договоров, заключенных в отношении подобных объектов;
• заключения независимого оценщика.

Если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения:

• срок действия лицензионного договора;
• объем предоставленного права;
• способы использования права по договору;
• способ допущенного нарушения;
• перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам);
• территория, на которой допускается использование.

• роялти, получаемые правообладателем от лицензирования товарного знака;
• роялти, уплачиваемые лицензиатом за использование объектов интеллектуальной собственности;
• политика правообладателя по лицензированию и продвижению своего товарного знака;
• коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом: являются ли они конкурентами на одной и той же территории или на одной и той же линии бизнеса;
• условия, объем и сроки использования;
• прибыль, получаемая от реализации товара, маркированного обозначением, доля в прибыли, которая связана с использованием товарного знака.

Особое значение при этом суды придают оценке товарного знака, произведенной экспертом - оценщиком.

Определение ВС от 26.10.21 № 309-ЭС21-12265 («Аккумулирование товарных знаков – злоупотребление правом»)

Предприниматель предъявил иск к Обществу «Муравей +» о нарушении исключительного права на словесный товарный знак — «муравей» (42 класс МКТУ). Истец требовал взыскать с ответчика 800 тыс. руб. компенсации; признать незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в том числе в фирменном наименовании.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция и кассация вынесли решение в пользу истца. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Судами было установлено, что истец не использует свой товарный знак в предпринимательской деятельности и в принципе не занимается торговлей. Он «аккумулирует товарные знаки»: регистрирует на себя множество товарных знаков без цели их коммерциализации, после чего предъявляет иски к участникам рынка.

ВС в очередной раз подчеркнул, что подобная практика не является добросовестной и должна пресекаться на основании ст. 10 ГК РФ. При этом им был сделан правильный сопутствующий вывод: суды не должны применять принцип старшинства товарных знаков формально: «чье право на средство индивидуализации (при схожести нескольких обозначений различных лиц) возникло раньше — тот и прав, его исключительное право подлежит защите». В каждом случае необходимо установить, может ли использование «младшего» средства индивидуализации повлечь за собой введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров, услуг или нет. Только при положительном ответе на данный вопрос суды должны удовлетворять требование о прекращении использования сходного со «старшим» товарным знаком фирменного наименования при осуществлении аналогичной деятельности. 

Определение ВС РФ от 26.10.21 № 300-ЭС21-11315 («И еще одна форма недобросовестной регистрации товарного знака»)

Три участника создали общество «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Спустя несколько лет между учредителями произошел конфликт. Один из участников (который также являлся генеральным директором общества), зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-ого класса. Другой участник попытался оспорить в Роспатенте его действия. На что патентное ведомство ответило отказом.

Верховный суд однозначно признал злоупотреблением правом регистрацию участником-директором хозяйственного общества на себя товарного знака, сходного с обозначением используемым обществом в качестве средства индивидуализации. Во-вторых, признал другого участника такого хозяйственного общества заинтересованным в оспаривании регистрации товарного знака лицом. ВС РФ исходил из того, что заявитель, будучи генеральным директором и одним из учредителей общества, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование.

Определение ВС РФ от 18.02.21 № 309-ЭС20-18027 («Скульптура и памятник – два разных объекта авторских прав»)

Ассоциация по защите авторских прав, осуществляющая управление авторскими правами, потребовала с общества в пользу скульптора Чусовитина П. П. компенсацию за нарушение авторских прав. Ассоциация ссылалась на то, что обществом на упаковке набора шоколадных конфет было воспроизведено спорное произведение изобразительного искусства — памятник.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляция отменила данное решение со ссылкой на то, что архитектурный памятник создан коллективно, и поэтому скульптор не имеет права отдельно защищать свои интеллектуальные права. СИП РФ поддержал решение второй инстанции. Однако ВС РФ с этим не согласился и направил дело на пересмотр.

Верховный суд, во-первых, разъяснил, что скульптура — это автономная часть памятника и самостоятельный объект авторского права. Переход скульптуры в собственность заказчика сам по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на этот объект. Скульптуры относятся к произведениям изобразительного искусства. Памятники — к произведениям архитектуры. У таких объектов могут быть разные авторы.

Во-вторых, суд пояснил, что в отношении использования скульптуры иным лицом применимы положения п. 1 ст. 1276 ГК РФ, а не п. 2. Поэтому действия ответчика не подпадают под случай свободного использования, так как фотографии размещены на упаковках реализуемой продукции с целью извлечения прибыли.

Определение ВС от 14.09.21 № 303-ЭС21-9375 («Как рассчитывать твердую компенсацию при множественности нарушений»)

Предприниматель продавал контрафактный товар - игрушечный телефон, на котором содержатся изображения пяти персонажей мультфильма «Три кота», зарегистрированных в качестве товарных знаков, изображение логотипа «Три кота». Правообладатель товарных знаков обратился к предпринимателю с иском о взыскании 120 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на пять товарных знаков и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота» — по 20 тыс. руб. за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение. Суд первой инстанции удовлетворил требование истца частично, присудил взыскать с ответчика компенсацию в размере 40 тыс. руб. Решение поддержала апелляция. ВС РФ отменил акты нижестоящих судебный инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ВС РФ в очередной раз напомнил нижестоящим судам, что они не вправе опускать заявленный размер компенсации в твердой сумме ниже низшего предела при множественности нарушений по собственной инициативе. Ответчик должен представить обоснование в пользу снижения. При этом судам важно учитывать, что ответчик ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Вместе с тем, в 2021 году было и Определение ВС РФ, которое, мягко говоря, разочаровало. Речь идет про Определение ВС РФ от 13.04.21 № 309-ЭС17-15659 по делу № А34-5796/2016:

Данное дело «добралось» до Верховного суда уже во второй раз. И ВС РФ снова не провел четкого разграничения между двумя институтами: традиционной упущенной выгоды и так называемых Disgorgement of profits (истребование доходов, полученных от нарушения чужого права) (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Истец и ответчик участвовали в конкурсе на поставку инновационных продуктов. Конкурс выиграл ответчик – нарушитель исключительных прав истца, заключивший и исполнивший контракт на 3,5 млн руб. Истец-патентообладатель обратился в суд с требованием о взыскании упущенной выгоды в сумме доходов, полученных истцом. ВС РФ поддержал в конечном итоге выводы первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для взыскания с нарушителя убытков. При этом, он исходил из того, что для взыскания упущенной выгоды следует установить реальную возможность получения упущенной выгоды и ее размер. Истец должен доказать, что допущенное нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. В данном случае правообладатель должен был доказать, какие доходы он реально получил бы, не утрать он возможность использовать исключительное право при обычных условиях гражданского оборота. В частности, истцу следовало доказать наличие реальных условий для извлечения дохода: соответствующие приготовления, достижение договоренностей с контрагентами и пр. Между тем в рассматриваемом деле этого сделано не было.

Критика:

Disgorgement of profits — мера защиты, которая позволяет лицу, пострадавшему от нарушения, взыскать с нарушителя доходы, которые последний получил в связи с допущенным им нарушением чужого права. В ГК РФ данный институт нашел закрепление в абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ.

При расчете упущенной выгоды правообладателя, заключающейся в недополучении доходов, действительно необходимо установить, мог ли правообладатель в отсутствие нарушителя выиграть конкурс. Это требует того, чтобы правообладатель участвовал в конкурсе и занял после нарушителя второе место. Сумма убытков должна определяться исходя из той цены, которую предлагал правообладатель, а не нарушитель.

При расчете убытков в размере доходов нарушителя суды (на основе абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ), напротив, не должны оценивать наличие у правообладателя реальной возможности извлечь подобную выгоду. Правообладатель мог в принципе не участвовать в закупках либо занять в них место ниже второго. Здесь за основу при расчете убытков должна браться цена, по которой поставил продукцию нарушитель.

Подобное понимание в полной мере соответствует подхода, сформировавшимся в зарубежных правопорядках.

Так, например, в соответствии со ст. 139 Патентного закона ФРГ патентообладатель может рассчитывать на компенсацию его убытков, связанных с нарушением исключительного права. Как и в случае с нарушениями прав на товарные знаки, убытки правообладателя рассчитываются (альтернативно) тремя способами: 

1. упущенная выгода, которую правообладатель мог бы получить, если бы потребители не приобрели товары у нарушителя;

2. разумная стоимость за предоставление лицензии на патентоохраняемый объект;

3. доход нарушителя = полученная от использования патентоохраняемого объекта прибыль – расходы на производство и продвижение контрафактного товара на рынке.

При взыскании убытков в виде доходов, полученных нарушителем немецкие суды исходят из следующего:

• правообладатель освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить равную с нарушителем прибыль;
• с требованием о взыскании подобных убытков может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак;
• должен быть доказан факт, что полученный ответчиком доход является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств;
• правообладатель может взыскать не весь доход, полученный нарушителем, а только часть, которая приходится на нарушение исключительного права;
• из доходов, полученных ответчиком, подлежат вычитанию понесенные им расходы.

При том, что при взыскании упущенный выгоды (первый способ расчета убытков) правообладатель, наоборот, должен доказать.

Важные с позиции развития российского права интеллектуальной собственности решения можно найти и в практике Суда по интеллектуальным правам

Начнем с того, что СИП РФ уточнил границы исключительного права на товарный знак.

В течение длительного времени в судебной практике господствовал подход, что у исключительных прав на товарные знаки отсутствуют какие-либо содержательные границы (применительно к исключительным авторским правам они установлены посредством случаев свободного использования; к патентным – действий, не представляющих собой нарушения права). Единственным таким ограничением является исчерпание исключительного права. В своих публикациях я неоднократно критиковала такой подход (см., например, здесь. 

Контроль правообладателя не охватывает, во-первых, действия иного субъекта по использованию тожественных (сходных для степени смешения) словесных обозначений не в качестве средств индивидуализации (в том числе, при нанесении их на однородные товары), а для целей описания товаров (услуг, работ), раскрытия его характеристик, состава. В таком случае обозначение используется в своем прямом лексическом значении, а не в качестве средства индивидуализации.

Во-вторых, - использование средства индивидуализации для указания на правообладателя, его товары (услуги, работы) и деятельность:

• в информационных целях: при предоставлении потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким – либо образом связаны с товарами (услугами) правообладателя, в сравнительной рекламе при условии, что пользователь не выдает свои товары (услуги) за товары правообладателя, не формирует у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем и т.п.;
• в научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах.

В-третьих, - случаи пародийного использования чужого средства индивидуализации.

В последние несколько лет подобный подход был воспринят и судебной практикой. Другой вопрос, что у судов до сих пор отсутствуют четкие критерии для разграничения добросовестного и противоправного использования.

Весьма показательным в рассматриваемом аспекте является постановление СИП от 25.03.21 по делу № А51-11200/2020

Компания-ответчик ввезла на территорию РФ запчасти для автомобилей с надписью «OPEL», сходной до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации для однородных товаров. Таможня решила, что данные товары являются контрафактными, и возбудила дело об административном нарушении. Ответчик утверждал, что использовал спорное обозначение на этикетках в описательных целях: чтобы сообщить потребителям, что запчасти подходят к автомобилям Opel. Суды трех инстанций согласились с таможней, что ответчик незаконно использовал чужой товарный знак.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что не во всех случаях использование чужого товарного знака на товарах образует нарушение: «употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи». При этом, он отметил, что обозначение «OPEL» размещено именно на упаковке спорных товаров, в то время как информация для потребителей о технических характеристиках товара, а именно перечне марок и моделей автомобилей, в которых товар применим, как правило, содержится в техническом описании или инструкции к продукции.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам признал правомерным использование обозначения «гиро», зарегистрированного в качестве товарного знака на иное лицо. Суд исходил из того, что слово «гиро» считается общеупотребительным в кулинарии. Ответчик использовал его как наименование блюда греческой кухни, прав на которое у заявителя нет. Он не использовал спорное обозначение для товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован знак заявителя.

Еще одна тенденция (также в пользу ответчика), которая наметилась в судебной практике в 2021 году – суды стали учитывать «подразумеваемое» из характера отношений, обстоятельств спора согласие правообладателя на использование его объекта интеллектуальной собственности.

Российское право до сих пор однозначно не признало известную зарубежным правопорядках концепцию подразумеваемой лицензии. Между тем, суды стали исходить из того, что лицо, использующее объект интеллектуальной собственности, в отсутствии лицензионного договора, письменного согласия от правообладателя, но под его контролем не нарушает исключительных прав на такие объекты. Другой вопрос, что наличие подобного контроля ответчика доказать до сих пор не просто.

Сложно дать однозначную оценку такой тенденции. С одной стороны, - подобные правовые позиции могут быть обращены против недобросовестных правообладателей, которые активно сотрудничали с ответчиком, но уклонились от предоставления ему лицензии на использование объекта. Либо, - предоставив лицензии на несколько объектов интеллектуальных прав, скрыли информацию, что у них есть права на другие связанные объекты.

С другой, - она порождает неопределенность, повышает издержки на судебные разбирательства, дестимулирует участников оборота к заключению «нормальных» лицензионных соглашений.

В судебной практике наконец-то (но это не точно) наметилось единообразие в части рассмотрения споров о столкновении товарных знаков и доменных имен, которые были зарегистрированы раньше. Сложности с правовой квалификацией возникают тогда, когда доменное имя было зарегистрировано раньше, чем сходный до степени смешения товарный знак. В практике можно найти различные подходы к решению данной проблемы.

В некоторых случаях суды вставали на сторону администратора домена и отказывали в иске правообладателю товарного знака.

В других делах - удовлетворяли требования о прекращении использования сходного с товарным знаком домена, выплате компенсации, вне зависимости от даты регистрации таких объектов.

В 2021 году суды сделали выбор в пользу второго подхода. Суды решили не учитывать дату регистрации домена. Тот факт, что домен был зарегистрирован раньше товарного знака, не влияет на квалификацию действий администратора доменного имени как нарушения исключительных прав на товарный знак.

Интерес в данном аспекте представляет Постановление СИП от 29.04.21 № С01-310/2021 по делу № А41-26923/2020.

Общество «Национальная спутниковая компания» — правообладатель ряда товарных знаков со словесной частью «триколор», «tricolor», «триколортв». Самая ранняя дата регистрации товарного знака — 14.03.08. Большинство товарных знаков зарегистрировано в 2019 г. Ответчик — предприниматель, который администрировал сайты под доменными именами http://www.tricolortv.info, https://tricolortv.tv, http://www.regtricolor.ru/, http://www.satvip.ru, на которых предлагал услуги, однородные с услугами правообладателя. Первые два домена были зарегистрированы им еще в 2007 г., то есть до даты регистрации самого раннего товарного знака истца. Истец предъявил к предпринимателю иск о нарушении исключительных прав. Ответчик в своих возражениях указывал, что доменные имена зарегистрированы раньше дат предоставления правовой охраны товарным знакам, в защиту которых истец обратился в суд. По его мнению, при разрешении спора суды должны были учесть приоритет прав на доменные имена.

Суды трех инстанций встали на сторону истца и удовлетворили требования правообладателя товарных знаков. 

За какими спорами будем следить в 2022?

Дело Самсунг v СКВИН СА ( № А40-29590/20-12-183)

Ранее я посвятила этому делу отдельный пост:

Компания СКВИН обвинила Самсунг в нарушении ее исключительных прав на изобретение - способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Позиция истца сводится к тому, что в платежном сервисе «Samsung Рау» используются все признаки его изобретения. Истец потребовал запретить Самсунгу ввозить и продавать на территории России более 60 конкретных моделей смартфонов. Суд первой инстанции удовлетворил данное требование. Ответчик закономерно подал апелляционную жалобу. Ближайшее заседание назначено на 31.01.2022. Параллельно Самсунг оспаривает действительность патента СКВИН в Роспатенте.

Чем интересно?

У Самсунг есть шансы добиться аннулирования патента СКВИН. Судя по расписанию проведения заседаний коллегий Палаты по патентным спорам, Самсунг подал сразу два возражения против предоставления правовой охраны патенту. Одно из возражений будет рассматриваться 18 января, а другое – 24 января следующего года.

Признание патента недействительным приведет к отмене решения суда первой инстанции.

Если предположить, что патент СКВИН все-таки сохранит свое действие, то перед вышестоящими судами встанет необходимость исследования эквивалентности его признаков признакам технологии Samsung Pay, поскольку из текста решения суда первой инстанции следует, что ранее анализ эквивалентности был проведен достаточно поверхностно (подробнее см. здесь). Возможно, благодаря этому кейсу мы увидим дальнейшее развитие толкования доктрины эквивалентов в российской судебной практике.

С самым сложным вопросом суды столкнутся, если все-таки признают, что факт незаконного использование патента СКВИН имел место. Вопрос звучит так: Можно ли удовлетворить требование о запрете на использование изобретения при условии, что негативные последствия от такого решения для ответчика и в целом общества будут явно несоразмерны (существенно превышать) тому вреду, который был причинен истцу нарушением?

Американское, а в 2021 году и немецкое право дало однозначный ответ на данный вопрос: «при таких условиях в удовлетворении требования о запрете может быть отказано».

В США c 2006 года суды при рассмотрение патентных споров в IT сфере отказывают в удовлетворении требований о запрете на дальнейшее использования в среднем в 45 % дел, в которых был установлен факт нарушения. При этом, они руководствуются четырех уровневым тестом, сформулированным Верховным судом в деле eBay v. MercExchange, L.L.C.:

1. причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;

2. являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;

3. обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;

4. не нарушается ли общественный интерес.

В августе 2021 года в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона было закреплено правило (ранее сформулированное на уровне судебной практики), согласно которому: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».

Российским судам ничто не мешает последовать американскому и немецкому примеру. Для этого есть все основания.

В 2012 РФ присоединилась к Соглашению ТРИПС, ст. 44 которого предоставила национальным судам возможность отказывать в удовлетворении соответствующего требования в том числе при установлении факта нарушения патентных прав. Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Данная норма предполагает в том числе соблюдение принципа соразмерности мер защиты допущенному нарушению.

Кроме того, российские суды могут отказывать в удовлетворении требований о запрете на основании ст. 10 ГК РФ. Злоупотреблением правом в общем виде является осуществление права в противоречии с его институциональным назначением. Функцией исключительных патентных прав является стимулирование участников оборота к созданию и коммерциализации новых изобретений и, как следствие, обеспечение инновационного развития. Предъявление иска о запрете использование изобретения может быть квалифицировано, как злоупотребление правом при наличие следующих условий:

1. отсутствие у правообладателя значительного интереса (на что может указывать, в частности, тот факт, что сам правообладатель не использует изобретение) в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;

2. удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;

3. наличие общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.

В деле Самсунг v СКВИН такие критерии имеют место. Истец, исходя из информации в открытых источниках, сам не использует свое изобретение. В таком случае у него отсутствует объективный интерес в поддержании эксклюзивности. В то время, как Продукты ответчика пользуются значительным потребительским спросом. В них воплощено множество собственных разработок Самсунга, коммерциализация которых будет блокирована при наложении запрета. При этом, ответчик понесет колоссальные имущественные потери в случае удовлетворения иска.

Практика по патентным спорам несколько отстает в данном контексте от практики, как по общим договорным спорам, так и делам о нарушении прав на товарные знаки. В первом случае суды со ссылкой на ст. 10 ГК РФ (при наличие специальной нормы ст. 333 ГК РФ) в удовлетворении требования о взыскании неустойки при ее явной несоразмерности нарушению. Во втором - признают недобросовестной практику предъявления исков о нарушении исключительных прав со стороны правообладателей, которые сами не используют товарные знаки.

Дабл Дата v Вконтакте (№ А40-18827/17)

Общество «Дабл» — разработчик программы для ЭВМ, которая на основе собственных технологических методов и алгоритмов поиска обрабатывала данные о пользователях социальных сетей, в том числе «ВКонтакте», для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков, являющихся пользователями соцсетей. При этом общество «Дабл» предлагало третьим лицам собственные программные продукты, позволяющие работать с данными соцсети для указанных целей. Ответчик утверждал, что не извлекает элементы базы данных пользователей социальной сети.

На первом круге рассмотрения суд первой инстанции отказал в иске. Апелляция, напротив, нашла в действиях ответчика нарушение исключительных прав на базу данных. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отправил дело на новое рассмотрение.

На втором круге суд первой инстанции снова отказал в удовлетворении иска «ВКонтакте». Суд пришел к выводу, что программа ответчика является специализированной поисковой системой. Она индексирует информацию из базы данных.

Апелляционный суд снова встал на сторону правообладателя. Он исходил из того, что скрапинг данных из социальных сетей для коммерческих целей представляет собой использование (при отсутствии согласия правообладателя — незаконное) чужой базы данных в контексте ст. 1335.1 ГК РФ. Ответчик сам признал, что им неоднократно использовались материалы, составляющие несущественную часть базы данных истца. Программные продукты ответчика, хотя и обладают рядом признаков универсальных поисковых систем, по факту являются специализированными поисковыми системами, направленными на поиск специфической информации, обладающей коммерческой ценностью. Специальная направленность программных продуктов свидетельствует о том, что они являются не поисковыми системами, а инструментом получения сведений определенного характера из базы данных истца.

Ближайшее заседание Суда по интеллектуальным правам назначено на 09.02.2022.

Подробнее об этом деле см. здесь.

Почему интересно?

Дело «ВКонтакте» против «Дабл» является одним из самых резонансных за последние несколько лет. От его решения во многом зависит отношение российского права к скрапингу баз данных.

Отметим, что в зарубежных правопорядках отсутствует четкая позиция относительно правомерности скрапинга. В сентябре 2019 года Апелляционный суд 9-го округа США принял решение, что скрапинг публичных сайтов не противоречит закону CFAA (Computer Fraud and Abuse Act). Решение принято в ходе судебного процесса LinkedIn против компании hiQ Labs. HiQ собирала данные из общедоступных профилей пользователей LinkedIn, а затем использовала их для консалтинга работодателей, чьи сотрудники выкладывали свои резюме на сайте. Суд исходил из того, что заход бота-скрапера юридически не отличается от захода браузера. В обоих случаях пользователь запрашивает открытые данные и что-то делает с ними на своей стороне. В то же время суд подчеркнул, что его решение не препятствует истцу обратиться с требованием на другом основании, в том числе с иском о нарушении исключительных прав на базу данных.

При рассмотрении нескольких дел американскими судами была сформулирована позиция, согласно которой скрапинг сайтов (в том числе данных из социальных сетей) включает копирование веб-страницы в память компьютера для извлечения основной информации, содержащейся на веб-странице. Даже если копирование является кратковременным, этого достаточно, чтобы составить копию согласно § 106 Закона об авторском праве и, следовательно, нарушить это право.

Так, в деле American Airlines v. FareChase суд Техаса запретил ответчику продавать программное обеспечение, которое позволяло пользователям сравнивать онлайн-тарифы авиаперевозчиков, используя данные в том числе с сайта истца. Ответчик оспорил данное решение. На стадии апелляции стороны пришли к соглашению.

В деле Facebook v. Power Ventures правообладатель социальной сети Facebook предъявил к компании Power Ventures, Inc. иск о нарушении авторских прав. Ответчик собирал информацию о пользователях из Facebook и отображал ее на их собственном сайте. Компания Power Ventures администрировала сайт, который позволял пользователям собирать данные о себе из различных социальных сетей, включая LinkedIn, Twitter, Myspace, AOL или Yahoo Instant, и позволял обмен сообщениями. Компания использовала слоган «Все ваши друзья в одном месте». Power Ventures предоставила своим клиентам единый сайт, на котором они могли видеть всех своих друзей, просматривать обновления их статуса или страницы профилей, а также отправлять сообщения нескольким друзьям на нескольких сайтах. Суд вынес решение в пользу Facebook. Он наложил на ответчика постоянный судебный запрет на использование базы истца и обязал возместить правообладателю убытки. Суд учел, что Power Ventures создавал действующую «кэшированную» копию страницы профиля Facebook каждый раз, когда он заходил на страницу профиля пользователя. При этом ответчик обошел технические средства защиты истца.

Судом ЕС в 2021 году было принято резонансное решение по делу CV-Online Latvia v Melons (SIA CV-Online Latvia v SIA Melons (Case C‑762/19) EU:C:2021:22.

CV-Online Latvia (истец) – правообладатель сайта, на котором размещается общедоступная информация – объявления работодателей с вакансиями. Компания Melons (ответчик) – правообладатель специализированной поисковой системы, которая позволяет осуществлять поиск сразу по всем объявлениям, опубликованным на многих веб-сайтах с вакансиями, в том числе по сайту CV-Online Latvia. По результатам поиска поисковая система Melons предоставляет пользователям гиперссылки на веб-сайты, на которых первоначально были опубликованы объявления.

Европейский суд пришел к выводу, что извлечение и использование материалов из базы данных является незаконным только тогда, когда причиняется реальный вред владельцу базы данных. При этом, он указал на необходимость обеспечения «справедливого баланса между, с одной стороны, законными интересами создателя базы данных, чтобы тот мог окупить свои существенные инвестиции, и, с другой стороны, интересами пользователей и конкурентов таких создателей в том, чтобы иметь доступ к информации, содержащейся в таких базах данных, и возможность создавать инновационные продукты, основанные на информации в базах данных».

Представляется, что скраппинг неправильно выносить за рынки исключительного права на базу данных. Общим правилом можно считать утверждение о том, что скрапинг интернет-ресурсов конкурентами правообладателя базы данных, которые пытаются создать аналогичный продукт (базы вакансий, объявлений купли-продажи и т.п.), представляет собой нарушение.

Другое дело, что подобные конфликты должны были исследоваться с позиции того, вышел ли правообладатель, предъявив конкретные требования к ответчику, за пределы осуществления исключительного права или нет. Судам следует учитывать в частности, что ответчик не просто незаконно использовал чужой объект, но и предложил собственный инновационный продукт, сервис, который обладает определенной ценностью (вопрос – насколько значительной) с позиции функций по стимулированию научного и культурного развития. В то же время, сам правообладатель не готов использовать свое произведение подобным ответчику способом. В таком случае возможным представляется следующее решение: отказ в удовлетворении требования о запрете при установлении разумных роялти за будущее использование.

Источник: «Zakon.ru»