Важные с позиции развития российского права интеллектуальной собственности решения можно найти и в практике Суда по интеллектуальным правам
Начнем с того, что СИП РФ уточнил границы исключительного права на товарный знак.
В течение длительного времени в судебной практике господствовал подход, что у исключительных прав на товарные знаки отсутствуют какие-либо содержательные границы (применительно к исключительным авторским правам они установлены посредством случаев свободного использования; к патентным – действий, не представляющих собой нарушения права). Единственным таким ограничением является исчерпание исключительного права. В своих публикациях я неоднократно критиковала такой подход (см., например, здесь.
Контроль правообладателя не охватывает, во-первых, действия иного субъекта по использованию тожественных (сходных для степени смешения) словесных обозначений не в качестве средств индивидуализации (в том числе, при нанесении их на однородные товары), а для целей описания товаров (услуг, работ), раскрытия его характеристик, состава. В таком случае обозначение используется в своем прямом лексическом значении, а не в качестве средства индивидуализации.
Во-вторых, - использование средства индивидуализации для указания на правообладателя, его товары (услуги, работы) и деятельность:
- в информационных целях: при предоставлении потребителям информации об оказываемых услугах или предлагаемых товарах, которые каким – либо образом связаны с товарами (услугами) правообладателя, в сравнительной рекламе при условии, что пользователь не выдает свои товары (услуги) за товары правообладателя, не формирует у потребителей представлений о сотрудничестве с правообладателем и т.п.;
- в научных, учебных, культурных целях, творческой деятельности, новостных сообщениях, критических публикациях и обзорах.
В-третьих, - случаи пародийного использования чужого средства индивидуализации.
В последние несколько лет подобный подход был воспринят и судебной практикой. Другой вопрос, что у судов до сих пор отсутствуют четкие критерии для разграничения добросовестного и противоправного использования.
Весьма показательным в рассматриваемом аспекте является постановление СИП от 25.03.21 по делу № А51-11200/2020
Компания-ответчик ввезла на территорию РФ запчасти для автомобилей с надписью «OPEL», сходной до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации для однородных товаров. Таможня решила, что данные товары являются контрафактными, и возбудила дело об административном нарушении. Ответчик утверждал, что использовал спорное обозначение на этикетках в описательных целях: чтобы сообщить потребителям, что запчасти подходят к автомобилям Opel. Суды трех инстанций согласились с таможней, что ответчик незаконно использовал чужой товарный знак.
Между тем, Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что не во всех случаях использование чужого товарного знака на товарах образует нарушение: «употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи». При этом, он отметил, что обозначение «OPEL» размещено именно на упаковке спорных товаров, в то время как информация для потребителей о технических характеристиках товара, а именно перечне марок и моделей автомобилей, в которых товар применим, как правило, содержится в техническом описании или инструкции к продукции.
В другом деле Суд по интеллектуальным правам признал правомерным использование обозначения «гиро», зарегистрированного в качестве товарного знака на иное лицо. Суд исходил из того, что слово «гиро» считается общеупотребительным в кулинарии. Ответчик использовал его как наименование блюда греческой кухни, прав на которое у заявителя нет. Он не использовал спорное обозначение для товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован знак заявителя.
Еще одна тенденция (также в пользу ответчика), которая наметилась в судебной практике в 2021 году – суды стали учитывать «подразумеваемое» из характера отношений, обстоятельств спора согласие правообладателя на использование его объекта интеллектуальной собственности.
Российское право до сих пор однозначно не признало известную зарубежным правопорядках концепцию подразумеваемой лицензии. Между тем, суды стали исходить из того, что лицо, использующее объект интеллектуальной собственности, в отсутствии лицензионного договора, письменного согласия от правообладателя, но под его контролем не нарушает исключительных прав на такие объекты. Другой вопрос, что наличие подобного контроля ответчика доказать до сих пор не просто.
Сложно дать однозначную оценку такой тенденции. С одной стороны, - подобные правовые позиции могут быть обращены против недобросовестных правообладателей, которые активно сотрудничали с ответчиком, но уклонились от предоставления ему лицензии на использование объекта. Либо, - предоставив лицензии на несколько объектов интеллектуальных прав, скрыли информацию, что у них есть права на другие связанные объекты.
С другой, - она порождает неопределенность, повышает издержки на судебные разбирательства, дестимулирует участников оборота к заключению «нормальных» лицензионных соглашений.
В судебной практике наконец-то (но это не точно) наметилось единообразие в части рассмотрения споров о столкновении товарных знаков и доменных имен, которые были зарегистрированы раньше. Сложности с правовой квалификацией возникают тогда, когда доменное имя было зарегистрировано раньше, чем сходный до степени смешения товарный знак. В практике можно найти различные подходы к решению данной проблемы.
В некоторых случаях суды вставали на сторону администратора домена и отказывали в иске правообладателю товарного знака.
В других делах - удовлетворяли требования о прекращении использования сходного с товарным знаком домена, выплате компенсации, вне зависимости от даты регистрации таких объектов.
В 2021 году суды сделали выбор в пользу второго подхода. Суды решили не учитывать дату регистрации домена. Тот факт, что домен был зарегистрирован раньше товарного знака, не влияет на квалификацию действий администратора доменного имени как нарушения исключительных прав на товарный знак.
Интерес в данном аспекте представляет Постановление СИП от 29.04.21 № С01-310/2021 по делу № А41-26923/2020.
Общество «Национальная спутниковая компания» — правообладатель ряда товарных знаков со словесной частью «триколор», «tricolor», «триколортв». Самая ранняя дата регистрации товарного знака — 14.03.08. Большинство товарных знаков зарегистрировано в 2019 г. Ответчик — предприниматель, который администрировал сайты под доменными именами http://www.tricolortv.info, https://tricolortv.tv, http://www.regtricolor.ru/, http://www.satvip.ru, на которых предлагал услуги, однородные с услугами правообладателя. Первые два домена были зарегистрированы им еще в 2007 г., то есть до даты регистрации самого раннего товарного знака истца. Истец предъявил к предпринимателю иск о нарушении исключительных прав. Ответчик в своих возражениях указывал, что доменные имена зарегистрированы раньше дат предоставления правовой охраны товарным знакам, в защиту которых истец обратился в суд. По его мнению, при разрешении спора суды должны были учесть приоритет прав на доменные имена.
Суды трех инстанций встали на сторону истца и удовлетворили требования правообладателя товарных знаков.
За какими спорами будем следить в 2022?
Дело Самсунг v СКВИН СА ( № А40-29590/20-12-183)
Ранее я посвятила этому делу отдельный пост:
Компания СКВИН обвинила Самсунг в нарушении ее исключительных прав на изобретение - способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. Позиция истца сводится к тому, что в платежном сервисе «Samsung Рау» используются все признаки его изобретения. Истец потребовал запретить Самсунгу ввозить и продавать на территории России более 60 конкретных моделей смартфонов. Суд первой инстанции удовлетворил данное требование. Ответчик закономерно подал апелляционную жалобу. Ближайшее заседание назначено на 31.01.2022. Параллельно Самсунг оспаривает действительность патента СКВИН в Роспатенте.
Чем интересно?
У Самсунг есть шансы добиться аннулирования патента СКВИН. Судя по расписанию проведения заседаний коллегий Палаты по патентным спорам, Самсунг подал сразу два возражения против предоставления правовой охраны патенту. Одно из возражений будет рассматриваться 18 января, а другое – 24 января следующего года.
Признание патента недействительным приведет к отмене решения суда первой инстанции.
Если предположить, что патент СКВИН все-таки сохранит свое действие, то перед вышестоящими судами встанет необходимость исследования эквивалентности его признаков признакам технологии Samsung Pay, поскольку из текста решения суда первой инстанции следует, что ранее анализ эквивалентности был проведен достаточно поверхностно (подробнее см. здесь). Возможно, благодаря этому кейсу мы увидим дальнейшее развитие толкования доктрины эквивалентов в российской судебной практике.
С самым сложным вопросом суды столкнутся, если все-таки признают, что факт незаконного использование патента СКВИН имел место. Вопрос звучит так: Можно ли удовлетворить требование о запрете на использование изобретения при условии, что негативные последствия от такого решения для ответчика и в целом общества будут явно несоразмерны (существенно превышать) тому вреду, который был причинен истцу нарушением?
Американское, а в 2021 году и немецкое право дало однозначный ответ на данный вопрос: «при таких условиях в удовлетворении требования о запрете может быть отказано».
В США c 2006 года суды при рассмотрение патентных споров в IT сфере отказывают в удовлетворении требований о запрете на дальнейшее использования в среднем в 45 % дел, в которых был установлен факт нарушения. При этом, они руководствуются четырех уровневым тестом, сформулированным Верховным судом в деле eBay v. MercExchange, L.L.C.:
причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;
являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;
обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;
не нарушается ли общественный интерес.
В августе 2021 года в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона было закреплено правило (ранее сформулированное на уровне судебной практики), согласно которому: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом».
Российским судам ничто не мешает последовать американскому и немецкому примеру. Для этого есть все основания.
В 2012 РФ присоединилась к Соглашению ТРИПС, ст. 44 которого предоставила национальным судам возможность отказывать в удовлетворении соответствующего требования в том числе при установлении факта нарушения патентных прав. Согласно п. 1 ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права должны защищаться с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Данная норма предполагает в том числе соблюдение принципа соразмерности мер защиты допущенному нарушению.
Кроме того, российские суды могут отказывать в удовлетворении требований о запрете на основании ст. 10 ГК РФ. Злоупотреблением правом в общем виде является осуществление права в противоречии с его институциональным назначением. Функцией исключительных патентных прав является стимулирование участников оборота к созданию и коммерциализации новых изобретений и, как следствие, обеспечение инновационного развития. Предъявление иска о запрете использование изобретения может быть квалифицировано, как злоупотребление правом при наличие следующих условий:
отсутствие у правообладателя значительного интереса (на что может указывать, в частности, тот факт, что сам правообладатель не использует изобретение) в поддержании эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта либо если его имущественные интересы, связанные с разработкой, могут быть обеспечены посредством выплаты компенсации (убытков) и установления продолжающихся роялти;
удовлетворение требования о запрете на дальнейшее использование повлечет крайне негативные имущественные последствия для ответчика, несоизмеримые с тем вредом, который он причинил правообладателю;
наличие общественного интереса в продолжении использования нарушителем патентоохраняемого объекта с учетом как интересов, связанных с повышением доступности высокотехнологических товаров, так и стимулированием создания и коммерциализации новых разработок.
В деле Самсунг v СКВИН такие критерии имеют место. Истец, исходя из информации в открытых источниках, сам не использует свое изобретение. В таком случае у него отсутствует объективный интерес в поддержании эксклюзивности. В то время, как Продукты ответчика пользуются значительным потребительским спросом. В них воплощено множество собственных разработок Самсунга, коммерциализация которых будет блокирована при наложении запрета. При этом, ответчик понесет колоссальные имущественные потери в случае удовлетворения иска.
Практика по патентным спорам несколько отстает в данном контексте от практики, как по общим договорным спорам, так и делам о нарушении прав на товарные знаки. В первом случае суды со ссылкой на ст. 10 ГК РФ (при наличие специальной нормы ст. 333 ГК РФ) в удовлетворении требования о взыскании неустойки при ее явной несоразмерности нарушению. Во втором - признают недобросовестной практику предъявления исков о нарушении исключительных прав со стороны правообладателей, которые сами не используют товарные знаки.
Дабл Дата v Вконтакте (№ А40-18827/17)
Общество «Дабл» — разработчик программы для ЭВМ, которая на основе собственных технологических методов и алгоритмов поиска обрабатывала данные о пользователях социальных сетей, в том числе «ВКонтакте», для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков, являющихся пользователями соцсетей. При этом общество «Дабл» предлагало третьим лицам собственные программные продукты, позволяющие работать с данными соцсети для указанных целей. Ответчик утверждал, что не извлекает элементы базы данных пользователей социальной сети.
На первом круге рассмотрения суд первой инстанции отказал в иске. Апелляция, напротив, нашла в действиях ответчика нарушение исключительных прав на базу данных. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отправил дело на новое рассмотрение.
На втором круге суд первой инстанции снова отказал в удовлетворении иска «ВКонтакте». Суд пришел к выводу, что программа ответчика является специализированной поисковой системой. Она индексирует информацию из базы данных.
Апелляционный суд снова встал на сторону правообладателя. Он исходил из того, что скрапинг данных из социальных сетей для коммерческих целей представляет собой использование (при отсутствии согласия правообладателя — незаконное) чужой базы данных в контексте ст. 1335.1 ГК РФ. Ответчик сам признал, что им неоднократно использовались материалы, составляющие несущественную часть базы данных истца. Программные продукты ответчика, хотя и обладают рядом признаков универсальных поисковых систем, по факту являются специализированными поисковыми системами, направленными на поиск специфической информации, обладающей коммерческой ценностью. Специальная направленность программных продуктов свидетельствует о том, что они являются не поисковыми системами, а инструментом получения сведений определенного характера из базы данных истца.
Ближайшее заседание Суда по интеллектуальным правам назначено на 09.02.2022.
Подробнее об этом деле см. здесь.
Почему интересно?
Дело «ВКонтакте» против «Дабл» является одним из самых резонансных за последние несколько лет. От его решения во многом зависит отношение российского права к скрапингу баз данных.
Отметим, что в зарубежных правопорядках отсутствует четкая позиция относительно правомерности скрапинга. В сентябре 2019 года Апелляционный суд 9-го округа США принял решение, что скрапинг публичных сайтов не противоречит закону CFAA (Computer Fraud and Abuse Act). Решение принято в ходе судебного процесса LinkedIn против компании hiQ Labs. HiQ собирала данные из общедоступных профилей пользователей LinkedIn, а затем использовала их для консалтинга работодателей, чьи сотрудники выкладывали свои резюме на сайте. Суд исходил из того, что заход бота-скрапера юридически не отличается от захода браузера. В обоих случаях пользователь запрашивает открытые данные и что-то делает с ними на своей стороне. В то же время суд подчеркнул, что его решение не препятствует истцу обратиться с требованием на другом основании, в том числе с иском о нарушении исключительных прав на базу данных.
При рассмотрении нескольких дел американскими судами была сформулирована позиция, согласно которой скрапинг сайтов (в том числе данных из социальных сетей) включает копирование веб-страницы в память компьютера для извлечения основной информации, содержащейся на веб-странице. Даже если копирование является кратковременным, этого достаточно, чтобы составить копию согласно § 106 Закона об авторском праве и, следовательно, нарушить это право.
Так, в деле American Airlines v. FareChase суд Техаса запретил ответчику продавать программное обеспечение, которое позволяло пользователям сравнивать онлайн-тарифы авиаперевозчиков, используя данные в том числе с сайта истца. Ответчик оспорил данное решение. На стадии апелляции стороны пришли к соглашению.
В деле Facebook v. Power Ventures правообладатель социальной сети Facebook предъявил к компании Power Ventures, Inc. иск о нарушении авторских прав. Ответчик собирал информацию о пользователях из Facebook и отображал ее на их собственном сайте. Компания Power Ventures администрировала сайт, который позволял пользователям собирать данные о себе из различных социальных сетей, включая LinkedIn, Twitter, Myspace, AOL или Yahoo Instant, и позволял обмен сообщениями. Компания использовала слоган «Все ваши друзья в одном месте». Power Ventures предоставила своим клиентам единый сайт, на котором они могли видеть всех своих друзей, просматривать обновления их статуса или страницы профилей, а также отправлять сообщения нескольким друзьям на нескольких сайтах. Суд вынес решение в пользу Facebook. Он наложил на ответчика постоянный судебный запрет на использование базы истца и обязал возместить правообладателю убытки. Суд учел, что Power Ventures создавал действующую «кэшированную» копию страницы профиля Facebook каждый раз, когда он заходил на страницу профиля пользователя. При этом ответчик обошел технические средства защиты истца.
Судом ЕС в 2021 году было принято резонансное решение по делу CV-Online Latvia v Melons (SIA CV-Online Latvia v SIA Melons (Case C‑762/19) EU:C:2021:22.
CV-Online Latvia (истец) – правообладатель сайта, на котором размещается общедоступная информация – объявления работодателей с вакансиями. Компания Melons (ответчик) – правообладатель специализированной поисковой системы, которая позволяет осуществлять поиск сразу по всем объявлениям, опубликованным на многих веб-сайтах с вакансиями, в том числе по сайту CV-Online Latvia. По результатам поиска поисковая система Melons предоставляет пользователям гиперссылки на веб-сайты, на которых первоначально были опубликованы объявления.
Европейский суд пришел к выводу, что извлечение и использование материалов из базы данных является незаконным только тогда, когда причиняется реальный вред владельцу базы данных. При этом, он указал на необходимость обеспечения «справедливого баланса между, с одной стороны, законными интересами создателя базы данных, чтобы тот мог окупить свои существенные инвестиции, и, с другой стороны, интересами пользователей и конкурентов таких создателей в том, чтобы иметь доступ к информации, содержащейся в таких базах данных, и возможность создавать инновационные продукты, основанные на информации в базах данных».
Представляется, что скраппинг неправильно выносить за рынки исключительного права на базу данных. Общим правилом можно считать утверждение о том, что скрапинг интернет-ресурсов конкурентами правообладателя базы данных, которые пытаются создать аналогичный продукт (базы вакансий, объявлений купли-продажи и т.п.), представляет собой нарушение.
Другое дело, что подобные конфликты должны были исследоваться с позиции того, вышел ли правообладатель, предъявив конкретные требования к ответчику, за пределы осуществления исключительного права или нет. Судам следует учитывать в частности, что ответчик не просто незаконно использовал чужой объект, но и предложил собственный инновационный продукт, сервис, который обладает определенной ценностью (вопрос – насколько значительной) с позиции функций по стимулированию научного и культурного развития. В то же время, сам правообладатель не готов использовать свое произведение подобным ответчику способом. В таком случае возможным представляется следующее решение: отказ в удовлетворении требования о запрете при установлении разумных роялти за будущее использование.
Источник: «Zakon.ru»