Юридический ликбез: почему ритейлеру могут отказать в регистрации товарного знака и как устранить данное препятствие?

Андрей Харченко
Андрей Харченко
Юрист

Интересные идеи нередко приходят в голову совершенно разным людям. И, регистрируя товарный знак, ритейлер сталкивается с тем, что подобный знак уже существует. Регистрируем знак так, чтобы избежать неприятных судебных разбирательств.

Начиная процедуру регистрации товарного знака, которая согласно ст. 1477 ГК РФ является обязательной, ритейлер может столкнуться с наличием сходного до степени смешения и уже зарегистрированного за другим предпринимателем товарного знака. В таком случае регистрация его товарного знака становятся невозможной, а дальнейшее использование обозначения может привести к судебному разбирательству.  

Сходство до степени смешения

Под сходством до степени смешения понимают схожесть товарных знаков между собой, даже если у них есть отдельные отличия. Поскольку сходство до степени смешения может ввести потребителя в заблуждение относительно того, кто является производителем товара или лицом, оказывающим услуги, то оно запрещается законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что невозможность использования сходных товарных знаков имеет отношение только к однородным товарам и услугам. Таковыми, например, будут считаться лаки и пасты для полирования, реклама и продвижение продаж для третьих лиц. 

При подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака его владелец указывает перечень товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак будет использоваться. Этот перечень должен соответствовать Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которая состоит всего из 45-ти классов: 1-34 классы относятся к товарам, 35-45 - к услугам. Ритейлерам, в независимости от вида продаваемых товаров, необходимо отмечать еще и 35-ый класс МКТУ, так как он включает в себя услуги, относящиеся к рекламной, маркетинговой и торговой деятельности. Например, «распространение образцов», «продвижение продаж для третьих лиц», «услуги розничной продажи».  

Конечной целью аннулирования сходного до степени смешения товарного знака является регистрация и использование собственного обозначения. Существенной роли не играет, как была прекращена правовая охрана – полностью 35 класса МКТУ, в части услуг или же в части определенных товаров 

В связи с этим, при наличии сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, ритейлеру будет вынесен отказ в регистрации его обозначения.  

Одним из способов решения данной проблемы становится аннулирование мешающего регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекратить правовую охрану такого товарного знака можно как в отношении всех услуг 35 класса, так и их части. Кроме того, пока в судебной практике остается открытым вопрос о возможности аннулирования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в части определенных товаров. 

Условия аннулирования товарного знака

Гражданским кодексом РФ определено, что любое заинтересованное лицо вправе требовать аннулирования товарного знака другого предпринимателя, если тот не используется в течение 3-х лет.


В связи с тем, что для подобной категории споров предусмотрен досудебный порядок урегулирования, сначала необходимо направить владельцу спорного товарного знака письменную претензию и предложить добровольно отказаться от прав на товарный знак или же заключить договор об отчуждении прав на товарный знак. Если полученный ответ будет отрицательным или не поступит вовсе, то к разрешению ситуации привлекается Суд по интеллектуальным правам.

Бремя доказывания

Важным моментом в процессе судебного разбирательства для истца станет необходимость доказывания своей заинтересованности, то есть того, что он использует обозначение, схожее до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и досрочное прекращение правовой охраны такого знака восстановит его права и законные интересы.

Свидетельствовать об этом будут web-сайт и вывески, на которых размещено обозначение, рекламно-информационные материалы, а также товарные накладные и платежные поручения, фиксирующие осуществление продажи третьим лицам. Кроме того, поданная ранее заявка на регистрацию товарного знака также является весовым доказательством заинтересованности. 

Аннулирование в отношении всех услуг 35 класса МКТУ

В случае, если ритейлер доказал свою заинтересованность в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, то, соответственно, спорный товарный знак будет аннулирован в отношении этих классов.


Так, ритейлеру отказали в регистрации его обозначения, поскольку в отношении услуг «Продвижение продаж для третьих лиц» и «Услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35-го класса МКТУ товарный знак уже был зарегистрирован. Он принадлежал страховой компании, которая продажей товаров не занималась. После обращения ритейлера в Суд по интеллектуальным правам, правовая охрана спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ была прекращена. 

Елена Беляева
Елена Беляева

Специалист по интеллектуальной собственности

Елена Беляева более 3 лет работает в области защиты интеллектуальной собственности. К ФПБ «Гардиум» присоединилась в 2015 году.

Аннулирование в отношении части услуг 35 класса МКТУ

В МКТУ отсутствуют такой вид услуги как «Торговля», но есть близкие по значению формулировки – такие как «продвижение продаж для третьих лиц» или «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Тем не менее, они не являются исчерпывающими и при составлении перечня товаров или услуг, в отношении которых запрашивается регистрация товарного знака, заявитель вправе указать товары или услуги прямо непоименованные в МКТУ, которые позволяют однозначно идентифицировать товары и услуги, уже присутствующие на рынке или только вводимые в гражданский оборот.   

Например, «Услуги по розничной, оптовой продаже товаров» или «Услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов». Кроме того, услуги 35 класса можно использовать с уточнение по ассортименту реализуемого товара или по сфере деятельности: «Услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, представляющими широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии», «Услуги розничной продажи товаров, осуществляемые парикмахерскими и салонами красоты» и пр. 

Таким образом, правообладатель может добровольно ограничить услуги по продаже товаров определенным ассортиментом, и тем самым повысить вероятности регистрации своего знака. И он сможет избежать претензии в свой адрес в будущем, если подобное действие разрешено в добровольном порядке, отсутствуют разумные причины, по которым то же самое нельзя сделать посредством судебного решения. Однако следует иметь в виду, что в последнее время Суд по интеллектуальным правам выступает против подобной практики.

 В ряде его решений было отмечено, что доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

То есть, если услуга по продаже товаров заявлена без уточнения ассортимента, например, «услуга розничной и оптовой продажи товаров», то при представлении доказательств осуществления продажи каких-либо товаров сохранению подлежит правовая охрана товарного знака в отношении всей услуги. 

Проверьте свой товарный знак

Другие материалы автора

Retail&Loyalty

Как рестораны готовятся к Чемпионату мира-2018

Кажется, что летом инфраструктура городов, принимающих участников Чемпионата мира по футболу 2018, перестроится под нужды болельщиков, а период спортивных соревнований станет золотым месяцем для рестораторов, ритейлеров и отельеров. Вместе с экспертами индустрии маркетологи r_keeper разбирались, так ли это на самом деле и как заработать на мундиале.

Гарант

Оспариваем решение Палаты по патентным спорам

Палата по патентным спорам не всегда принимает решение в пользу заявителя. Например, отдает его товарный знак или патент конкуренту. Объект интеллектуальной собственности будет потерян вместе с деньгами, вложенными в его раскрутку. Так, недавно патент на лекарственный препарат для лечения ревматоидного артрита, принадлежащий известной биотехнологической корпорации, был аннулирован по заявлению конкурента. По оценкам экспертов ущерб корпорации может составить более 1 млрд руб. Как защищать свои интересы?

Новости GMP

Нарушение патентов на лекарственные средства и способы защиты

Созданная эффективная правовая среда урегулировала институт интеллектуальной собственности и сегодня позволяет фармацевтическим компаниям не только планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, но и быть уверенными в защите своих прав.

stroyorbita

Как предотвратить кражу строительных технологий и защитить свои права в суде?

Строительная сфера, как и другие, не застрахована от появления недобросовестных конкурентов, которые пытаются построить свой бизнес, используя чужие идеи. В данном случае речь идет о краже технических решений.

Будьте в курсе событий

Подпишитесь на информационную рассылку, чтобы получать уведомления об изменениях в законодательстве, заранее узнавать о новых правилах ФИПС и ценовых предложениях для наших клиентов.