Ответственность и компенсация за нарушение прав на товарный знак

Защита товарного знака начинается с претензии: ее либо получает вольный или невольный нарушитель, либо составляет правообладатель, чтобы заявить о своих правах и внести нарушителю свои требования. Права на товарный знак можно нарушить разными способами, и иногда это происходит ненамеренно – просто один предприниматель недостаточно хорошо проверил свое название или логотип перед запуском бизнеса, и они оказались схожи с чужими. Как же защитить свой бизнес от претензий, свой бренд от копирования и заставить конкурентов платить?

Дарья Полякова

Ведущий юрист по интеллектуальному праву

Получить консультацию

Нарушения прав на товарные знаки

Нарушение этого права может быть как намеренным, так и ненамеренным. При регистрации обозначения в Роспатенте его всегда проверяют на схожесть с уже существующими зарегистрированными знаками: если она обнаруживается, в регистрации отказывают. Поэтому если предприниматель использует название или логотип, не пытаясь их зарегистрировать, однажды он может получить претензию. Но часто нарушители знают, что они делают. Чужие бренды используются либо с целью получить выгоду от продажи своих товаров, либо чтобы заработать на претензиях и судебных исках. Последнее бывает, если бизнес стал жертвой патентного тролля. Патентный тролли регистрируют на себя известные обозначения, пользуясь тем, что этого вовремя не сделали владельцы бренда, и предлагают «выкупить» у них товарный знак, купить франшизу и выплачивать роялти.

Если же цель нарушителя – получить выгоду от уже известного бренда, то форм незаконного использования товарного знака может быть множество. Так, нарушитель может:

1. Использовать обозначение на упаковке своего товара. По сути, нарушитель выводит на рынок и продают контрафакт – качество его продукции может не соответствовать качеству оригинала, от этого может страдать имидж правообладателя. Реализация товара при этом может быть как через какую-то физическую точку, например, магазин, так и через маркетплейс. Некоторые маркетплейсы требуют от продавца подтверждающие права на знак документы, но систему все равно можно обойти. Пример такого нарушения – это, конечно, различные подделки и реплики оригинальных брендов, например, кед Converse или сумок Versace. Но маркируют чужими брендами все: от игрушек до стройматериалов. Например, в Москве с поддельной маркировкой продавали эпоксидный грунт. Чтобы доказать такое нарушение, потребуется доказать факт реализации контрафакта или подготовки к его реализации.
2. Создать свое обозначение на базе чужого. Это может быть похожий логотип, похожее название и т. д. Доказать это нарушение может быть непросто – вероятно, потребуется привлечь эксперта, который оценит, действительно ли обозначения похожи до степени смешения. Такие споры могут быть долгими.
3. Разместить обозначение на вывеске. Пример – спор из-за вывески магазина «1000 мелочей» в Абакане. Владелец магазина повесил вывеску с этим обозначением, а позже оказалось, что такое названия уже зарегистрировано. Владелец права на название подал иск и отсудил у владельца магазина 600 тысяч рублей.
4. Использовать бренд в рекламе. Этот вид нарушения будет не только незаконным использованием знака, но и актом недобросовестной конкуренции. Интересный пример: компания использовала название своего конкурента в ключевых словах контекстной рекламы – «Ремонтиста – Проверь цены своего сервиса!». Пользователи, которые искали правообладателя названия «Ремонтиста» неизбежно видели и рекламу конкурирующей компании.
5. Включать в доменное имя. Домены, пусть и индивидуализируют бизнес, но к объектам интеллектуальной собственности по закону не относятся. Нарушители же легко могут использовать названия брендов в своих доменных именах. Так, например, одна микрофинансовая организация заплатила пять миллионов рублей за домен «ekapusta.com». Деньги отсудила другая микрофинансовая организация – правообладатель товарного знака «Капуста».

Чем грозит нарушение прав на знак

Закон предусматривает два вида ответственности за незаконное использование товарного знака: административную и уголовную. Кроме того, к нарушителям применяют различные меры наказания. Это может быть:

1. изъятие и уничтожение контрафакта
2. возмещение убытков
3. компенсация
4. административный штраф
5. уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет (до 6 лет, если нарушители – организованная группа)

Важно: Юристы рекомендуют требовать за незаконное использование знака именно компенсацию. Дело в том, что для получения компенсации нужно доказать только сам факт нарушения. Другие меры наказания требуют более серьезной доказательной базы.

Возмещение убытков и компенсация

Возмещение убытков предполагает, что нарушитель выплатит правообладателю упущенную выгоду. Компенсация – что нарушитель оплатит либо двукратную стоимость контрафакта, либо двукратную стоимость использования товарного знака, либо назначенную судом сумму от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Пример: производитель обуви с зарегистрированным товарным знаком обнаружил, что в одной торговой точке продается контрафактный товар под его названием. Чтобы получить компенсацию, достаточно будет предъявить товарный чек или фото контрафакта на полке с ценником. Чтобы установить объем упущенной выгоды, потребуется доказать, что за время продажи контрафакта компания-правообладатель недополучила деньги. Это гораздо сложнее, и суды неохотно идут на признания заявленных истцом объемов упущенной выгоды.

Штраф

Административный штраф за незаконное использования обозначения может быть в размере до 50-200 тысяч рублей для юридического лица и 10-50 тысяч для его директора. За недобросовестную конкуренцию штраф будет от 100 тысяч рублей, за нарушение закона о рекламе – в размере 100-500 тысяч.

Уголовное наказание

Уголовная ответственность наступает, если нарушитель неоднократно использовал чужой товарный знак, и это причинило правообладателю ущерб в более чем 250 тысяч рублей.

Важно: Привлечь к ответственности за незаконное использование название или логотипа можно как юридическое, так и физическое лицо

Когда нарушения нет

Использовать чужой товарный знак можно и законно. Например, если есть подтверждающее это право соглашение – лицензия, франшиза. Не будет нарушением, и если в суде будет доказано, что знак не пытались использовать недобросовестно. Например, предприниматель мог вести бизнес онлайн через сайт, а спустя время другой предприниматель зарегистрировал товарный знак, совпадающий с доменным именем. Но до суда в спорах с доменным именем можно и не доводить. Подобные процессы всегда предполагают финансовые траты, кроме того, провайдер может ограничить доступ к сайту по требованию правообладателя. Поэтому юристы советуют поступать иначе: отдать правообладателю доменное имя или договориться с ним о получении лицензии на использование домена еще на этапе претензии. Это позволяет существенно сэкономить и не потерять клиентов из-за возможных ограничений.

• Зафиксировать факт незаконного использования.
  Сделать это можно несколькими способами: провести контрольную закупку, получить чек о продаже товара или услуги, зафиксировать продажу товара на фото- или видеосъемке.
• Обратиться к провайдеру или администратору макркетплейса, если нарушение происходит онлайн.
  Так, если нарушитель использует имя бренда в домене, необходимо обратиться к провайдеру. Так можно узнать, кто владелец домена, а также запросить ограничительные меры. Если продажа контрафакта происходит через маркетплейс, сообщить об этом стоит его администратору, сопроводив все скриншотами страниц. Маркетплейсы строго следят за соблюдением интеллектуальных прав, они могут также ограничить работу продавца-нарушителя.
• Подготовить претензию и направить ее нарушителю.
  Об обнаруженном нарушении необходимо уведомить самого нарушителя. В претензии обязательно указывается правообладатель, номер свидетельства на товарный знак; описываются обстоятельства, при которых правообладатель узнал о нарушении; заявляются требования.
• Предложить способ решить разногласия мирным путем, без суда.
  Иногда претензии достаточно, чтобы договориться, например, о лицензионном договоре. Многие честные игроки рынка пойдут на это, чтобы избежать судебных издержек и негативных последствий от ограничительных мер для своего бизнеса.
• Обратиться в суд, если претензию игнорируют в течение 30 календарных дней, а предложение о мирном решении проблемы отклоняют.
  Иск подают в Арбитражный суд. В заявлении также потребуется указать все обстоятельства нарушения. Подать такой иск можно онлайн, при этом есть возможность его заполнить, но отправить не сразу – или отозвать, пока его не принял суд. Это может быть полезно, если шанс договориться с нарушителем еще есть. Так, если нарушитель увидеть реальную готовность правообладателя судиться, он может вернуться к переговорам. Практика показывает, что это происходит в 50% случаев. Дело в том, что после того, как суд примет исковое заявление, оформить мировое соглашение без согласования с судом уже не выйдет, а это тоже требует дополнительных расходов. Так что спор может разрешиться уже на этапе составления иска.

Как реагировать на претензию

Когда бизнес получает претензию, самое главное – не игнорировать ее. Претензию можно рассматривать как предложение к диалогу, и если название, логотип или доменное имя действительно нарушают чужие права можно прибегнуть к нескольким стратегиям поведения.

Договориться о лицензии

Если нарушение и правда есть, нет необходимости оспаривать претензию в суде, можно пойти навстречу правообладателю и договориться о, например, лицензии с выплатой роялти. В некоторых случаях это может быть экономически более выгодным, чем разбирательство в суде или вынужденная смена имени. Если проблема в доменном имени, можно либо отдать домен правообладателю, либо, опять же, договориться о работе по лицензии.

Снизить компенсацию

Можно с помощью юристов добиться снижения компенсации. Здесь на помощь могут прийти различные смягчающие обстоятельства: если права на знак были нарушены без цели извлечь выгоду, нажиться на чужом бренде; если нарушение было оперативно устранено. Устранить нарушение можно, например, так: убрать с сайта все нарушения еще на уровне жалобы от провайдера. Это докажет добросовестность.

Оспорить регистрацию знака

Этот способ защиты подойдет не для всех ситуаций. Он может быть эффективен, например, в борьбе с патентными троллями. Тролли не ведут настоящий бизнес, они не производят и не продают товары, маркированные зарегистрированным обозначением. На этом основании можно требовать аннуляции знака.

Как действовать, когда пришла претензия?

1. Проверить обозначение через базу Роспатента.
   В претензии всегда указывается номер, под которым зарегистрирован знак. Это поможет найти его в базе и проверить, действительно ли есть нарушение. Важно обратить внимание на:
   – срок действия выданного правообладателю свидетельства;
   – виды деятельности, на которые распространяется защита знака;
   – схожесть обозначения с тем, за которое получена претензия.
2. Обратиться к юристу по интеллектуальным правам.
   Юрист сможет оценить степень схожести обозначений, изучит историю обоих знаков и предложит дальнейшую стратегию.
3. Снизить размер компенсации.
   Для этого также необходима совместная работа с юристом. Юрист сможет проверить обоснованность требований и суммы компенсации и сбить ее объем, если он завышен.
4. Попытаться выйти на мировое соглашение.
   Важно пойти на переговоры. Иногда правообладателю достаточно, если нарушитель откажется от использования обозначения в дальнейшем. Если же отказываться – не вариант, можно договориться о получении лицензии. В этом случае платить за использование знака придется, но это может быть выгоднее отказа от обозначения.

Ключевое в борьбе с нарушениями прав на товарные знаки – это тщательно готовить доказательную базу и составлять грамотные претензии и иски. Сделать это лучше всего могут юристы по интеллектуальным правам. Как показывает практика, затраты на квалифицированную юридическую помощь в подобных спорах окупаются. Без глубокого знания норм законодательства и специфики интеллектуальных прав добиться положительного разрешения спора крайне трудно. Компания «Гардиум» может обеспечить полное сопровождение: от фиксации самого факта нарушения до представления в суде, помощи в получении компенсации и работе по полученной претензии.

Тарифы