+7 (495) 665 82 58
info@gardium.ru

/

+7 (495) 665 82 58
Личный кабинет

Что делать, если получил исковое заявление за использование чужого товарного знака

3 173
0 комментариев
8 минут

По современному российскому законодательству никто не вправе использовать чужой бренд, а точнее — отдельные его элементы, зарегистрированные как товарные знаки (ст. 1477 ГК РФ). Такое использование без согласия правообладателя грозит нарушителю гражданской ответственностью по статье 1515 ГК РФ. И последствия, в зависимости от позиции суда, могут быть различными — от изъятия из оборота и уничтожения товара до компенсации 10 000—5 000 000 ₽ и более.

Анализ защиты в споре по товарным знакам
Дарья Полякова
Дарья Полякова
Ведущий юрист по интеллектуальному праву

Кроме того, иногда нарушителя могут дополнительно привлечь к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ. Штрафы, установленные этой статьей: 5 000—10 000 ₽ — для граждан, 10 000—50 000 ₽ — для должностных лиц, 50 000—200 000 ₽ — для юрлиц.

Однако на практике бывает, что иски о незаконном использовании чужих товарных знаков получают даже добросовестные бизнесмены (пример из практики «Гардиума» будет ниже), например, продающие товары в своих торговых точках, в интернет-магазинах или на маркетплейсах. И в этом случае важно знать, как действовать, чтобы не усугубить ситуацию и не попасть на огромную компенсацию. Об этом и расскажем в статье.

Как правообладатель может найти нарушителя

Вариантов два — он может провести «контрольную закупку» в офлайн-торговой точке либо обнаружить товар в интернете — на маркетплейсе или просто в интернет-магазине потенциального нарушителя. В первом случае будет зафиксирован факт продажи товара с незаконно используемым товарным знаком, во втором — достаточно зафиксировать предложение к продаже.

Закупка в торговой точке обычно происходит так: представитель правообладателя приходит, например, в магазин с нотариусом и покупает товар, который, по его мнению, является контрафактным — в данном случае тот, на котором есть товарный знак правообладателя. Он обязательно берет кассовый и/или товарный чек, потому что он нужен для доказывания, а также снимает весь процесс на скрытую камеру — и это законно (п. 55 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10). 

Через какое-то время после этого владелец магазина получает претензию о незаконном использовании товарного знака. А после, если договориться мирно не удалось, — исковое заявление.

В практике «Гардиума» была ситуация, когда претензии правообладателя возникли из-за продажи товара в магазинах. К нам обратилось акционерное общество «Торговый дом “Перекресток”», которому поступило два иска о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак на общую сумму 35 млн рублей. Причина — продажа в магазинах «Перекрестка» вина под обозначениями Saint Vincent и St. Vincent.

В ходе разбирательства нам удалось доказать, что истец действует недобросовестно, а также прекратить действие его товарных знаков. 


В интернете, например на маркетплейсах — «Вайлдберриз» или «Озон», правообладателю необязательно покупать контрафактный товар у потенциального нарушителя. Достаточно собрать доказательства, что продавец предлагает кому угодно купить этот товар — это называется предложением к продаже (п. 4, 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19). Подходящими доказательствами в этом случае будут скриншоты со страницы маркетплейса или сайта потенциального нарушителя.

Дальше правообладатель действует так же, как и при офлайн-закупке — направляет претензию, а после — обращается в суд.

Приведем еще один пример из практики «Гардиума». К нам обратился правообладатель товарного знака, который незаконно использовало третье лицо, продавая товары в интернете. Нам нужно было пресечь эти незаконные действия и взыскать компенсацию.

Чтобы добиться цели юристы «Гардиума» собрали документы, подтверждающие права нашего клиента на товарный знак, а также доказательства, что нарушитель действительно пользовался обозначением клиента в интернете. Благодаря этому дело удалось выиграть. 

Чем иск о незаконном использовании товарного знака отличается от претензии

В делах о защите прав на товарные знаки и взыскании компенсации законодатель установил специальный порядок предъявления требований. Первый этап этого порядка — претензионный. То есть, прежде чем обращаться в суд, субъект, считающий, что его права нарушены, должен направить потенциальному нарушителю претензию (абз. 1 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). И только если претензия не помогла уладить конфликт и прошло 30 дней с момента ее направления, можно обращаться в арбитражный суд.

Таким образом, главное отличие иска о незаконном использовании товарного знака от аналогичной претензии — в порядке разрешения конфликта. Решения по искам принимают суды, изучив все обстоятельства дела. А претензия предполагает, что нарушитель добровольно удовлетворит требования правообладателя, и необходимость в обращении в суд исчезнет. Например, стороны могут договориться о порядке использования обозначения — подписать письмо-согласие или заключить лицензионный договор.

Обратиться сразу в суд, не направляя нарушителю претензию, нельзя. Отправить претензию и после этого не обращаться в суд — можно.

Еще одно отличие иска от претензии в сумме, которую в итоге может получить правообладатель. В претензии не требуют возмещение судебных расходов, например стоимости работы юристов и госпошлины. В суде, соответственно, эти требования могут добавиться к сумме компенсации.

Кроме того, в суде сторонам сложнее договориться: мировое соглашение должен утвердить суд. В претензионном порядке сделать это гораздо проще.

Претензия о нарушении прав на товарный знак

Что делать, если поступило исковое заявление

Итак, договориться с правообладателем в досудебном порядке проще и дешевле. Но если уладить вопрос мирно не удалось и вы все-таки получили исковое заявление, мы расскажем, что делать дальше.

Шаг 1 — проверьте формальные требования к иску

Например:

  • на правильный ли адрес он поступил — особенно это актуально для ИП, адресом госрегистрации которых является адрес их места жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Так вы установите, действительно ли требования обращены к вам;
  • надлежащим ли образом оформлены полномочия истца — есть ли доверенность в требуемой законодательством форме, действующая ли она, прописаны ли в ней полномочия на предъявление таких требований, есть ли подпись и печать ИП или организации-правообладателя. Если доверенность удостоверил нотариус, проверить ее можно на reestr-dover.ru;
  • какими документами правообладатель подтверждает свои права на товарный знак. Если истец не приложил свидетельство о регистрации обозначения, стоит усомниться — действительно ли перед вами правообладатель, а не мошенник;
  • соответствуют ли наименование товара, сумма и другие данные на чеке товарам, которые вы реализуете — нет ли фальсификации, когда контрафактный товар был куплен не у вас, а ответить за это предлагают вам;
  • не пропущен ли срок исковой давности. Если правонарушение состоялось больше трех лет назад, суд по вашему заявлению откажет в удовлетворении требований истца, даже если они правомерны.

Шаг 2 — проверьте, соблюден ли претензионный порядок урегулирования спора

Мы уже упоминали, что обратиться в суд с имущественным требованием, минуя этап с претензией, нельзя. Это значит, что если вы получили иск, важно проверить, предшествовала ли ему претензия. И, если она была, то как давно — подать иск можно только через 30 дней с момента ее отправки (абз. 2 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). Если правообладатель нарушил этот порядок и сразу обратился в суд, его иск не будет принят.

Однако у этого правила есть одно важное исключение — требования неимущественного характера, перечисленные в пп. 1—5 п. 1 и п. 5 ст. 1252 ГК РФ. То есть если истец хочет не компенсацию (это имущественное требование), а, например, запретить вам использовать товарный знак (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), с этим требованием он может сразу обратиться в суд. Направлять вам перед этим претензию он не должен (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Шаг 3 — проверьте, принят ли иск

Споры о нарушении прав на товарные знаки в первой и апелляционной инстанции рассматривают арбитражные суды. Соответственно, чтобы проверить, действительно ли иск поступил в суд, нужно обратиться к онлайн-картотеке дел арбитражного суда — kad.arbitr.ru. Вбив в строки поиска свои ФИО, наименование организации или ИНН, вы можете найти все судебные дела с вашим участием.

Если выяснится, что истец отправил заявление вам, но еще не передал его в суд, и его требования правомерны, на этом этапе еще есть возможность договориться мирно — без судебного разбирательства. Если дело уже есть в картотеке, дальше его будет рассматривать суд, и договориться без его участия не получится.

По закону истец может отказаться от иска, например если вам удалось прийти к соглашению. Но этой возможностью почти никто не пользуется.

Шаг 4 — определите, действительно ли было нарушение

Например, посмотрите доказательства, на которые ссылается истец:

  • Он правда купил товар у вас или увидел его именно в вашем интернет-магазине?
  • Есть ли чек и указаны ли на нем все необходимые для идентификации сведения — наименование и ИНН продавца, наименование купленного товара?
  • Если ли видеозапись, подтверждающая факт покупки контрафактного товара? Если да, насколько она качественная — понятно ли, какие именно товары были проданы, когда и как?
  • Если факта купли-продажи товара не было и речь идет об интернет-торговле, есть ли скриншоты, подтверждающие, что именно вы продаете контрафактный товар? Видны ли на них адрес сайта и точная дата? Удостоверены ли они нотариусом или лицом, участвующим в деле?

Кроме того, важно понять, совпадает ли товарный знак на вашем товаре с товарным знаком истца — это то же самое обозначение, они просто похожи или ваш товарный знак схож с обозначением истца до степени смешения? От этого зависит ваша линия защиты.

На этом этапе лучше обратиться к опытному юристу, который хорошо разбирается в сфере интеллектуальной собственности — он поможет грамотно оценить документы. Потому что даже если из доказательств истца неочевидно, что товар купили именно в вашем магазине или предложение о продаже размещено именно на вашем сайте, это не значит, что суд точно откажет в удовлетворении его требований. Доказательства могут заменять друг друга. И, например, если чек оказался неподходящим, а с видео все в порядке, суд его примет.

Шаг 5 — подготовьте отзыв на иск и свои доказательства

Однозначно не стоит пускать ситуацию на самотек и надеяться, что суд без вашего участия разберется, что вы ничего не нарушали. Такой подход грозит тем, что суд встанет на сторону истца и обяжет вас выплатить немаленькую компенсацию.

Если вы считаете, что нарушения с вашей стороны не было, это придется обосновать в отзыве на иск. А также приложить доказательства вашей позиции.

Если же нарушение было, есть два варианта защиты, которые можно использовать параллельно. Первый — попытаться снизить размер компенсации, которую требует истец. Второй — попробовать аннулировать товарный знак истца на основании его неиспользования или недобросовестного использования.

Снизить размер компенсации возможно. Правообладатели часто запрашивают максимальную сумму компенсации — 5 000 000 ₽ и ничем ее не обосновывают. Но, скорее всего, по своей инициативе суд не станет ее снижать. Другое дело — если об этом заявит и обоснует свою позицию ответчик.

Примеры аргументов, которые могут повлиять на сумму компенсации:

  • нарушение совершено в первый раз или без умысла — по неосторожности;
  • сразу после претензии истца ответчик устранил нарушение;
  • у ответчика небольшая прибыль и/или незначительный оборот, то есть он не причинил и не мог причинить истцу значительных убытков;
  • продажа контрафактных товаров является несущественной частью хозяйственной деятельности ответчика;
  • товарный знак не слишком известен потребителям, обозначение на товаре разместил не ответчик, а третье лицо, нарушение длится недолго и т. п.

Аннулировать товарный знак истца сложнее, но у «Гардиум» есть и такой опыт — например, дело «Перекрестка», о котором мы рассказали выше.

Основанием для аннулирования обозначения может стать факт того, что правообладатель не использует его или использует недобросовестно. И это придется доказать ответчику.

Разбирательство по делу в этом случае состоит из нескольких этапов. Сначала нужно подать иск к истцу. На основании этого судопроизводство по первому иску будет приостановлено на время, пока рассматривается второй иск.

В своем иске нужно доказать, что истец не использует принадлежащий ему товарный знак, а ответчик заинтересован в использовании.

Шаг 6 — участвуйте в судебном разбирательстве

Дела, связанные с правами на интеллектуальную собственность, сложные. Поэтому лучше обратиться за профессиональной юридической помощью. Юристы «Гардиума» специализируются на подобных спорах и готовы помочь вам на любом этапе — от оценки соблюдения порядка защиты прав на товарный знак и доказательной базы до оформления правовой позиции по делу и выработки стратегии и тактики судебной защиты.

Тарифы

Анализ перспектив победы в суде
от 50 000 ₽
Заказать
Защита в Суде по интеллектуальным правам
от 200 000 ₽
Заказать
Дарья Полякова

Дарья Полякова

Ведущий юрист по интеллектуальному праву
Более 2 лет опыта в сфере защиты интеллектуальной собственности

Реализует проекты для компаний «Свеза», «КРОНЕ Русь», «МАН Трак энд Бас РУС», Robocash PTE. Ltd., «Мооn-Дизайн», Аudiotec Fischer GmbH

Представляет интересы клиентов в Палате по патентным спорам, Суде по интеллектуальным правам, Федеральной антимонополной службе, судах общей юрисдикции и арбитражных судах различных инстанций

К команде «Гардиума» присоединилась в 2020 году


Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,
Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
Споры,
Недобросовестная конкуренция в сфере прав на товарные знаки: что это такое и чем грозит

Недобросовестная конкуренция в сфере прав на товарные знаки: что это такое и чем грозит

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Ответственность и компенсация за нарушение прав на товарный знак

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,
Кража интеллектуальной собственности: что делать, если кто-то украл патент или товарный знак

Кража интеллектуальной собственности: что делать, если кто-то украл патент или товарный знак

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Сходство товарного знака до степени смешения: как определить и чем опасно

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Споры,

Незаконное использование товарного знака: виды нарушений и ответственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Как подать иск о нарушении товарного знака

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Досудебная претензия о неправомерном использовании товарного знака

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Популярное

Читать также

IP Cases: Роспатент VS Руссиано — есть ли противоречие общественным интересам

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

IP Cases: бездействие франчайзи как отказ от исполнения договора франшизы

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Highlights: Гудвилл

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trends: когда исключено правомерное цитирование

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trends: защита исключительных прав на ноу-хау

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: территориальные границы исключительного права на товарный знак

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,
Как придумать название бренда косметики

Как придумать название бренда косметики

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Товарные знаки,
Как придумать свой бренд для ручной работы

Как придумать свой бренд для ручной работы

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как оформить вывеску на фасаде

Как оформить вывеску на фасаде

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как продавать на Wildberries

Как продавать на Wildberries

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,