Спасибо
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами.
Франчайзи предъявил требование о расторжении договора коммерческой концессии и взыскании неосновательного обогащения в связи с тем, что он не получил обещанные права на товарный знак и ноу-хау. Нижестоящие суды отказали в удовлетворении иска, так как стороны сами указали в договоре, что все права переданы при его подписании. Между тем ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение.
Защита в Суде по интеллектуальным правамВне зависимости от того идет ли речь о лицензионных договорах или договорах коммерческой концессии, правообладатели должны понимать, что предоставление прав на ноу-хау сопряжено с определенными сложностями.
Судебной практике известно немало дел, когда лицензиаты впоследствии пытались расторгнуть договор, избежать оплаты по договору со ссылкой на то, что правообладатель надлежащим образом не раскрыл им ноу-хау. При этом судам достаточно сложно восстановить реальную ситуацию. Одно дело, если ноу-хау раскрывались в электронном виде. Другое — в бумажном. Как правообладателю доказать, что он действительно передал соответствующую документацию? Вероятно, проще всего для него подписать акт приема-передачи такой документации. Но, что делать, если пользователь документацию получил, а акт не подписал. Чтобы избежать такой ситуации, правообладатели нередко прописывают в договоре условие, что все права и документация переданы в момент подписания договора. Между тем, как показало рассматриваемое определение ВС РФ, этого может быть недостаточно.
На ситуацию можно посмотреть и со стороны добросовестного пользователя. В случае с подобными договорами всегда есть риск того, что правообладатель должным образом не раскроет ноу-хау, но при этом будет требовать оплаты, ссылаясь на то, что такая передача была.
Исходя из изложенного, сторонам следует четко фиксировать в договоре порядок передачи документации и ее проверки, а также собирать доказательства того, что соответствующая информация была передана в конкретном объеме.
Определенные проблемы могут возникнуть и с предоставлением прав на товарный знак. Прежде всего, это касается ситуаций, когда на момент подписания договора у правообладателя нет исключительных прав на обозначение.
Как неоднократно отмечалось в судебной практике, обязательным условием договора коммерческой концессии является передача прав на товарный знак. Договор, в соответствии с которым правообладатель передает комплекс исключительных прав, в который не входят права на товарный знак, в любом случае не может быть квалифицирован в качестве договора коммерческой концессии. При наличии подобной возможности (прежде всего, согласовании соответствующих существенных условий) с учетом положений ст. 431 ГК РФ суд может переквалифицировать такой договор в лицензионный или смешанный, объединяющий элементы лицензионного договора и, например, возмездного оказания услуг.
В целом, представляется возможным заключение договора коммерческой концессии в отношении будущих товарных знаков: правообладателем была подана заявка на регистрацию товарного знака, но Роспатент еще не выдал свидетельство. Согласно п. 47 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 года, положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, предусматривающих переход исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем. При этом право использования товарного знака предоставляется в момент государственной регистрации распоряжения исключительным правом. Данные положения можно распространить и на договор коммерческой концессии.
Ключевой вопрос — что будет с договором и с внесенными платежами, если правообладателю в конечном итоге не удастся зарегистрировать товарный знак. Ответ отчасти был дан в рассмотренном ниже определении Верховного суда РФ.
Индивидуальный предприниматель Белкин П.К. (истец, пользователь) заключил с ООО «ФЭНХАО» договор коммерческой концессии (ответчик, правообладатель). По условиям договора правообладатель обязался предоставить пользователю комплекс исключительных прав, включая право на использование товарного знака, коммерческого обозначения «МЕТ ТЕА» и ноу-хау. Предприниматель выплатил первоначальный взнос 800 000 рублей, однако, по его мнению, контрагент не выполнил свои обязательства по передаче прав и документации.
Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесной частью «MET TEA», таким образом, правообладатель не предоставил прав на использование товарного знака. Ответчик не передал руководство, стандарты и пособия по ведению бизнеса. Не предоставлена охраняемая коммерческая информация (ноу-хау), нет доступа к информационному ресурсу правообладателя (отсутствуют логины и пароли). Обучение персонала не было организовано, несмотря на то, что это являлось прямой обязанностью правообладателя согласно договору.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Решение поддержали суд апелляционной инстанции и СИП. Суды исходили из того, что договор считается исполненным на основании пункта 5.1, где стороны констатировали передачу документации в момент подписания. Ответчик повторно направил документацию. Обязательств по обучению не возникло из-за отсутствия запроса от истца. Существенных нарушений со стороны ответчика не установлено. Не была дана оценка доводам истца об отсутствии фактической передачи секретов производства, доступа к информационному ресурсу правообладателя, невыполнении обязательств по регистрации товарного знака.
Верховный Суд подчеркнул необходимость тщательной проверки фактического исполнения обязательств франчайзером, а не просто формального подписания документов. Дело показало важность документального подтверждения передачи конфиденциальной информации и доступа к ней (логины, пароли, инструкции).
Правообладателям при предоставлении прав на использование ноу-хау важно фиксировать передачу документации и информации. Указание в договоре на то, что передача документации, ноу-хау осуществляется в момент подписания договора, само по себе не может являться подтверждением фактической передачи ответчиком предусмотренной договором документации, содержащей ноу-хау. Отказ в регистрации товарного знака, в отношении которого права были предоставлены по договору коммерческой концессии (при заключении договора в отношении будущего объекта интеллектуальной собственности) — основание для расторжения договора.
Возвращая дело на новое рассмотрение, ВС РФ отметил следующее:
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами.