Что делать, если получил исковое заявление за использование чужого товарного знака

По современному российскому законодательству никто не вправе использовать чужой бренд, а точнее — отдельные его элементы, зарегистрированные как товарные знаки (ст. 1477 ГК РФ). Такое использование без согласия правообладателя грозит нарушителю гражданской ответственностью по статье 1515 ГК РФ. И последствия, в зависимости от позиции суда, могут быть различными — от изъятия из оборота и уничтожения товара до компенсации 10 000—5 000 000 ₽ и более.

Дарья Полякова

Ведущий юрист по интеллектуальному праву

Получить консультацию

Кроме того, иногда нарушителя могут дополнительно привлечь к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ. Штрафы, установленные этой статьей: 5 000—10 000 ₽ — для граждан, 10 000—50 000 ₽ — для должностных лиц, 50 000—200 000 ₽ — для юрлиц.

Однако на практике бывает, что иски о незаконном использовании чужих товарных знаков получают даже добросовестные бизнесмены (пример из практики «Гардиума» будет ниже), например, продающие товары в своих торговых точках, в интернет-магазинах или на маркетплейсах. И в этом случае важно знать, как действовать, чтобы не усугубить ситуацию и не попасть на огромную компенсацию. Об этом и расскажем в статье.

Через какое-то время после этого владелец магазина получает претензию о незаконном использовании товарного знака. А после, если договориться мирно не удалось, — исковое заявление.

В практике «Гардиума» была ситуация, когда претензии правообладателя возникли из-за продажи товара в магазинах. К нам обратилось акционерное общество «Торговый дом “Перекресток”», которому поступило два иска о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак на общую сумму 35 млн рублей. Причина — продажа в магазинах «Перекрестка» вина под обозначениями Saint Vincent и St. Vincent.

В ходе разбирательства нам удалось доказать, что истец действует недобросовестно, а также прекратить действие его товарных знаков. 

В интернете, например на маркетплейсах — «Вайлдберриз» или «Озон», правообладателю необязательно покупать контрафактный товар у потенциального нарушителя. Достаточно собрать доказательства, что продавец предлагает кому угодно купить этот товар — это называется предложением к продаже (п. 4, 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19). Подходящими доказательствами в этом случае будут скриншоты со страницы маркетплейса или сайта потенциального нарушителя.

Дальше правообладатель действует так же, как и при офлайн-закупке — направляет претензию, а после — обращается в суд.

Приведем еще один пример из практики «Гардиума». К нам обратился правообладатель товарного знака, который незаконно использовало третье лицо, продавая товары в интернете. Нам нужно было пресечь эти незаконные действия и взыскать компенсацию.

Чтобы добиться цели юристы «Гардиума» собрали документы, подтверждающие права нашего клиента на товарный знак, а также доказательства, что нарушитель действительно пользовался обозначением клиента в интернете. Благодаря этому дело удалось выиграть. 

Чем иск о незаконном использовании товарного знака отличается от претензии

В делах о защите прав на товарные знаки и взыскании компенсации законодатель установил специальный порядок предъявления требований. Первый этап этого порядка — претензионный. То есть, прежде чем обращаться в суд, субъект, считающий, что его права нарушены, должен направить потенциальному нарушителю претензию (абз. 1 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). И только если претензия не помогла уладить конфликт и прошло 30 дней с момента ее направления, можно обращаться в арбитражный суд.

Таким образом, главное отличие иска о незаконном использовании товарного знака от аналогичной претензии — в порядке разрешения конфликта. Решения по искам принимают суды, изучив все обстоятельства дела. А претензия предполагает, что нарушитель добровольно удовлетворит требования правообладателя, и необходимость в обращении в суд исчезнет. Например, стороны могут договориться о порядке использования обозначения — подписать письмо-согласие или заключить лицензионный договор.

Обратиться сразу в суд, не направляя нарушителю претензию, нельзя. Отправить претензию и после этого не обращаться в суд — можно.

Еще одно отличие иска от претензии в сумме, которую в итоге может получить правообладатель. В претензии не требуют возмещение судебных расходов, например стоимости работы юристов и госпошлины. В суде, соответственно, эти требования могут добавиться к сумме компенсации.

Кроме того, в суде сторонам сложнее договориться: мировое соглашение должен утвердить суд. В претензионном порядке сделать это гораздо проще.

Что делать, если поступило исковое заявление

Итак, договориться с правообладателем в досудебном порядке проще и дешевле. Но если уладить вопрос мирно не удалось и вы все-таки получили исковое заявление, мы расскажем, что делать дальше.

Шаг 1 — проверьте формальные требования к иску

Например:

• на правильный ли адрес он поступил — особенно это актуально для ИП, адресом госрегистрации которых является адрес их места жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Так вы установите, действительно ли требования обращены к вам;
• надлежащим ли образом оформлены полномочия истца — есть ли доверенность в требуемой законодательством форме, действующая ли она, прописаны ли в ней полномочия на предъявление таких требований, есть ли подпись и печать ИП или организации-правообладателя. Если доверенность удостоверил нотариус, проверить ее можно на reestr-dover.ru;
• какими документами правообладатель подтверждает свои права на товарный знак. Если истец не приложил свидетельство о регистрации обозначения, стоит усомниться — действительно ли перед вами правообладатель, а не мошенник;
• соответствуют ли наименование товара, сумма и другие данные на чеке товарам, которые вы реализуете — нет ли фальсификации, когда контрафактный товар был куплен не у вас, а ответить за это предлагают вам;
• не пропущен ли срок исковой давности. Если правонарушение состоялось больше трех лет назад, суд по вашему заявлению откажет в удовлетворении требований истца, даже если они правомерны.

Шаг 2 — проверьте, соблюден ли претензионный порядок урегулирования спора

Мы уже упоминали, что обратиться в суд с имущественным требованием, минуя этап с претензией, нельзя. Это значит, что если вы получили иск, важно проверить, предшествовала ли ему претензия. И, если она была, то как давно — подать иск можно только через 30 дней с момента ее отправки (абз. 2 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ). Если правообладатель нарушил этот порядок и сразу обратился в суд, его иск не будет принят.

Однако у этого правила есть одно важное исключение — требования неимущественного характера, перечисленные в пп. 1—5 п. 1 и п. 5 ст. 1252 ГК РФ. То есть если истец хочет не компенсацию (это имущественное требование), а, например, запретить вам использовать товарный знак (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), с этим требованием он может сразу обратиться в суд. Направлять вам перед этим претензию он не должен (абз. 3 п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Шаг 3 — проверьте, принят ли иск

Споры о нарушении прав на товарные знаки в первой и апелляционной инстанции рассматривают арбитражные суды. Соответственно, чтобы проверить, действительно ли иск поступил в суд, нужно обратиться к онлайн-картотеке дел арбитражного суда — kad.arbitr.ru. Вбив в строки поиска свои ФИО, наименование организации или ИНН, вы можете найти все судебные дела с вашим участием.

Если выяснится, что истец отправил заявление вам, но еще не передал его в суд, и его требования правомерны, на этом этапе еще есть возможность договориться мирно — без судебного разбирательства. Если дело уже есть в картотеке, дальше его будет рассматривать суд, и договориться без его участия не получится.

По закону истец может отказаться от иска, например если вам удалось прийти к соглашению. Но этой возможностью почти никто не пользуется.

Шаг 4 — определите, действительно ли было нарушение

Например, посмотрите доказательства, на которые ссылается истец:

• Он правда купил товар у вас или увидел его именно в вашем интернет-магазине?
• Есть ли чек и указаны ли на нем все необходимые для идентификации сведения — наименование и ИНН продавца, наименование купленного товара?
• Если ли видеозапись, подтверждающая факт покупки контрафактного товара? Если да, насколько она качественная — понятно ли, какие именно товары были проданы, когда и как?
• Если факта купли-продажи товара не было и речь идет об интернет-торговле, есть ли скриншоты, подтверждающие, что именно вы продаете контрафактный товар? Видны ли на них адрес сайта и точная дата? Удостоверены ли они нотариусом или лицом, участвующим в деле?

Кроме того, важно понять, совпадает ли товарный знак на вашем товаре с товарным знаком истца — это то же самое обозначение, они просто похожи или ваш товарный знак схож с обозначением истца до степени смешения? От этого зависит ваша линия защиты.

На этом этапе лучше обратиться к опытному юристу, который хорошо разбирается в сфере интеллектуальной собственности — он поможет грамотно оценить документы. Потому что даже если из доказательств истца неочевидно, что товар купили именно в вашем магазине или предложение о продаже размещено именно на вашем сайте, это не значит, что суд точно откажет в удовлетворении его требований. Доказательства могут заменять друг друга. И, например, если чек оказался неподходящим, а с видео все в порядке, суд его примет.

Шаг 5 — подготовьте отзыв на иск и свои доказательства

Однозначно не стоит пускать ситуацию на самотек и надеяться, что суд без вашего участия разберется, что вы ничего не нарушали. Такой подход грозит тем, что суд встанет на сторону истца и обяжет вас выплатить немаленькую компенсацию.

Если вы считаете, что нарушения с вашей стороны не было, это придется обосновать в отзыве на иск. А также приложить доказательства вашей позиции.

Если же нарушение было, есть два варианта защиты, которые можно использовать параллельно. Первый — попытаться снизить размер компенсации, которую требует истец. Второй — попробовать аннулировать товарный знак истца на основании его неиспользования или недобросовестного использования.

Снизить размер компенсации возможно. Правообладатели часто запрашивают максимальную сумму компенсации — 5 000 000 ₽ и ничем ее не обосновывают. Но, скорее всего, по своей инициативе суд не станет ее снижать. Другое дело — если об этом заявит и обоснует свою позицию ответчик.

Примеры аргументов, которые могут повлиять на сумму компенсации:

• нарушение совершено в первый раз или без умысла — по неосторожности;
• сразу после претензии истца ответчик устранил нарушение;
• у ответчика небольшая прибыль и/или незначительный оборот, то есть он не причинил и не мог причинить истцу значительных убытков;
• продажа контрафактных товаров является несущественной частью хозяйственной деятельности ответчика;
• товарный знак не слишком известен потребителям, обозначение на товаре разместил не ответчик, а третье лицо, нарушение длится недолго и т. п.

Аннулировать товарный знак истца сложнее, но у «Гардиум» есть и такой опыт — например, дело «Перекрестка», о котором мы рассказали выше.

Основанием для аннулирования обозначения может стать факт того, что правообладатель не использует его или использует недобросовестно. И это придется доказать ответчику.

Разбирательство по делу в этом случае состоит из нескольких этапов. Сначала нужно подать иск к истцу. На основании этого судопроизводство по первому иску будет приостановлено на время, пока рассматривается второй иск.

В своем иске нужно доказать, что истец не использует принадлежащий ему товарный знак, а ответчик заинтересован в использовании.

Шаг 6 — участвуйте в судебном разбирательстве

Дела, связанные с правами на интеллектуальную собственность, сложные. Поэтому лучше обратиться за профессиональной юридической помощью. Юристы «Гардиума» специализируются на подобных спорах и готовы помочь вам на любом этапе — от оценки соблюдения порядка защиты прав на товарный знак и доказательной базы до оформления правовой позиции по делу и выработки стратегии и тактики судебной защиты.

Тарифы