Незаконное использование товарного знака: виды нарушений и ответственности

Предприниматель открыл кафе – сам придумал название, брендировал меню и салфетки. Кафе успешно работало четыре года, и предприниматель решил расширить бизнес, запустить франшизу. И в этот момент, при подготовке документов, оказалось, что название кафе уже занято. А спустя несколько дней владелец кафе получил претензию от правообладателя товарного знака. Им оказался патентный тролль, который требовал лицензионные выплаты за использование названия кафе – 300 тысяч рублей в месяц. И грозил штрафом в пять миллионов в случае отказа.

Ирина Резникова

Управляющий партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Несмотря на претензию, эта история закончилась хорошо для владельца кафе: юристы отбили товарный знак у патентного тролля, бизнесмен смог получить свидетельство на бренд и запустить франшизу. Такие случаи встречаются часто. В этой статье рассказываем, как могут нарушить права на бренд и как бороться с нарушениями.

Регистрация названия, логотипа, слогана или иного отличительного признака товара или услуги в качества товарного знака – это действенный способ защитить свой бизнес. Наличие свидетельства на товарный знак будет основанием для защиты нарушенных прав. Такое свидетельство в РФ выдает Роспатент (он же Федеральная служба по интеллектуальной собственности), а все правовые вопросы, связанные с товарными знаками, решаются в соответствии с действующими нормами законодательства об интеллектуальной собственности. Только в первом квартале 2023 года количество обращений в Роспатент о регистрации товарного знака выросло на 20%.

Наличие свидетельства подтверждает право владельца на использование обозначения и автоматически лишает остальных игроков рынка законной возможности использовать это же обозначение или сходное с ним. В этом и кроется основное преимущество получения такого свидетельства.

Как нарушают права на товарные знаки

Есть несколько видов незаконного использования чужих зарегистрированных обозначений. Все они могут навредить бизнесу имиджево или финансово. Нарушением будет считаться, если без разрешения или согласия правообладателя происходит:

• продажа товаров или оказание услуг с его товарным знаком;
• размещение его зарегистрированного обозначения на упаковке или этикетке и реализация таких товаров;
• использование обозначения на сопроводительных документах, не имеющих отношения к правообладателю;
• использование знака в рекламе, на вывесках, в объявлениях;
• включение обозначения в доменное имя, не относящееся к правообладателю.

Когда использование чужого бренда законно

Не каждое использование чужого бренда нарушает закон, есть несколько исключений.

Исключение первое – легальная продажа. Например, не будет нарушением реализация товара от завода-производителя, купленного непосредственно у завода, на маркетплейсе или в физической точке. Проблемы будут, если продавец назовет свой магазин на маркетплейсе или в ТЦ брендом завода, не являясь при этом официальным дистрибьютором. В этом случае правообладатель бренда сможет запретить продавцу использовать свое название.

Исключение второе – регистрация в разных классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Дело в том, что при регистрации обозначения будущий правообладатель выбирает классы товаров или услуг, для которых будет действовать его товарный знак. В МКТУ 34 класса товаров и 11 услуг. Если обозначение зарегистрировано для категории смазочных материалов в классе 4, а использующий схожее обозначение представитель другого бизнеса работает с текстильными шторами в классе 24, то такое использование нарушением не будет.

Скорее всего, оппонент в споре будет рассчитывать именно на это: что удастся доказать использование знака в классе, отличном от зарегистрированного истцом обозначения. Другая тактика: доказать, что знаки на самом деле не схожи. И такие споры могут быть очень продолжительными и дорогими. Примером подобного спора двух компаний может быть разбирательство между АО «СОГАЗ» и ООО «ДубльГис» из-за логотипа. ООО «ДубльГис» провело ребрендинг и использовало в логотипе элемент, схожий до степени смешения с тем, что уже использовала компания «СОГАЗ» – схематичное изображение парашюта, которое в версии логотипа «ДубльГиса» обозначало геометку на карте. СОГАЗу пришлось доказывать, что логотипы схожи и из-за действий «ДубльГиса» произошло размытие бренда.

Исключение третье – использование бренда в информационных, а не коммерческих целях. Речь здесь идет о публикациях в СМИ, например, когда издания рассказывают о судебных спорах вокруг известных компаний. По закону это не считается коммерческим использованием.

Как еще нарушают права

Чем крупнее и известнее бренд, тем выше вероятность, что им попытаются воспользоваться. Часто при этом в суд подают на добросовестного игрока рынка, пытаясь получить выгоду.

Контрафакт на маркетплейсах

Неоригинальные товары под чужой маркировкой по закону являются контрафактом. Столкнуться с контрафактными товарами можно на маркетплейсах – и часто это становится сюрпризом для правообладателей. Один производитель игрушек решил открыть свой магазин на маркетплейсе Wildberries, при изучении площадки он увидел свои товары в два раза дешевле. Оказалось, что неизвестный производителю продавец ввозил в Россию игрушки и продавал их под видом оригинальных брендовых игрушек. Правообладатель направил жалобу в Wildberries, и маркетплейс заблокировал личный кабинет нарушителя. Ввезенные в Россию реплики игрушек были уничтожены. В качестве дополнительной меры защиты юристы «Гардиума» внесли бренд игрушек в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Реестр создан для того, чтобы предотвращать ввоз контрафактных товаров в страну. У таможенной службы есть возможность проверять товары на границе, поскольку бренд при включении в реестр ТРОИС описывается крайне подробно.

Киберсквоттинг

Нередки ситуации, когда названия известных брендов включают в доменные имена, пример тому – кейс компании «Гардиум» по защите товарных знаков известной фармкомпании Bionorica SE.

Кейс. Сторонними компаниями были зарегистрированы домены с названиями нескольких препаратов, которые выпускала немецкая фармкомпания – «Синупрет», «Бронхипрет» и «Мастодинон». Через суд удалось запретить сторонним компаниям использование этих обозначений в доменных именах, передать их фармкомпании и потребовать компенсацию. Такие компании или физические лица, которые регистрируют на себя домены с использованием названий известных брендов, называются киберсквоттерами. Киберсквоттеры пытаются таким образом получить деньги, перепродавая домены, часто – непосредственно правообладателям.

Патентный троллинг

Патентными троллями называют организацию или предпринимателя, которые специализируются на захвате чужих брендов. Они регистрирует их на себя, а потом предъявляют претензии владельцу бизнеса как правообладатели. Судебные споры и претензии – их главный заработок зарабатывают на спорах и претензиях. Бороться с ними можно, но дешевле не допускать ситуаций, в которых обозначение может быть захвачено недобросовестным правообладателем.

Кейс. Стать жертвой патентного тролля может стать и небольшой локальный бизнес. Например, студия маникюра. Можно представить такую ситуацию: предпринимательница открыла свою ногтевую студию, вела бизнес несколько лет, но не регистрировала название. И в какой-то момент получила претензию от зарегистрировавшего ее название тролля, который заявил, что она нарушает его права и обязана заключить с ним договор франшизы. Паушальный взнос по такому договору может быть существенный, как и размер ежемесячных роялти – в сотни тысяч рублей.

Юристам, которые представляли интересы «Перекрестка», нужно было приостановить рассмотрение исковых заявлений компании-правообладателя, аннулировать действие товарных знаков и добиться судебного решения в пользу своего клиента. Сделать это удалось, доказав недобросовестность истца – в пользу сыграл тот факт, что объем производства был значительно ниже стоимости судебных исков. Аннулировать товарные знаки удалось, доказав, что спорные обозначения являются названием острова и государства, могут восприниматься как указание на место происхождения товаров, а следовательно, не могут быть зарегистрированы в качестве самостоятельных товарных знаков. Кроме того, юристы сослались на то, что Святой Винсент, имя которого использовалось истцом, – канонический святой нескольких конфессий, использование его образа для продажи алкоголя может оскорблять религиозные чувства и противоречить общественным интересам.

Как понять, что использование незаконно

Любое использование зарегистрированного товарного знака без письменного согласия на это будет считаться нарушением.

Нарушение будет, если:

1. Правообладатель не давал согласие на использование бренда на сайте, например, в разделе клиентов, партнеров, спонсоров.
2. Продавец указывает на сайте товары под чужим брендом, но он не покупал их у производителя, а ввез контрафакт. Цена таких товаров обычно заметно дешевле.
3. Третьей стороной зарегистрировано доменное имя с включением названия, зарегистрированного как товарный знак.
4. Одноименная компания открылась в другом городе. С таким нарушением может столкнуться кто угодно, даже сами юристы. Так, в 2018 году в Санкт-Петербурге появилась организация с названием «Гардиум», и юристам «Гардиума» пришлось судиться, чтобы стороннюю организацию переименовали в ЕГРЮЛ.

Важно: товарный знак мало зарегистрировать, нужно еще правильно его использовать, чтобы избежать проблем и потенциальных рисков.

Проблемы могут появиться неожиданно, даже когда одной из сторон казалось, что их не будет. Так произошло в споре между двумя ИП, владельцами которых были супруги. Муж с женой вместе организовали бизнес – создали бренд одежды, который успешно продавался через маркетплейсы. Одно ИП, зарегистрированное на жену, получило сертификат на товарный знак, другое, ИП ее мужа, использовалось при регистрации в личном кабинете на маркетплейсе. Когда супруги решили развестись, им пришлось делить и бизнес. Развод был эмоциональным, и когда муж уже считал, что они договорились, получил от ИП его жены претензию – о незаконном использовании названия бренда. Предприниматель проигнорировал претензию и повестки в суд, в итоге ему пришлось заплатить бывшей жене пять миллионов рублей в качестве компенсации. Юристы посоветовали бы оформить лицензионный договор на использование товарного знака – это обошлось бы значительно дешевле, всего в 19 тысяч рублей за услугу оформления соглашения.

Наказание за незаконное использование

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака регламентирована статьей 1515 ГК РФ. Чаще всего правообладатели требуют:

• пресечение распространения товаров или услуг, маркированных чужим обозначением;
• изъятие и уничтожение таких товаров;
• возмещение убытков за незаконное использование;
• взыскание компенсации.

Важно: Возмещение убытков и взыскание компенсации – это не одно и то же, они рассчитываются и доказываются по-разному. Обосновать сумму для возмещения убытков сложнее, а чтобы добиться компенсации достаточно лишь доказать, что нарушение было. Поэтому юристы советуют требовать именно взыскания компенсации, а не возмещения убытков, судебная практика показывает, что ее получить проще.

Рассчитать размер убытков можно двумя способами. Первый – посчитать прибыль, которую получил нарушитель с продажи товаров под защищенной маркировкой, это будет упущенная выгода правообладателя. Второй – посчитать доход, который правообладатель получил бы по лицензионному договору на использование его обозначения. Это тоже может быть объемом упущенной выгоды.

Компенсация за нарушение прав на товарный знак может быть до пяти миллионов рублей за каждый случай нарушения при введении товара в оборот. Сумму компенсации можно установить в двукратном размере от стоимости незаконно промаркированного товара или в двойном размере от стоимости лицензионного договора, который мог бы дать нарушителю право реализовать товар.

Как защитить бренд, стратегии победы в споре

Чтобы название, логотип, слоган или иное средство индивидуализации бизнеса было под защитой, его нужно зарегистрировать в Роспатенте. Делать это лучше с помощью профессионалов – патентных поверенных, которые занимаются регистрацией товарных знаков. Они знают все подводные камни, основания для отказа, а современные компании с большим штатом сотрудников могут подсказать, что исправить и как доработать обозначение, чтобы повысить шансы на его регистрацию. Если свидетельство на знак уже есть, то можно готовить совместно с юристами стратегию защиты.

Мировое соглашение до суда

Заключить мировое соглашение – это самый оптимальный вариант развития событий, если было обнаружено нарушение. Договориться с нарушителем можно о запрете на использование товарного знака, если это первое нарушение. Например, продавец разместил маркированный чужим брендом товар на сайте, но не заплатил за это правообладателю. Тогда стороны могут пойти друг другу навстречу: продавец уберет товар и упоминание бренда с сайта, а правообладатель не пойдет в суд.

Другой вариант – продать лицензию на использование бренда и получать доход. Многие на это согласятся, особенно, когда выгода от использования обозначения выше, чем траты на лицензионные выплаты. Можно потребовать в досудебном порядке и компенсацию. Обычно это намного выгоднее и дешевле, чем идти в суд, особенно если у правообладателя хорошие юристы по интеллектуальной собственности.

Помочь с досудебным соглашением юристы тоже могут: составить претензию или ответ на нее, внести предложение, которое потенциально устроит обе стороны.

Если до суда не договорились

Когда есть свидетельство на товарный знак и произошло нарушение, действовать нужно поэтапно. В первую очередь на имя нарушителя готовится претензия – без нее идти в суд не стоит: сама подготовка претензии потребует сбора доказательств, которые позднее можно использовать в процессе. Кроме того, претензия обязательна при предъявлении ответчику имущественных требований.

Доказательствами для взыскания компенсации будут:

1. свидетельство о регистрации обозначения в Роспатенте;
2. обоснование факта нарушения (чеки, показания свидетелей, образцы товара);
3. обоснование суммы компенсации.

Если на претензию не приходит ответ в течение 30 дней, можно обращаться в суд. В случае с нарушением интеллектуальных прав иск будет рассматривать в первую очередь Арбитражный суд. Если одна из сторон не согласится с решением, его можно обжаловать сперва в апелляционной инстанции, а затем в кассации — на этом этапе подключится Суд по интеллектуальным правам.

Аннулировать бренд

Это один из способов защитить свои интересы, если владелец товарного знака фактически не использует спорное обозначение или использует его, но в других классах МКТУ. Тогда через суд можно аннулировать бренд, а после зарегистрировать его на себя. Еще одна причина, по которой можно требовать аннулирования бренда – его неохраноспособность. Хотя охраноспособность знака и является обязательным требованием Роспатента к регистрируемым обозначениям, иногда ее у бренда может не оказаться. Чтобы разобраться в этих тонкостях, точно потребуется помощь юристов.

Доказать недобросовестность регистратора

Эта стратегия хорошо работает с патентными троллями, когда есть возможность доказать, что целью регистрации бренда была не реализация товаров и услуг, а судебный процесс с целью взыскать компенсацию. В России есть несколько известных патентных троллей, которые регулярно пытаются отсудить шестизначные суммы у предпринимателей, а ведь не все споры доходят до суда. Сколько бизнес платит патентным троллям в досудебном порядке не знает никто. Патентные тролли пользуются незнанием закона, но с ними можно успешно бороться.

Получить максимум компенсации

Компенсацию можно получить за каждый факт нарушения, но чтобы это сделать, необходимо собрать доказательства, оценить объемы нарушения. В этом случае юристы могут провести контрольную закупку, а в случае маркетплейса – посмотреть, сколько магазином-нарушителем продано товаров. Для обоснования размера требований делается нотариально заверенный скриншот страницы магазина, после сумма компенсации тщательно рассчитывается с юристом по одной из существующих схем расчета. При выборе этой стратегии юрист также изучает практику споров по похожим делам, исследует принятые ранее решения, чтобы в процессе доказать суду законность требований.

Максимально снизить требования

Эта стратегия интересна в первую очередь тем, кто стал невольным нарушителем. Как и в уголовном праве, так и в арбитраже суд учитывает размер ущерба и частоту нарушений. Обычно юрист по интеллектуальному праву уже на этапе анализа спора может сказать, удастся ли выиграть спор или речь идет о снижении исковых требований.

Если речь идет о продаже небольшой партии товара или нарушение допущено впервые, хороший юрист может снизить сумму компенсации в два-пять раз. Если дело серьезнее, процесс может затянуться. Судебные споры и без того длятся месяцами, особо тяжелые споры могут занять годы, и затягивание процесса будет равноценно беспроцентному кредиту. Малый бизнес может разориться от выплаты 2-3 млн единовременной компенсации, а когда срок оплаты по судебному решению существенно отодвигается, есть возможность подготовиться и снизить риски банкротства.

При выборе любой стратегии на этапах важно быть внимательным к деталям, разбираться в тонкостях интеллектуальных прав, чтобы выработать правильную стратегию. Особенно профессиональная юридическая помощь потребуется, если дойдет до разбирательства в Суде по интеллектуальным правам. Эксперты «Гардиума» могут оказать необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе: от получения или составления претензии до непосредственного разбирательства в суде. Юристы возьмут на себя анализ перспектив дела, разработку стратегии и обоснования правовой позиции, поиск необходимых экспертов и представительство интересов в суде.

Резюме: защита товарного знака шаг за шагом

• Зарегистрировать свой бренд и использовать его (продавать товары, оказывать услуги и т. д.). Если товарный знак будет зарегистрирован, но не будет использоваться, у других игроков рынка будут основания, чтобы потребовать его аннуляции.
• При появлении нарушения зафиксировать его: сохранить чек о продаже товара, провести контрольную закупку, сделать фото- или видео.
• Составить претензию и направить ее нарушителю. Дополнительно можно подать жалобу в ФАС, Роспотребнадзор и полицию – сам факт таких заявлений будет дополнительным доказательством в суде.
• Если нет ответа на претензию или не удается договориться с нарушителем в досудебном порядке, обратиться с иском в Арбитражный суд.
• Предоставить суду все необходимые доказательства, вовремя отреагировать на апелляционную жалобу, если она будет.

Тарифы