Сходство товарного знака до степени смешения: как определить и чем опасно

Сходство до степени смешения — это понятие, с помощью которого эксперты определяют степень совпадения двух товарных знаков. Оно является важным фактором при рассмотрении дел о нарушении прав использования товарных знаков и свидетельствует о том, насколько вероятна ошибка в восприятии логотипа потребителями.

Маргарита Булычева

Ведущий юрист по интеллектуальному праву, патентный поверенный РФ № 2468

Получить консультацию

Главное в сходстве — это не буквальное совпадение, а ассоциации. Отдельные элементы товарного знака могут и не копировать напрямую элементы другого знака, зарегистрированного ранее, но в совокупности у потребителей может создаться впечатление, что знаки одинаковые.

Регистрация сходного до степени смешения товарного знака не всегда следствие умышленного нарушения прав владельца зарегистрированного логотипа. Иногда сходные товарные знаки пытаются зарегистрировать по ошибке, не проверив изображение или словесное обозначение по базам. Но иногда такие средства индивидуализации используются умышленно в конкурентной борьбе в целях извлечения выгоды из ложных ассоциаций, возникших у потребителей.

Например, в 2018 году компания Mars входила на российский рынок, в том числе, для продажи корма Kitecat и попыталась оспорить регистрацию товарного знака производителя кошачьего корма Mrcat от 2016 года — рисованного изображения кота, который держит лапой табличку с названием корма.

Представители Mars настаивали, что знак копирует их собственный, товары однородные, а в Евросоюзе их знак охраняется с 2007 года.

Однако ООО «Ганеша» (правообладатель знака Mrcat) доказало, что Kitecat на территории России не распространялся, следовательно, регистрация в Евросоюзе не имеет существенного значения, а между изображениями есть существенные отличия.

Суд встал на сторону производителей Mrcat, а Mars не смог выдавить с рынка одного из конкурентов.

Правовое регулирование

Сходство товарных знаков до степени смешения прямо в федеральных законах и постановлениях Правительства не определен. Гражданский кодекс регулирует вопрос сходных товарных знаков, когда описывает основания для отказа в регистрации знаков (ст. 1483 ГК РФ), а также при установлении ответственности за использование подобных логотипов (ст. 1515 ГК РФ).

Не получится зарегистрировать товарный знак, если он схож до степени смешения:

• с другим уже зарегистрированным знаком;
• со знаком, заявку на регистрацию которого правообладатель подал раньше;
• с общеизвестным знаком;
• с наименованием места происхождения товара или географическим обозначением;
• с фирменным наименованием или коммерческим обозначением, если они защищены в соответствии с законом;
• с селекционным достижением, которое зарегистрировали раньше даты заявки на регистрацию знака.

Важный нюанс — ограничения на регистрацию действуют, если знак пытаются зарегистрировать для однородных товаров, например, вы продаете обувь и хотите защитить товарный знак Naik. Если же под таким знаком вы планируете оказывать услуги по организации мероприятий, запрет на вас не распространяется.

Также можно обойти запрет на регистрацию, если получить согласие правообладателя схожего знака, но только при условии что два таких знака не будут вводить в заблуждение покупателей.

При оценке сходства эксперты и суды также принимают во внимание судебную практику. В п. 162 постановления Пленума №10 от 23.04.2019 Верховный суд РФ отмечает, что важна даже опасность смешения, то есть оценивается потенциальная возможность ввести потребителей в заблуждение. Также суды обращают внимание на следующие обстоятельства:

• насколько часто, долго и в отношении каких товаров правообладатель использует товарный знак;
• насколько товарный знак, смешение с которым предполагается, узнаваем потребителями;
• насколько внимательно потребители рассматривают данный товарный знак, обращают ли в принципе на него внимание;
• есть ли у правообладателя несколько схожих зарегистрированных знаков, которые представляют собой серию.

Видео: как Роспатент проверяет сходство до степени смешения

Эксперт с опытом работы в Роспатенте - Анастасия Давиденко, рассказала на вебинаре о том, как проверяют знаки в Роспатенте. Рассмотрели варианты, что делать, если знак сходен с другими. 

Скачать материалы вебинара и чек-лист по проверке бренда в Роспатенте.

Как оценивать сходство

Оценка сходства товарных знаков в России проводится Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти, ответственным за регистрацию товарных знаков и патентов. Подробно вопрос сходства до степени смешения регулируется Методическими рекомендациями для экспертов Роспатента. Этот документ описывает подходы, которые эксперты используют при оценке заявок на регистрацию товарных знаков, а также при рассмотрении споров, связанных с нарушением прав на указанные средства индивидуализации.

Рекомендации разделяют тождество (если знаки абсолютно одинаковые) и сходство до степени смешения (когда знаки формально разные, но совокупность составляющих их элементов создает у потребителей впечатление, что знаки абсолютно идентичны).

Оценка знаков зависит от их вида, критерии смешения также отличаются. Для словесных знаков (если регистрируется написание слова или фразы) применяются следующие критерии сходства:

Графическое. Зависит от шрифта, стиля написания букв, используемого алфавита, цветовых сочетаний.

Звуковое. Зависит от количества, построения, совпадения слогов, ударения, языка, на котором сформулирован знак, комбинации частей знака. Важно учитывать, что в знаках есть сильные и слабые элементы. Сильные элементы играют большую роль в определении сходства, поскольку они придают знаку оригинальность, тогда как слабые используются во многих обозначениях и не имеют индивидуализирующего характера.

Смысловое. Зависит от совпадения концепции, основных идей и значений, которые они передают. Если знаки имеют схожую тематику, относятся к одной отрасли или вызывают ассоциации с одними и теми же продуктами или услугами, это может считаться смысловым сходством.

При оценке смыслового (или семантического, как его еще называют) сходства товарных знаков рассматриваются следующие аспекты:

1. Концептуальная связь — оценивается, имеют ли знаки общую концепцию или связь на уровне основных идей, символов или образов.
2. Ассоциации и восприятие — рассматривается, какие ассоциации вызывают знаки у потребителей. Например, если два знака вызывают одинаковые представления о качестве, стиле или характеристиках товаров, это может считаться семантическим сходством.
3. Синонимичность или близость значений — оценивается, насколько близки значения или синонимы используемых слов или фраз в знаках.

Оценка сходства товарных знаков проводится с учетом всех критериев. Если знаки имеют значительное сходство в одном или нескольких аспектах (графическом, звуковом или смысловом), это может быть основанием для отказа в регистрации нового знака.

Для изобразительных знаков (если регистрируется рисунок) основным является критерий визуального сходства. Роспатент сравнивает внешний вид знаков, их графическое изображение, цветовую схему, форму, размеры и композицию. Знаки могут считаться зрительно похожими, если у них есть общие элементы или если они имеют схожие формы и структуру, цвета из одного спектра или палитры, похожую стилистику.

Однородность товаров и услуг

Помимо фактического сходства по одному из критериев решающим является использование спорного обозначения для похожих (однородных) товаров или услуг с теми, в которых распространяется товарный знак, уже получивший правовую охрану. Если товары или услуги одинаковые полностью или очень близки, например, одежда и обувь, использование сходных до степени смешения знаков недопустимо.

Среди признаков однородности выделяют:

1. одинаковые классы МКТУ;
2. вид товара и цели, для достижения которых он используется;
3. материал, из которого товар изготовлен;
4. условия продажи;
5. состав целевой аудитории;
6. взаимозаменяемость.

Если же по описанным выше признакам товары / услуги не совпадают, например, товары для рыбалки и бритвенные станки, риск признания использования сходного знака незаконным существенно снижается.

Мы рекомендуем не рисковать и получить письменное согласие правообладателя на использование вами сходного товарного знака, даже если вы распространяете товары из другого класса. Если вы не являетесь прямыми конкурентами, и классы действительно разные, проблем возникнуть не должно.

Сходство с названиями географических объектов

Ст. 1483 ГК РФ не допускает регистрацию товарного знака, совпадающего с географическим наименованием, кроме случаев, когда товар производится или напрямую связан с местностью, название которой используется в составе знака, например, осетинские пироги.

При этом оценка совпадения также осуществляется экспертами Роспатента в каждом случае индивидуально.

Индивидуальный предприниматель из Орла, занимающийся продажей мебели, попытался зарегистрировать товарный знак WISMAR. Роспатент отказал в регистрации, аргументировав решение тем, что Висмар — это город в Германии, а мебель производится не в этом городе. Палата по патентным спорам поддержала регистратора, отметив, что Германия ассоциируется с высоким качеством производства, и использование города в названии мебели может создать у потребителей мнение о том, что мебель изготовлена в Германии, а не в Орле.

Но суды встали на сторону российского предпринимателя, подтвердив, что:

• город Висмар не широко известен потребителям в России, следовательно, вероятность формирования ложных ассоциаций мала;
• Роспатент не доказал, что в Висмаре производят мебель, которая продается в России на законных основаниях с указанием места происхождения товара.

Сходство с промышленными образцами

Товарный знак может признаваться сходным до степени смешения не только с аналогичным знаком, но и с охраняемыми элементами запатентованного промышленного образца.

Отличие от сравнения с аналогичными знаками состоит в том, что элементы промышленного образца защищаются по умолчанию после получения патента вне зависимости от классов и категорий товаров, для которых такой образец используется, соответственно, однородность не принимается во внимание экспертами при оценке.

Промышленные образцы при подаче заявки на получения патента тоже проверяют на сходство с зарегистрированным товарными знаками и при наличии совпадений дают указание на корректировку совпадающих элементов.

Например, производитель мебели Импэкс хотел запатентовать образец кресла. При проведении экспертизы Роспатент указал на необходимость корректировки названия промышленного образца. В названии присутствовал элемент «FLEX», совпадающий с зарегистрированным товарным знаком.

Компания изменила название и успешно получила патент RU133714. 

Использование в составе знака официальной символики, объектов природы, культурных ценностей и памятников

Ограничения в данном случае связаны не со сходством до степени смешения, а с охраняемым статусом данных символов. Также значение имеет особая роль правообладателя — государства. Товарные знаки регистрируют, в основном, для более активной и защищенной коммерциализации товаров или услуг. В случае с официальной символикой и памятниками искусства коммерциализация кем-то, кроме государства или музеев недопустима без индивидуального рассмотрения каждого случая, поскольку может привести к ограничению доступа граждан к искусству и потенциальному причинению вреда репутации государства.

Однако гражданское законодательство не устанавливает абсолютный запрет на использование описанной символики — применяются ограничения. По общему правилу, использование недопустимо, но если вы получите разрешение органа государственной власти, музея или другого правообладателя символа на использование, Роспатент сможет зарегистрировать товарный знак.

Ограничение распространяются на:

• герб, флаг, гимн и иные атрибуты власти;
• изображения денежных знаков;
• награды;
• музейные экспонаты;
• объекты, охраняемые как наследие ЮНЕСКО.

Даже если правообладатель выдаст вам разрешение на использование, обычно в таких разрешениях указываются ограничения в части способов и условий использования, чтобы минимизировать потенциальный ущерб населению и репутации правообладателя.

Знаки отличались по цветовой гамме и графическому начертанию, но Роспатент, а впоследствии и Суд по интеллектуальным правам признали их сходными по следующим основаниям:

• полное звуковое сходство;
• одинаковый класс услуг;
• почти аналогичный шрифт в написании сильной части знака.

Споры рассматриваются не только в части смешения товарных знаков, но и в части сравнения промышленных образцов со знаками, как мы писали ранее. Иногда суд даже применяет критерий однородности, несмотря на отсутствие прямого указания в законе.

Так, Суд по интеллектуальным правам в решении от 16.08.2019 по делу №СИП-585/2018 сравнил промышленный образец «Этикетка» и товарный знак для сыра Ламбер на предмет сходства и сделал следующие выводы:

• изображения отличаются в части сильных, доминирующих элементов;
• недоминирующие элементы (цветовые сочетания, пейзаж) небольшого размера, влияние на общее впечатление потребителей не доказано, как и его отсутствие;
• нет смыслового сходства названий.

Однако, несмотря на указанные аргументы, суд отметил, что и промышленный образец, и товарный знак будут применяться для одной и той же категории товаров — сыры, что создает риск введения потребителей в заблуждение — цветовая палитра все же схожа. Тем самым, суд обязал Роспатент рассмотреть возражение производителя сыра Ламбер в отношении регистрации патента на промышленный образец повторно и более подробно исследовать мнение потребителей по поводу сравнения указанных объектов индивидуализации.

Президиум суда по интеллектуальным правам подтвердил выводы нижестоящей инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований. По мнению Президиума, слово «лошадиная» в обеих фразах находится в слабой позиции, а логическое ударение падает на «дозу» и «силу». Более того, «лошадиная сила» имеет еще и переносное значение, которое семантически кардинально отличается от смысла «лошадиной дозы». Регистрация товарного знака была признана надлежащей. 

Что делать при обнаружении сходства

Если вы только собираетесь регистрировать товарный знак или уже используете, но обнаружили очень похожий знак с более ранним приоритетом, рекомендуем обезопасить себя и свой бизнес от претензий.

Для начала проверьте классы и категории товаров, в которых применяется похожий товарный знак.

Если классы кардинально разные, поводов для беспокойства нет — Роспатент и суды крайне редко признают товарные знаки сходными до степени смешения в отношении разных категорий товаров и услуг.

Если классы похожи или одинаковы, вот что можно сделать:

1. Поменяйте логотип.
   Если товарный знак новый, и вы пока не начали его использование в бизнесе, эффективнее и безопаснее будет задуматься над разработкой и регистрацией обновленного знака. Перед подачей заявки обязательно проверьте знак по базам Роспатента и в интернете, чтобы исключить возможные риски.
2. Договоритесь с правообладателем о согласии на использование товарного знака.
   Если вы используете знак давно и не хотите терять клиентскую базу и заново продвигать свой бренд, попробуйте связаться с правообладателем и получить от него согласие на использование. Вероятность получения согласия велика, если, например, правообладатель не является вашим прямым конкурентом или если он использует знак нечасто и не получил большой известности среди потребителей. Следует учитывать, что зачастую такое согласие правообладатель предоставляет на возмездной основе, поэтому обсудите цену и заложите расходы в бюджет.
3. Если договориться не удалось, попробуйте аннулировать регистрацию чужого знака в совпадающих классах в связи с неиспользованием.
   Если же вы уверены в своих силах и в отсутствии сходства, а также убедились в том, что конкурент не использует товарный знак в классах, которые необходимы вам, можно продолжать вести деятельность и параллельно подать соответствующее заявление в Роспатент. Заранее подготовьте доказательства отсутствия похожих признаков и неиспользования знака. Принимайте во внимание тот факт, что Роспатент и СИП чаще встают на сторону правообладателей с более ранним приоритетом.

Чтобы не рисковать и вести бизнес максимально безопасно, обращайтесь к опытным юристам в сфере интеллектуальной собственности. «Гардиум» успешно практикует защиту прав клиентов в части товарных знаков. Эксперты построят линию защиты и опишут возможные последствия любого из выбранных вами вариантов поведения.

К нам можно обратиться и до возникновения спора, чтобы проанализировать степень риска для вашего бренда и заранее собрать доказательства для отстаивания своей позиции в случае возникновения претензий.

Тарифы