Как защитить товарный знак от конкурентов

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака

Лиц, самовольно, без разрешения правообладателей использующих чужие товарные знаки, ждут разные виды ответственности в зависимости от тяжести нарушения и требований пострадавшего либо госорганов, ответственных за контроль в сфере соблюдения исключительных прав.

1. Гражданско-правовая ответственность

Если вы решили предъявлять претензию нарушителю самостоятельно, не привлекая контролирующие органы государственной власти, вы можете в соответствии со ст. 1515 ГК РФ предъявить одно из следующих требований:

• уничтожить товары, на которых незаконно нанесен ваш логотип, за счет нарушителя. Эти товары считаются контрафактными, то есть продающимися без согласия правообладателя и без необходимых отчислений ему;
• удалить с документов, витрин, сайтов, рекламных и других визуальных материалов изображение незаконно использованного знака;
• возместить причиненные убытки;
• если рассчитать убытки сложно, то можно требовать компенсацию:
  • либо фиксированную — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей на усмотрение суда в зависимости от сути и тяжести нарушения;
  • либо относительную — в размере двукратной цены контрафакта или стоимости права использования товарного знака. За такую стоимость при расчете принимается цена, которую обычно устанавливают за правомерное использование по лицензионному договору.

Если в интересах общества контрафактные товары лучше не уничтожать (например, они нужны для лечения определенных категорий населения с редкими заболеваниями), суд может постановить переделать этикетки, убрав с них незаконно используемый знак, а сами товары сохранить в обороте.

2. Административная ответственность

Если вы решили пресечь нарушение с помощью государства и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) или в Роспотребнадзор, с большой долей вероятности получится привлечь нарушителя еще и к административной ответственности по одному из следующих оснований:

• за незаконное использование средств индивидуализации (ст. 14.10 КоАП РФ)
  
  Возможная ответственность для юридических лиц за каждое нарушение — штраф до 200 тысяч рублей и конфискация как самого контрафакта, так и устройств, на которых его производили. По этой статье дела обычно возбуждает Роспотребнадзор — ведь использование чужих товарных знаков вводит потребителей в заблуждение. Они думают, что покупают брендовую вещь и рассчитывают на определенное качество, а рискуют получить копию, далеко не всегда сделанную по стандартам правообладателя товарного знака.
• за действия, составляющие недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ)
  
  Возможная ответственность для юридических лиц за каждое нарушение — оборотный штраф от 1/100 до 15/100 выручки нарушителя на соответствующем товарном рынке, но минимум 100 тысяч рублей. Более того, на должностное лицо, например, генерального директора нарушителя могут наложить отдельный штраф до 20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до 3 лет.
• за нарушение законодательства о рекламе (1 ст. 14.3 КоАП РФ)
  
  Возможная ответственность для юридических лиц за каждое нарушение — штраф от 100 до 500 тысяч рублей. К нарушениям законодательства о рекламе относится, в том числе, распространение в рекламе недостоверной информации об исключительных правах или средствах индивидуализации товара (п. 7 ч. 3 ст. 5 Федерального закона о рекламе).

По двум последним статьям КоАП дела возбуждает ФАС, которая следит за добросовестностью конкуренции на различных товарных рынках, в том числе, за соблюдением конкурентами исключительных прав друг друга.

3. Уголовная ответственность

Ответственность для генерального директора компании или других физических лиц наступает при незаконном использовании чужого товарного знака. Могут:

• наложить штраф от 100 до 300 тысяч;
• привлечь к обязательным (до 480 часов) или к исправительным / принудительным работам максимум на 2 года;
• даже лишить свободы на срок до 2 лет со штрафом.

Чтобы стать субъектом уголовной ответственности по статье о незаконном использовании товарного знака, нужно совершить преступление неоднократно и причинить своими действиями правообладателю крупный ущерб — 250 тысяч рублей и более (ст. 180 УК РФ).Дела по статьям УК РФ возбуждает полиция.

Как бороться с нарушением прав на использование товарного знака

Чтобы остановить незаконное использование товарного знака и возместить ущерб в любой форме, доступной в соответствии с гражданским законодательством, правообладателю предстоит пройти несколько этапов.

Собрать доказательства

Если вы обнаружили свой товарный знак на чужой продукции или сайте, обязательно фиксируйте нарушение. Способы фиксации отличаются в зависимости от вида продукта:

• если продается контрафактный товар, можно провести подобие контрольной закупки: прийти под видом обычного покупателя в магазин или другую точку продажи контрафакта, купить его, сохранить чек;
• если товарный знак содержится в доменном имени, используется на сайте, в приложении или в рекламном баннере, обязательно сделайте скриншот. А идеальный вариант — обратитесь к нотариусу для составления нотариально заверенного протокола осмотра сайта или другого цифрового ресурса;
• фотографируйте, снимайте на видео любые другие нарушения, например, вывески. На первом этапе главная цель — собрать как можно больше визуальных подтверждений нарушения права.

Направить претензию нарушителю

После сбора доказательств сформулируйте требования и составьте претензию предполагаемому нарушителю.

Перед тем, как отправлять претензию, обязательно проверьте, какую деятельность ведет нарушитель, какие товары или услуги он реализует, используя ваш или очень похожий на него товарный знак. В претензии вам нужно акцентировать внимание на однородности деятельности нарушителя и классах МКТУ,в которых зарегистрирован ваш знак.

В претензию включайте:

• свое наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес и аналогичные данные по адресату претензии;
• описание товарного знака, номер свидетельства о регистрации, классы МКТУ, можно добавить ссылку на электронное свидетельство или приложить скан бумажного;
• описание нарушения в деталях с приложением подтверждающих скриншотов, фотографий, чеков и других доказательств, которые вы успели собрать;
• подтверждение однородности товаров или услуг;
• требования к нарушителю, например, выплатить компенсацию (с указанием размера), прекратить использование товарного знака;
• описание последствий невыполнения требований — например, обращение в суд или в ФАС.

Если вы готовы разрешить использование своего товарного знака за вознаграждение в соответствии с лицензионным договором, можете изложить этот вариант как альтернативный.

По возможности добавьте в претензию ссылки на нормативные правовые акты и похожую судебную практику. Чем более убедительную претензию вы составите, тем больше шанс, что нарушитель предпочтет не доводить дело до суда и предложит мирное урегулирование спора.

Пожаловаться в госорганы

Если вы настроены решительно и не готовы договариваться, параллельно с претензий можно направить заявления или жалобы в следующие уполномоченные государственные органы:

• Роспотребнадзор — можно пожаловаться от имени физического лица (например, генерального директора правообладателя) через специальную форму на сайте в электронном виде. Жалоба послужит основанием для проведения проверки Роспотребнадзором, по итогам которой может быть составлен протокол и направлена аналогичная жалоба в суд с требованием о привлечении нарушителя к административной ответственности.
• ФАС — можно направить заявление, аналогичное по содержанию претензии, но без требований к нарушителю, а с указанием на ведение им недобросовестной конкуренции и нарушение закона о рекламе (если такое присутствует). Просите ФАС провести проверку.

В случае если по результатам проверки ФАС выявит правонарушение, она вправе самостоятельно подать жалобу в суд с требованием о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Порядок подачи заявления в ФАС описан на официальном сайте.

Написать заявление в полицию вы, безусловно, вправе, но это самый неэффективный метод реагирования из перечисленных — малый процент заведения и раскрытия дел, невысокий приоритет среди других дел в производстве правоохранительных органов.

Более того, юридическое лицо к уголовной ответственности привлечь не получится — только его генерального директора или иное уполномоченное лицо, что существенно сокращает размер компенсацию, которую фактически получится истребовать.

Пожаловаться в интернете

Владельцы социальных сетей и рекламных площадок в большинстве случаев внимательно следят за нарушением прав, в том числе исключительных прав на контент и товарные знаки. Практически в любой сети есть кнопка «пожаловаться», нажав на которую и объяснив ситуацию, вы направляете запрос на блокировку нарушителя на той или иной площадке.

Обычно площадки предпочитают удовлетворить запрос правообладателя и не разбираются слишком тщательно.

Чтобы пресечь использование аналогичного товарному знаку доменного имени, придется идти в суд — регистраторы аннулируют или передают права администрирования домена только по соответствующему решению. Об этом пишет и один из крупнейших регистраторов Рунета REG.RU в пояснениях на официальном сайте.

Разъяснения по дискуссионным вопросам в рамках доменных споров давал Суд по интеллектуальным правам в справке от 28 марта 2014 года № СП-21/4. Исходя из справки, аннулировать доменное имя или передать права администрирования принудительно можно по решению суда, в том числе, в следующих случаях:

• доменное имя ответчика тождественно или похоже на зарегистрированный товарный знак истца;
• доменное имя используется администратором недобросовестно, например, он зарегистрировал доменное имя исключительно с намерением препятствовать бизнесу.

Подать в суд

Если ни один из способов препятствования нарушениям права использования товарного знака не помог, можно обратиться с исковым заявлением в суд.

Заявление включает в себя сведения, аналогичные указанным в претензии. Особое внимание обратите на исковые требования, то есть на действия нарушителя, которые он должен совершить в случае удовлетворения судом искового заявления, например:

• перестать использовать знак в рекламных объявлениях, на вывесках и баннерах в сети интернет, на документации и на самом товаре, если применимо;
• прекратить распространение, включая продажу, и уничтожить контрафактные товары. Обязательно указывайте, что эти действия нарушитель должен осуществить за свой счет и своими силами;
• возместить убытки, если вы можете их посчитать, либо компенсацию в соответствии со ст. 1515 ГК РФ;
• прекратить использование или передать права администрирования доменного имени, в котором незаконно использован товарный знак.

Споры в отношении законности использования товарных знаков рассматриваются арбитражными судами в первой инстанции и апелляции. Если в двух инстанциях разрешить спор не удалось, дело передается на рассмотрение в специализированную кассационную инстанцию – суд по интеллектуальным правам.

Как реагировать на претензию об использовании чужого товарного знака

Если вы получили претензию правообладателя товарного знака о том, что вы без достаточных законных оснований используете чужое зарегистрированное средство индивидуализации, для начала необходимо проверить фактические обстоятельства, а именно:

• срок охраны товарного знака в открытом реестре на сайте ФИПС. Если охрана прекратилась, вы ничего не нарушаете;
• кроме того, действует знак или нет, важна дата приоритета товарного знака. Например, если вы начали вести деятельность успешно и приобрели узнаваемость среди потребителей задолго до того, как отправитель претензии зарегистрировал товарный знак, у вас высокие шансы доказать свою добросовестность. Вы даже можете направить возражения в отношении правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 8 ст. 1483 ГК РФ;
• если знак действителен, посмотрите, какие классы МКТУ указаны в свидетельстве, и совпадают ли эти классы с теми видами деятельности, которые вы осуществляете. Например, вы продаете мебель, а знак зарегистрирован для оказания услуг общественного питания.

Если вы все проверили и поняли, что действительно незаконно используете чужой товарный знак, свяжитесь с тем, кто направил претензию, и уточните, как можно разрешить спор до суда. Возможно, будет достаточно прекращения незаконного использования знака. Если с вас требуют выплаты компенсации, постарайтесь снизить ее размер, посчитав возможные убытки на стороне правообладателя своими силами.

Если вас продолжает интересовать использование конкретного знака даже после получения претензии, обратитесь к правообладателю с предложением заключить лицензионный договор, по которому вы получите право использовать знак определенными способами и в определенных пределах, а он будет получать вознаграждение без каких-либо расходов и затрат.

Лицензионный договор необходимо будет зарегистрировать в Роспатенте, но обычно этим занимается правообладатель.