+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 665 82 58
Личный кабинет

Как защитить товарный знак от конкурентов

107
0 комментариев
12 минут

Для того чтобы товары или услуги пользовались популярностью у потребителей, предпринимателям приходится рекламировать их и вкладываться в продвижение. Компания или продукт должны запоминаться, в идеале — ассоциироваться с символом или названием.

Анализ судебного спора по товарным знакам
Ирина Резникова
Ирина Резникова
Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Одно из очевидных решений для эффективного продвижения товаров и услуг — создание и регистрация товарного знака. Ассоциация с ним и будет побуждать потребителей покупать товар. Товарный знак — фундамент любого бренда, он обеспечивает узнаваемость продукта. Через товарный знак формируется и репутация бренда, которую потребители проецируют на свои решения о выборе конкретного производителя товара.

В идеальном будущем предприниматель зарабатывает миллионы, бренд уже хорошо знаком потребителям и занимает отличные позиции на рынке. И тут внезапно обнаруживается, что конкурент практически скопировал его и рекламирует свой товар.

Расскажем о том, что же делать в этой неприятной ситуации, всегда ли получится наказать конкурента и как вести себя, если вы совершенно случайно, но, кажется, незаконно скопировали чужое средство индивидуализации.

Как выявить незаконное использование

Использовать товарный знак другого правообладателя, не допуская при этом нарушений законодательства, можно только в следующих случаях:

  • если вы заключили лицензионный договор, в котором указаны способы, пределы, срок использования знака и перечень товаров, работ или услуг, которые можно распространять с использованием этого знака (ст. 1489 ГК РФ);
  • если вы заключили договор коммерческой концессии или, проще говоря, купили франшизу, и франчайзер предоставил вам право использования товарного знака, помимо прочего (ст. 1027 ГК РФ).
  • если правообладатель дал вам письменное согласие на использование товарного знака. Этот способ работает, если два юридических лица вместе делают проект, например, и одно размещает на сайте логотипы другого.

Если вы не заключали указанных договоров с тем, кто использует ваш товарный знак, и не давали согласия, есть вероятность, что он используется незаконно.

Но перед тем, как направлять претензию и подавать иск в суд, стоит обязательно проверить, все ли обстоятельства незаконного использования совпадают. Важно, чтобы в нарушении присутствовали все обстоятельства одновременно, а не одно из них.

Ниже рассказываем, как описывать обстоятельства нарушения, какие доказательства нужно собрать и как это сделать максимально эффективно.

Использование товарного знака признается не соответствующим требованиям закона в следующих случаях, они перечислены в п. 3 ст. 1484 ГК РФ:

1. Идентичность (тождество) или сходство двух товарных знаков до степени смешения

Когда товарные знаки абсолютно одинаковые, проблем с доказыванием факта копирования в суде обычно не возникает – нарушение налицо. Однако, если знаки очень похожи, но не полностью совпадают, потребуется доказать, что они схожи друг с другом до степени смешения. То есть потребители с высокой долей вероятности ассоциируют продукт нарушителя без зарегистрированного товарного знака с вашим именно из-за сходства визуальной или буквенной части.

Сходство знаков определяется в ходе экспертизы при регистрации, и при необходимости в ходе судебной экспертизы для фиксации нарушения .

Роспатент в 2009 году выпустил рекомендации по проверке знаков на тождество и сходство. Выделяют три разновидности сходства: звуковое, графическое и семантическое (смысловое). Расскажем о них подробнее.

Словесное и звуковое сходство

Звуковое сходство, в том числе, определяется исходя из количества и совпадения слогов в слове , сочетаний звуков и ударения. К наиболее распространенным относят следующие комбинации:

  • одинаковое звучание одной части знака и сходство звучания другой.
    Например, КИБО / ПИБО, ВИРОН / ВИЛОМ.

    Если слово длинное, например, ФАРМАЛЕВИТ, сходным до степени смешения могут признать обозначение с тождественным началом и концом и сходной серединой, например, ФАРМИЛОВИТ.
  • один знак входит в состав другого или дополняется цифрами, символами, которые не меняют звучание кардинально.
    Например, FREESTYLE / FREESTYLE AND CO, MOS / MOS77

При этом перевод или написание знака на другом языке не имеет значения, если фонетически два знака — зарегистрированный и скопированный – звучат одинаково.

Визуальное сходство

Визуальное сходство определяют исходя из общего впечатления и частных признаков: шрифт, написание букв (печатные, письменные, заглавные, строчные), тип алфавита, цветовые сочетания.

Если знак представляет собой слово или фразу, исполненную креативно в виде изображения, с использованием разных цветов и графических элементов, оценивать такой знак стоит как графический, а не как словесный.

В практике нарушением прав использования товарного знака считается не только визуальное сходство двух знаков, но и, например, сходство товарного знака и товара, изготовленного в форме, близкой к товарному знаку. Так, компания Carte Blanche Greetings Limited потребовала взыскать компенсацию с ИП Сидоровой Инны Алексеевны за то, что она изготавливала и продавала мягкую игрушку в форме медведя, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком медвежонок Ми Ту Ю (серый медвежонок с синим носом и заплаткой).

Суды поддержали правообладателя и взыскали компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Смысловое сходство

Товарные знаки могут быть признаны сходными семантически, в том числе, в следующих случаях:

  • используются похожие понятия, синонимы, например, МУЗЫКА/МЕЛОДИЯ;
  • обозначения совпадают на разных языках (прямой перевод);
  • во фразе есть ключевое слово с самостоятельным значением, и это слово на двух знаках совпадает.

При этом иногда смысловое различие помогает признать, что знаки не совпадают, хоть и пишутся похоже. Например, ТАНЕЦ / ТАНОС — совпадает более половины букв и весь первый слог, но значение абсолютно разное.

Даже если знаки похожи визуально и словесно, это не гарантирует явного нарушения прав использования товарного знака. ЗАО Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» зарегистрировал товарный знак «Шоколадница» для кондитерских изделий и пожаловался на использование ОАО «Хлебпром» названия «Шоколадник» для своего продукта (торта).

Суды рассмотрели доводы комбината и признали их необоснованными по следующим причинам:

  • общий корень - ШОКОЛАД – имеет описательное значение для всех продуктов, в составе которых используется шоколад, и не может считаться уникальным отличительным элементом;
  • отличают спорные знаки их окончания –НИК и –НИЦА, указывающие на род слов и значительно, по мнению суда, влияющие на восприятие слов потребителями;
  • между словами есть семантическое отличие: шоколадница – это прибор для варки шоколада, а шоколадник – это дерево какао либо тот, кто изготавливает шоколад.

2. Однородный класс деятельности

Когда вы регистрируете товарный знак, вы должны выбрать классы товаров и услуг, в которых вы будете его применять. Если вы, например, зарегистрировали логотип «Форвард» для спортивных товаров и мероприятий, то другие компании не вправе регистрировать похожие именно в этих классах, а продавать адронные коллайдеры «Форвард» могут без проблем.

Все актуальные классы товаров и услуг можно найти в Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ), актуальные версии на своей странице публикует ФИПС.

Посмотреть классы своего знака, если вы вдруг их забыли, или чужого, если вы знаете номер свидетельства о регистрации, можно в открытом реестре. Там вы увидите свидетельство в электронном виде, где в пункте (511) перечисляются классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг.

Нарушением признается не только использование тождественного товарного знака в том же классе МКТУ, но и использование для схожих товаров, например, одежда и обувь, автомобили и мотоциклы. Но такое сходство придется дополнительно доказывать в суде.

3. Использование в коммерческих целях

Вы можете сшить для себя футболку с логотипом Adidas и носить ее в зале или даже на даче, это не будет признаваться нарушением исключительных прав Adidas, поскольку вы используете футболку в личных целях и не получаете прибыли за то, что носите ее.

Но если вы сошьете целый тираж футболок с нашивкой Adidas и будете продавать их, вы нарушите исключительное право Adidas на использование товарного знака, поскольку без достаточного правового основания используете его с целью получения прибыли.

Использование — это не только размещение товарного знака на товарах, но и его изображение на документах, которые сопровождают продажу товаров, на баннерах, в рекламных объявлениях, постах в соцсетях и статьях в блогах, в доменном имени сайта.

Поэтому даже если вы сделаете лендинг с доменным именем adidasexclusive.ru и будете что-то с его использованием продавать или рекламировать, сам адрес лендинга уже нарушает исключительное право Adidas.

Ответственность за незаконное использование чужого товарного знака

Лиц, самовольно, без разрешения правообладателей использующих чужие товарные знаки, ждут разные виды ответственности в зависимости от тяжести нарушения и требований пострадавшего либо госорганов, ответственных за контроль в сфере соблюдения исключительных прав.

1. Гражданско-правовая ответственность

Если вы решили предъявлять претензию нарушителю самостоятельно, не привлекая контролирующие органы государственной власти, вы можете в соответствии со ст. 1515 ГК РФ предъявить одно из следующих требований:

  • уничтожить товары, на которых незаконно нанесен ваш логотип, за счет нарушителя. Эти товары считаются контрафактными, то есть продающимися без согласия правообладателя и без необходимых отчислений ему;
  • удалить с документов, витрин, сайтов, рекламных и других визуальных материалов изображение незаконно использованного знака;
  • возместить причиненные убытки;
  • если рассчитать убытки сложно, то можно требовать компенсацию:
    • либо фиксированную — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей на усмотрение суда в зависимости от сути и тяжести нарушения;
    • либо относительную — в размере двукратной цены контрафакта или стоимости права использования товарного знака. За такую стоимость при расчете принимается цена, которую обычно устанавливают за правомерное использование по лицензионному договору.

Если в интересах общества контрафактные товары лучше не уничтожать (например, они нужны для лечения определенных категорий населения с редкими заболеваниями), суд может постановить переделать этикетки, убрав с них незаконно используемый знак, а сами товары сохранить в обороте.

2. Административная ответственность

Если вы решили пресечь нарушение с помощью государства и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) или в Роспотребнадзор, с большой долей вероятности получится привлечь нарушителя еще и к административной ответственности по одному из следующих оснований:

  • за незаконное использование средств индивидуализации (ст. 14.10 КоАП РФ)

    Возможная ответственность для юридических лиц за каждое нарушение — штраф до 200 тысяч рублей и конфискация как самого контрафакта, так и устройств, на которых его производили. По этой статье дела обычно возбуждает Роспотребнадзор — ведь использование чужих товарных знаков вводит потребителей в заблуждение. Они думают, что покупают брендовую вещь и рассчитывают на определенное качество, а рискуют получить копию, далеко не всегда сделанную по стандартам правообладателя товарного знака.
  • за действия, составляющие недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП РФ)

    Возможная ответственность для юридических лиц за каждое нарушение — оборотный штраф от 1/100 до 15/100 выручки нарушителя на соответствующем товарном рынке, но минимум 100 тысяч рублей. Более того, на должностное лицо, например, генерального директора нарушителя могут наложить отдельный штраф до 20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до 3 лет.
  • за нарушение законодательства о рекламе (1 ст. 14.3 КоАП РФ)

    Возможная ответственность для юридических лиц за каждое нарушение — штраф от 100 до 500 тысяч рублей. К нарушениям законодательства о рекламе относится, в том числе, распространение в рекламе недостоверной информации об исключительных правах или средствах индивидуализации товара (п. 7 ч. 3 ст. 5 Федерального закона о рекламе).

По двум последним статьям КоАП дела возбуждает ФАС, которая следит за добросовестностью конкуренции на различных товарных рынках, в том числе, за соблюдением конкурентами исключительных прав друг друга.

3. Уголовная ответственность

Ответственность для генерального директора компании или других физических лиц наступает при незаконном использовании чужого товарного знака. Могут:

  • наложить штраф от 100 до 300 тысяч;
  • привлечь к обязательным (до 480 часов) или к исправительным / принудительным работам максимум на 2 года;
  • даже лишить свободы на срок до 2 лет со штрафом.

Чтобы стать субъектом уголовной ответственности по статье о незаконном использовании товарного знака, нужно совершить преступление неоднократно и причинить своими действиями правообладателю крупный ущерб — 250 тысяч рублей и более (ст. 180 УК РФ).Дела по статьям УК РФ возбуждает полиция.

Как бороться с нарушением прав на использование товарного знака

Чтобы остановить незаконное использование товарного знака и возместить ущерб в любой форме, доступной в соответствии с гражданским законодательством, правообладателю предстоит пройти несколько этапов.

Собрать доказательства

Если вы обнаружили свой товарный знак на чужой продукции или сайте, обязательно фиксируйте нарушение. Способы фиксации отличаются в зависимости от вида продукта:

  • если продается контрафактный товар, можно провести подобие контрольной закупки: прийти под видом обычного покупателя в магазин или другую точку продажи контрафакта, купить его, сохранить чек;
  • если товарный знак содержится в доменном имени, используется на сайте, в приложении или в рекламном баннере, обязательно сделайте скриншот. А идеальный вариант — обратитесь к нотариусу для составления нотариально заверенного протокола осмотра сайта или другого цифрового ресурса;
  • фотографируйте, снимайте на видео любые другие нарушения, например, вывески. На первом этапе главная цель — собрать как можно больше визуальных подтверждений нарушения права.

Направить претензию нарушителю

После сбора доказательств сформулируйте требования и составьте претензию предполагаемому нарушителю.

Перед тем, как отправлять претензию, обязательно проверьте, какую деятельность ведет нарушитель, какие товары или услуги он реализует, используя ваш или очень похожий на него товарный знак. В претензии вам нужно акцентировать внимание на однородности деятельности нарушителя и классах МКТУ,в которых зарегистрирован ваш знак.

В претензию включайте:

  • свое наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес и аналогичные данные по адресату претензии;
  • описание товарного знака, номер свидетельства о регистрации, классы МКТУ, можно добавить ссылку на электронное свидетельство или приложить скан бумажного;
  • описание нарушения в деталях с приложением подтверждающих скриншотов, фотографий, чеков и других доказательств, которые вы успели собрать;
  • подтверждение однородности товаров или услуг;
  • требования к нарушителю, например, выплатить компенсацию (с указанием размера), прекратить использование товарного знака;
  • описание последствий невыполнения требований — например, обращение в суд или в ФАС.

Если вы готовы разрешить использование своего товарного знака за вознаграждение в соответствии с лицензионным договором, можете изложить этот вариант как альтернативный.

По возможности добавьте в претензию ссылки на нормативные правовые акты и похожую судебную практику. Чем более убедительную претензию вы составите, тем больше шанс, что нарушитель предпочтет не доводить дело до суда и предложит мирное урегулирование спора.

Что делать, если вы получили претензию

Пожаловаться в госорганы

Если вы настроены решительно и не готовы договариваться, параллельно с претензий можно направить заявления или жалобы в следующие уполномоченные государственные органы:

  • Роспотребнадзор — можно пожаловаться от имени физического лица (например, генерального директора правообладателя) через специальную форму на сайте в электронном виде. Жалоба послужит основанием для проведения проверки Роспотребнадзором, по итогам которой может быть составлен протокол и направлена аналогичная жалоба в суд с требованием о привлечении нарушителя к административной ответственности.
  • ФАС — можно направить заявление, аналогичное по содержанию претензии, но без требований к нарушителю, а с указанием на ведение им недобросовестной конкуренции и нарушение закона о рекламе (если такое присутствует). Просите ФАС провести проверку.

В случае если по результатам проверки ФАС выявит правонарушение, она вправе самостоятельно подать жалобу в суд с требованием о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Порядок подачи заявления в ФАС описан на официальном сайте.

Написать заявление в полицию вы, безусловно, вправе, но это самый неэффективный метод реагирования из перечисленных — малый процент заведения и раскрытия дел, невысокий приоритет среди других дел в производстве правоохранительных органов.

Более того, юридическое лицо к уголовной ответственности привлечь не получится — только его генерального директора или иное уполномоченное лицо, что существенно сокращает размер компенсацию, которую фактически получится истребовать.

Пожаловаться в интернете

Владельцы социальных сетей и рекламных площадок в большинстве случаев внимательно следят за нарушением прав, в том числе исключительных прав на контент и товарные знаки. Практически в любой сети есть кнопка «пожаловаться», нажав на которую и объяснив ситуацию, вы направляете запрос на блокировку нарушителя на той или иной площадке.

Обычно площадки предпочитают удовлетворить запрос правообладателя и не разбираются слишком тщательно.

Чтобы пресечь использование аналогичного товарному знаку доменного имени, придется идти в суд — регистраторы аннулируют или передают права администрирования домена только по соответствующему решению. Об этом пишет и один из крупнейших регистраторов Рунета REG.RU в пояснениях на официальном сайте.

Разъяснения по дискуссионным вопросам в рамках доменных споров давал Суд по интеллектуальным правам в справке от 28 марта 2014 года № СП-21/4. Исходя из справки, аннулировать доменное имя или передать права администрирования принудительно можно по решению суда, в том числе, в следующих случаях:

  • доменное имя ответчика тождественно или похоже на зарегистрированный товарный знак истца;
  • доменное имя используется администратором недобросовестно, например, он зарегистрировал доменное имя исключительно с намерением препятствовать бизнесу.

Подать в суд

Если ни один из способов препятствования нарушениям права использования товарного знака не помог, можно обратиться с исковым заявлением в суд.

Заявление включает в себя сведения, аналогичные указанным в претензии. Особое внимание обратите на исковые требования, то есть на действия нарушителя, которые он должен совершить в случае удовлетворения судом искового заявления, например:

  • перестать использовать знак в рекламных объявлениях, на вывесках и баннерах в сети интернет, на документации и на самом товаре, если применимо;
  • прекратить распространение, включая продажу, и уничтожить контрафактные товары. Обязательно указывайте, что эти действия нарушитель должен осуществить за свой счет и своими силами;
  • возместить убытки, если вы можете их посчитать, либо компенсацию в соответствии со ст. 1515 ГК РФ;
  • прекратить использование или передать права администрирования доменного имени, в котором незаконно использован товарный знак.

Споры в отношении законности использования товарных знаков рассматриваются арбитражными судами в первой инстанции и апелляции. Если в двух инстанциях разрешить спор не удалось, дело передается на рассмотрение в специализированную кассационную инстанцию – суд по интеллектуальным правам.

Как реагировать на претензию об использовании чужого товарного знака

Если вы получили претензию правообладателя товарного знака о том, что вы без достаточных законных оснований используете чужое зарегистрированное средство индивидуализации, для начала необходимо проверить фактические обстоятельства, а именно:

  • срок охраны товарного знака в открытом реестре на сайте ФИПС. Если охрана прекратилась, вы ничего не нарушаете;
  • кроме того, действует знак или нет, важна дата приоритета товарного знака. Например, если вы начали вести деятельность успешно и приобрели узнаваемость среди потребителей задолго до того, как отправитель претензии зарегистрировал товарный знак, у вас высокие шансы доказать свою добросовестность. Вы даже можете направить возражения в отношении правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 8 ст. 1483 ГК РФ;
  • если знак действителен, посмотрите, какие классы МКТУ указаны в свидетельстве, и совпадают ли эти классы с теми видами деятельности, которые вы осуществляете. Например, вы продаете мебель, а знак зарегистрирован для оказания услуг общественного питания.

Если вы все проверили и поняли, что действительно незаконно используете чужой товарный знак, свяжитесь с тем, кто направил претензию, и уточните, как можно разрешить спор до суда. Возможно, будет достаточно прекращения незаконного использования знака. Если с вас требуют выплаты компенсации, постарайтесь снизить ее размер, посчитав возможные убытки на стороне правообладателя своими силами.

Если вас продолжает интересовать использование конкретного знака даже после получения претензии, обратитесь к правообладателю с предложением заключить лицензионный договор, по которому вы получите право использовать знак определенными способами и в определенных пределах, а он будет получать вознаграждение без каких-либо расходов и затрат.

Лицензионный договор необходимо будет зарегистрировать в Роспатенте, но обычно этим занимается правообладатель.

Ирина Резникова

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947
20 лет опыта в сфере интеллектуальной собственности, арбитражного судопроизводства и корпоративного права. Возглавляла правовое управление в топ-5 лизинговых компаний России. Лидер по взысканию компенсаций за незаконное использование товарных знаков.
Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,
Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
Споры,
Недобросовестная конкуренция в сфере прав на товарные знаки: что это такое и чем грозит

Недобросовестная конкуренция в сфере прав на товарные знаки: что это такое и чем грозит

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Ответственность и компенсация за нарушение прав на товарный знак

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,
Кража интеллектуальной собственности: что делать, если кто-то украл патент или товарный знак

Кража интеллектуальной собственности: что делать, если кто-то украл патент или товарный знак

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Сходство товарного знака до степени смешения: как определить и чем опасно

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Споры,

Незаконное использование товарного знака: виды нарушений и ответственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Что делать, если получил исковое заявление за использование чужого товарного знака

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Как подать иск о нарушении товарного знака

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Популярное

Читать также

Как выбрать доменное имя для сайта

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Товарные знаки,

Использование чужого логотипа

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Как выбрать наименование юрлица

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: как понять, простить и защитить

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,

Споры в сфере IT и по использованию программ

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Программы,

Лицензионный договор на использование патента

Денис Волков
Денис Волков
Споры,

Расторжение лицензионного договора

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
Споры,

Регистрация ноу хау в Роспатенте

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Уступка товарного знака

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Защита ноу-хау (секрета производства)

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Споры,

Защита в спорах по лицензионным договорам, договорам коммерческой концессии, договорам отчуждения и залога

Денис Волков
Денис Волков
Споры,

Лицензионный договор на товарный знак

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,