Интеллектуальная собственность на маркетплейсах: как понять, простить и защитить

Рассказать обо всех нарушениях на маркетплейсах в рамках одной статьи невозможно – их слишком много. Рассмотрим самые распространенные: нарушения исключительных прав на товарные знаки и объекты авторского права.

Ирина Резникова

Управляющий партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Виды нарушений

Среди наиболее частых это:

• Указание в карточке товара бренда без разрешения правообладателя.
  Например, при описании характеристик.
• Публикация объекта авторского права без разрешения правообладателя.
  Например, размещение фото в карточке или фото, где изображена некая вещь с отличительным логотипом.
• Размещение фото брендированного товара.

Но несмотря на это, правообладатели чаще предъявляют иски именно к маркетплейсу, ведь он известный и наверняка располагает большими средствами в отличие от мелких компаний, которые на нем представлены.

Исходя из практики ведения споров, сложилась двоякая ситуация по распределению ответственности:

• Маркетплейс несет ответственность с продавцом солидарно и правообладатель может предъявить требования к обоим.
• Прямым нарушителем выступает продавец, а маркетплейс – информационный посредник.

Определение информационного посредника указано в статье 1253.1 ГК РФ:

• лицо, которое передает материалы в информационно-телекоммуникационной сети и в сети «Интернет»;
• лицо, которое предоставляет возможность размещать материалы с использованием информационно-телекоммуникационной сети;
• лицо, которое предоставляет возможность доступа к материалу в этой сети.

По логике маркетплейс можно отнести ко второму пункту. Но есть нюансы.

Маркетплейсы по-разному взаимодействуют с продавцами (партнерами). Одни предоставляют только техническую возможность публикации информации о товарах, при этом не участвуют в продаже. С продавцом заключается договор на оказание услуг по размещению предложений, организации доставки и документооборота. Так работает, например, «Яндекс.Маркет».

В подобных случаях маркетплейс считается информационным посредником и не выступает прямым нарушителем исключительных прав.

Другие маркетплейсы участвуют в цепочке продаж. Они действуют от лица продавца согласно агентскому договору. Из полученных денег от покупателя маркетплейс удерживает свой процент, а остаток направляет партнеру.

По мнению Верховного Суда, если маркетплейс получает доход от непосредственной продажи контрафакта, отнести его к информационному посреднику нельзя (п. 78 Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019). То есть правообладатель может направлять к нему требования как к одному из нарушителей.

Но положения Пленума ВС носят рекомендательный характер. Судебная практика на местах неоднозначная. Суды учитывают прочие факторы, например, запрашивал ли маркетплейс подтверждение исключительных прав у продавца перед публикацией карточки или кто являлся получателем денег от покупателя.

Далее несколько примеров из судебной практики:

1) Маркетплейс «Озон» обязан выплатить 2 млн рублей за нарушение исключительных прав на образ «Ждуна» при продаже мягких игрушек одним из продавцов (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № А40-182069/17-105-1266).

2) ИП обратился с иском к производителю и продавцу вафельных трубочек, а также к маркетплейсу. По мнению предпринимателя, при реализации товаров были нарушены его исключительные права на товарный знак.

Суд взыскал компенсацию с производителя и продавца солидарно 200 тысяч рублей. При этом положения об информационных посредниках к маркетплейсу не применялись (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № А40-302888/19).

3) Компания «Комфортплюс» (владелец товарного знака) потребовала от маркетплейса «Вайлдберриз» и продавца компенсацию солидарно в размере 2 млн рублей. Суды трех инстанций удовлетворили требования в полном объеме. Маркетплейс не признали информационным посредником по следующим причинам:

• маркетплейс знал о содержании размещенной информации и мог вносить в нее изменения;
• маркетплейс выступал получателем денег от покупателя, что подтверждается электронными чеками (Постановление СИП № А41-85375/2020).

4) Компания «СушиВесла» обратилась с иском к маркетплейсу «Деливери Клаб» о признании незаконным использование ответчиком изображения роллов. Исключительное право на объект принадлежало истцу. Также истец потребовал компенсацию 320 тысяч.

В иске отказали. Маркетплейс не имел возможности проверить наличие у продавца права на товарный знак. Это значит, что он не должен ничего выплачивать правообладателю (Постановление СИП № А40-214785/2019).

5) Владелец товарного знака на сухофрукты предъявил иск к маркетплейсу «Озон» о взыскании компенсации 500 тысяч рублей. Суды отказали в требовании по такому основанию: маркетплейс предоставлял только техническую возможность партнеру разместить товарное предложение и не участвовал в непосредственной продаже (Постановление СИП № А40-26921/2021).

6) Компания «Восьмая заповедь» потребовала в суде от маркетплейса «Вайлдберриз» компенсацию за нарушение исключительных прав на фотографии при их размещении в карточке товара в размере 1 млн рублей. По мнению истца, ответчик не предпринял должных мер для устранения нарушения.

Суд отказал в иске. Маркетплейс является информационным посредником и не участвует в продаже. Технические возможности позволяют любому лицу зарегистрироваться на площадке в статусе продавца, самостоятельно указать данные о товаре, заключить договор напрямую с покупателем. Это подтверждается офертой (Постановление СИП № А41-47401/2021).

В 2015 году по вопросу отнесения маркетплейсов к информационным посредникам проводилось заседание научного совета при СИП. На нем высказывались как научные сотрудники, так практикующие юристы.

При решении о применении статьи 1253.1 ГК РФ к маркетплейсам суды должны учитывать два критерия:

• Получатель дохода. Для признания посредником маркетплейс должен зарабатывать не на продаже товара, а на посреднических услугах по размещению информации и доступу к ней.
• Кто размещает и проверяет информацию на сайте: администрация маркетплейса или продавец.

Иногда маркетплейсы используют чужие товарные знаки в рекламе, например, публикуют логотипы известных производителей у себя на сайте. Это неоднозначные и спорные ситуации, по которым судебной практики в России нет. Поэтому для избежания возможных исков маркетплейсам стоит брать согласие правообладателей.

Что делать в случае нарушений

Перейдем от теории к практике. Рассмотрим действия правообладателя, если на маркетплейсе были нарушены его исключительные права.

Вебинар от юристов

Досудебный претензионный порядок. Закон обязывает соблюдать его при имущественных требованиях. Если требования неимущественные – соблюдать порядок не обязательно, например, когда правообладатель требует только запрета на распространение авторского фото, без денежной компенсации (часть 5 статьи 4 АПК РФ).

Несмотря на необязательность, использовать досудебный порядок стоит в любом случае. Во-первых, это позволяет быстро заблокировать доступ покупателей к контрафактному товару. После получение претензии, маркетплейс запросит у продавца достоверную информацию о товаре и если она не поступит в течение 3 дней, карточку заблокируют (договор оферты). Во-вторых, при досудебном порядке велика вероятность решения спора без обращения в суд. То есть можно сэкономить время и расходы на юриста.

Соблюдать досудебный претензионный порядок стоит как при имущественных, так при неимущественных требованиях.

Схема работы маркетплейса с обращениями правообладателей. Она выглядит так:

• Направление обращения. Сделать это можно через онлайн-форму, как например, в «Вайлдберриз» или через отдельный кабинет правообладателя как в «Озоне». К претензии нужно приложить все документы, как если бы обращались в суд.
• Запрос информации у продавца.
• Решение. После изучения документов сторон, маркетплейс принимает решение о блокировке контента либо об отказе в блокировке.

Частая ошибка правообладателей в том, что они подходят к претензионному порядку недостаточно тщательно. Это может привести к потере времени в будущем и даже к отказу в споре. Если документальных подтверждений мало, маркетплейс докажет в суде, что он предпринял достаточные меры для предотвращения нарушения.

Например, в вышеуказанном споре между компанией «Восьмая заповедь» и «Вайлдберриз» на досудебном этапе маркетплейс заблокировал контент, но истец посчитал, что ответчик как информационный посредник, не принял достаточные меры для предотвращения нарушения интеллектуальных прав.

СИП поддержал решения судов первых двух инстанций и встал на сторону маркетплейса. Истец не приложил к претензии документы, подтверждающие авторские права на фотографии. Кроме того, не были приложены подтверждения полномочий истца на направление претензии ответчику (Постановление СИП РФ по делу N А41-47401/2021).

Что можно требовать с нарушителя

Требования бывают как имущественными с взысканием убытков и компенсации, так неимущественными.

Неимущественные. В таблице возможные требования с реальными примерами из жизни:

Отдельно стоит сказать о таком требовании как уничтожение (изъятие) контрафактной продукции. С ним дела обстоят непросто. Правообладателю потребуется доказать суду, что контрафакт находится в определенном месте и в определенное время. Это еще не говоря о процедуре непосредственного уничтожения. Судебной практики по данному вопросу пока нет.

Имущественные. Взыскать понесенные убытки крайне сложно и не всегда целесообразно. Во-первых, правообладателю придется доказать причинно-следственную связь между реальными убытками и действиями нарушителя. Во-вторых, предстоит подтвердить размеры самих убытков.

Поэтому защитить свои права проще через взыскание материальной компенсации.

Требовать компенсацию можно в таких размерах (Ст. 1515 ГК РФ):

• от 10 тысяч до 5 млн рублей;
• в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака/объекта авторского права.

При этом суд может снизить компенсацию на следующих основаниях:

• сумма компенсации во много раз превышает причиненные убытки;
• нарушение совершено впервые;
• незаконное использование объектов интеллектуальной собственности не является основной деятельностью нарушителя (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Доказательственный процесс

Процесс доказывания нарушения интеллектуальных прав на маркетплейсах существенно не отличается от других сфер бизнеса. Правообладателю нужно доказать факт принадлежности исключительных прав, факт нарушения, а также обосновать размер компенсации (при имущественных требованиях).

Факт принадлежности. Для товарных знаков он подтверждается свидетельством из Роспатента. В отношении объектов авторского права ситуация сложнее, ведь права на них никак не регистрируются. Здесь поможет нотариальный осмотр доказательств с составлением протокола.

Нотариус должен просмотреть исходные файлы фотографий, видеороликов, инфографики в формате RAW на специальной программе. В протоколе фиксируются данные автора, время создания, разрешение, формат.

Если правообладатель для создания объекта обращался к подрядчику, доказательством послужит договор авторского заказа, например, с фотографом, видеооператором, дизайнером, художником. К договору нужно приложить акты о передаче прав на результат работы заказчику.

Подтвердить факт принадлежности прав еще можно трудовым договором, должностной инструкцией, заданием на создание служебного произведения, актом о передаче готового произведения. Это касается случаев, когда объект был создан наемным работником.

Если в суд обращается не сам правообладатель, а его представитель, потребуются документы, подтверждающие полномочия: доверенность, договор доверительного управления.

Факт нарушения. Владельцу знака придется доказать факт реализации товара, на который распространяется действие знака. Скорее всего потребуется контрольная закупка продукции.

С авторским правом дела обстоят проще. Например, можно предоставить нотариально заверенные скриншоты карточки товара. Это называется нотариальным исследованием сайта.

Размер компенсации. Для этого правообладателю нужно доказать численность реализованных товаров и стоимость одной единицы. Здесь могут помочь платные сервисы для сбора информации о продавцах на маркетплейсе или скриншоты с отзывами. Такие отзывы могут оставить только люди, купившие товар. Также можно направить судебный запрос в маркетплейс.

В случае с объектом авторского права сложнее подтвердить не численность, а его стоимость. Ведь непонятно сколько стоит одна фотография или видеоролик. В подобных ситуациях может помочь отчет независимой оценки или лицензионный договор (если объект передавался лицензиату по франшизе).

Когда несколько объектов объединены единым замыслом, это считается одним нарушением. Например, если в одной карточке продавец разместил несколько чужих фотографий, компенсацию назначат как за одно нарушение.

Судебная практика это подтверждает:

Владелец авторских прав на фотографии с текстовым описанием узнал, что конкуренты используют данные объекты на маркетплейсе без его согласия. Он потребовал через суд компенсацию 570 тысяч рублей из расчета 10 тысяч за каждое фото. Причем 57 фотографий были опубликованы в 11 карточках товара.

Суд снизил компенсацию до 110 тысяч рублей из расчета 10 тысяч за фото в 11 карточках товаров, то есть признав размещение нескольких фотографий в карточке одного товара единым нарушением.

СИП согласился с решениями судов первых двух инстанций (Постановление СИП по делу № А40-209702/2021).