+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 134 14 62
Личный кабинет

Highlights: максимальные усилия и минимальные требования в лицензионных договорах

68
0 комментариев
4 минут

Институт

Условия о «приложении максимальных усилий» и «минимальных требованиях к продаже» в лицензионных договорах.

Сущность института

Обязательство лицензиата прилагать максимальные усилия к коммерциализации результата интеллектуальной деятельности (РИД) и соблюдать минимальные требования к продажам продукта, воплотившего РИД, специальные условия лицензионных договоров. Как правило, речь идет об исключительной лицензии в отношении патентоохраняемых объектов. Широкое применение получили в англо-американском правопорядке.

Защита в Суде по интеллектуальным правам

Как применяется в сфере IP

Конструкция исключительной лицензии в сфере патентного права обычно используется в тех случаях, когда лицензиат заинтересован в доступе к конкретной инновации и готов вкладывать существенные средства в ее коммерциализацию. При этом у лицензиара может быть не быть существенных ресурсов для внедрения разработки. Например, университет или научная организация создала изобретения в сфере биотехнологий или фармацевтики. Для того чтобы воплотить такие разработки в финальный продукт, необходимы колоссальные финансовые и производственные ресурсы, которых у правообладателя нет. Такие ресурсы могут быть у фармацевтической компании – лицензиата. При этом, вкладывая существенные средства в коммерциализацию, лицензиат, как правило, закономерно ожидает получить эксклюзивность на рынке.

Ранее мы много писали про то, что функцией исключительных прав является, прежде всего, стимулирование участников оборота к тому, чтобы вкладывать средства в коммерциализацию РИД. В случае с договорами исключительной лицензии «исключительность» права лицензиата фактически выполняет ту же функцию.

Удовлетворение имущественных интересов правообладателя при этом ставится в зависимость от действий лицензиата. Лицензиар полагается на лицензиата в фактической разработке и коммерциализации технологии и отказывается от возможности зарабатывать деньги на любых других лицензиатах. Особенно это актуально для лицензий, в которых вознаграждение выплачивается в виде роялти, в процентах от дохода, прибыли, полученной лицензиатом. В таком случае доход правообладателя от коммерциализации производен от того, насколько эффективно действует лицензиат. Кроме того, правообладатель может быть заинтересован в успешности своей инновации, так как это привлечет внимание инвесторов к его иным разработкам.

Возникает вопрос: что делать, если лицензиат не использует патентоохраняемые объекты, права на которые ему предоставил правообладатель. Или использует в недостаточном объеме.

Американские юристы предлагают в таком случае предусмотреть в лицензионном договоре условие о «приложении максимальных усилий» либо условие о «минимальных требованиях к продаже».

Минимальные требования к продажам: в договор включается пункт, требующий от лицензиата достижения минимального уровня продаж в течение определенного периода времени. При этом такой уровень может быть установлен как в денежном выражении – минимальный доход (прибыль), который должен получать лицензиат, так и в натуральном выражении – количество продукции, которую должен реализовать лицензиат в отчетном периоде.

Каковы последствия нарушения таких требований?

  • Стороны могут предусмотреть, что при недостижении указанных показателей лицензиат обязуется выплачивать за использование патентоохраняемого объекта некий минимальный гарантированный регулярный платеж.
  • Стороны могут предусмотреть право лицензиата на односторонний отказ от лицензионного договора.
  • Стороны могут предусмотреть «трансформацию» договора исключительной лицензии в договор простой лицензии.
  • Стороны могут выплатить заранее оцененные убытки.


Условие о приложении максимальных усилий обычно формулируется следующим образом: «лицензиат обязуется приложить все (разумные) усилия для производства, маркетинга и продажи продукта». Некоторые эксперты критикуют такую практику. Подобные условия называют крайне нечеткими, расплывчатыми. Что означает «наилучшие / разумные коммерческие усилия»? Как это будет измеряться? Представляется, что пункт о лучших усилиях — это приглашение к спору (например, судебному иску). Нет каких-либо препятствий для того, чтобы включать такие условия в российские лицензионные договоры.

При этом важно помнить про положения п. 40 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в соответствии с которыми:

«В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

Мнение А. Карапетова по данному пункту Пленума: «Как только договор привязывает размер вознаграждения арендодателя, лицензиара и т. п. к размеру дохода, который будет получать арендатор, лицензиат и т. п. от использования того предоставления, которое он получает по договору, у последних возникают фидуциарные обязанности:

  • прилагать разумные усилия к использованию предоставления;
  • стремиться к извлечению максимально возможного дохода.

Даже если это прямо не написано в договоре, такие обязанности должны подразумеваться и выводиться из п. 3 ст. 307 ГК. Соответственно, если лицензиат получил право на издание книги и обещал автору роялти в 10%, а книгу не издает или издает, но не запускает в сеть распространения или иным образом бездействует вопреки тому стандарту поведения, которое подразумевается в такого рода ситуациях и с учетом ожиданий автора, то автор может как расторгнуть договор, так и потребовать возмещения убытков в виде упущенной выгоды».

Мнение С. Будылина: «Не является ли такая логика (имеется в виду вышеобозначенная позиция А. Карапетова — прим.) чрезмерным упрощением? Ведь лицензионные договоры могут быть разными. В одних стороны могут подразумевать наличие фидуциарных обязанностей, а в других — не подразумевать».

Судебная практика Гардиума – кейсы

Тарифы

Анализ перспектив дела
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Trend: доменные споры – тренды

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: отсутствие регистрации прав лицензиата: какие последствия?

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

LegalTech в 2022 году

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: условие non compete в договоре коммерческой концессии

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: очередная победа Ждуна: использование в смешной рекламе — не пародия

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: параллельный импорт для обеспечения баланса интересов

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: два дела о дополнительных патентах на фармацевтические изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: (не)сходство двух словесных обозначений, в состав которых входит одно и то же слово

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: санкционные истории: Пеппа победила и это хорошо

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: баланс вероятности как стандарт доказывания в практике СИП РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: простого согласия достаточно

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: случайное использование произведения — не нарушение авторских прав

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,