Кейс: спор о нарушении сублицензиатом условий лицензионного договора

Постановление СИП РФ от 21.03.2022 № С01-83/2022 по делу № А40-51249/2021

Лицензиат обязан представлять отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором. Если договор таких условий не содержит, лицензиат обязан отчитываться перед лицензиаром по его требованию (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Лицензиат обязан представлять отчеты, даже когда фактически прекратил использовать объект, но договор продолжает действовать. Так, в одном из дел учреждение потребовало взыскать с компании штраф за непредставление ему отчетности по лицензионному договору. Возражая, лицензиат сослался на то, что лицензионный договор фактически прекратил действовать. При этом его условиями не предусмотрена обязанность представлять «нулевые» отчеты. Лицензиар, требуя отчеты, злоупотребляет правом. СИП РФ встал на сторону учреждения. Суд подчеркнул, что обязанность исполнять те или иные условия лицензионного договора сохраняется на протяжении всего срока его действия вне зависимости от их целесообразности или нецелесообразности. Требование к лицензиату, который не исполняет условия заключенного лицензионного соглашения и не представляет отчетную документацию, злоупотреблением правом не является.

Но если лицензионный договор действительно прекратился, в том числе при реализации одной стороной своего права на односторонний отказ, требования о предоставлении отчетов недопустимы. Показательно постановление СИП РФ от 19.01.2022 № С01-2128/2021 по делу № А10-3609/2020. Учреждение потребовало обязать завод предоставить отчеты по лицензионному договору, а также взыскать штраф за их неподачу истцу. СИП согласился с тем, что учреждение злоупотребило правами.

Штраф за непредоставление отчетности был предусмотрен лицензионным договором. Пока последний действовал, ответчик обязан был направлять лицензиару отчеты. Действие этого соглашения прекратилось, о чем лицензиат уведомил лицензиара и предложил подписать акт.

Сторонам при исполнении договора важно помнить, какие именно отчетные документы лицензиат должен предоставлять в соответствии с договором. Предоставление неполного перечня означает ненадлежащее исполнение обязательства и влечет за собой выплату неустойки, если она предусмотрена. Установление неустойки за нарушение подобных обязанностей оправдано и необходимо. На практике лицензиару будет крайне сложно, даже невозможно, доказать убытки от непредоставления отчетов.

Помимо этого, договор предусмотрел обязанность сублицензиата информировать лицензиата обо всех проверках деятельности сублицензиата государственными и муниципальными органами и всех выявленных нарушениях, выданных предписаниях.

Стороны договорились, что при нарушении любого из положений договора лицензиат вправе потребовать у сублицензиата уплаты штрафа в размере 100 тыс. руб. за каждый факт нарушения.

Сублицензиат представил отчет, отражающий общий объем дохода от данного вида услуг без разделения по видам исследований. Также он не направил лицензиату в соответствии с запросом последнего отчеты за октябрь и ноябрь 2020 г. об объеме дохода по договорам оказания услуг по проведению лабораторных исследований.

Сублицензиат уведомлял истца о предстоящих проверках, но не о состоявшихся и их результатах.

Таким образом, лицензиат счел, что сублицензиат нарушил два пункта договора, и обратился в суд с требованием взыскать с сублицензиата 200 тыс. руб. штрафа.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция, напротив, удовлетворила требование лицензиата. СИП РФ поддержал решение апелляционной инстанции.

Чем интересно

СИП РФ признал сублицензиата нарушившим лицензионный договор, поскольку:

• сублицензиат должен был отчитываться о доходах за проданные медуслуги в целом и отдельно по каждому виду исследований, но фактически предоставил только отчеты без разделения по видам;
• сублицензиат был обязан информировать лицензиата обо всех проверках со стороны госорганов, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, но по факту он уведомлял истца только о запланированных проверках.

Позиция СИП РФ

Решение в пользу истца СИП РФ обосновал следующим образом:

• Письмом от 28.12.2020 истец запросил у ответчика отчеты за октябрь и ноябрь 2020 г. об объеме дохода по договорам оказания услуг по каждому виду исследований, что прямо предусмотрено абз. 3 п. 4.1 договора; ответчиком же представлены отчеты за указанный период, предусмотренные абз. 2 п. 4.1 договора (общий объем дохода от данного вида услуг без разделения по видам исследований), то есть доказательств исполнения п. 4.1 договора не представлено.
• Пунктом 2.1.3.11 договора предусмотрена обязанность сублицензиата информировать лицензиата обо всех проверках деятельности сублицензиата государственными и муниципальными органами и всех выявленных нарушениях, выданных предписаниях. Ответчик же ссылался на уведомления истца о предстоящих проверках, а не о состоявшихся и их результатах, то есть требование п. 2.1.3.11 договора также не исполнено ответчиком надлежащим образом.

Тарифы