+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 665 82 58
Личный кабинет

Кейс: спор о нарушении сублицензиатом условий лицензионного договора

215
0 комментариев
4 минут

Постановление СИП РФ от 21.03.2022 № С01-83/2022 по делу № А40-51249/2021

Лицензиат обязан представлять отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором. Если договор таких условий не содержит, лицензиат обязан отчитываться перед лицензиаром по его требованию (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).

Защита ваших прав в СИП

История вопроса

Как правило, стороны в лицензионном договоре прописывают обязанность по предоставлению отчетности, а за ее несоблюдение — неустойку. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, на основе данных из отчетов может рассчитываться лицензионное вознаграждение, роялти правообладателя. Во-вторых, для правообладателя зачастую важно знать, как именно объект интеллектуальной собственности (ИС) используется лицензиатом. Не вышел ли последний за рамки предоставленных ему по договору прав? Насколько коммерчески привлекательной оказалась разработка?

Лицензиат обязан представлять отчеты, даже когда фактически прекратил использовать объект, но договор продолжает действовать. Так, в одном из дел учреждение потребовало взыскать с компании штраф за непредставление ему отчетности по лицензионному договору. Возражая, лицензиат сослался на то, что лицензионный договор фактически прекратил действовать. При этом его условиями не предусмотрена обязанность представлять «нулевые» отчеты. Лицензиар, требуя отчеты, злоупотребляет правом. СИП РФ встал на сторону учреждения. Суд подчеркнул, что обязанность исполнять те или иные условия лицензионного договора сохраняется на протяжении всего срока его действия вне зависимости от их целесообразности или нецелесообразности. Требование к лицензиату, который не исполняет условия заключенного лицензионного соглашения и не представляет отчетную документацию, злоупотреблением правом не является.

Но если лицензионный договор действительно прекратился, в том числе при реализации одной стороной своего права на односторонний отказ, требования о предоставлении отчетов недопустимы. Показательно постановление СИП РФ от 19.01.2022 № С01-2128/2021 по делу № А10-3609/2020. Учреждение потребовало обязать завод предоставить отчеты по лицензионному договору, а также взыскать штраф за их неподачу истцу. СИП согласился с тем, что учреждение злоупотребило правами.

Штраф за непредоставление отчетности был предусмотрен лицензионным договором. Пока последний действовал, ответчик обязан был направлять лицензиару отчеты. Действие этого соглашения прекратилось, о чем лицензиат уведомил лицензиара и предложил подписать акт.

Сторонам при исполнении договора важно помнить, какие именно отчетные документы лицензиат должен предоставлять в соответствии с договором. Предоставление неполного перечня означает ненадлежащее исполнение обязательства и влечет за собой выплату неустойки, если она предусмотрена. Установление неустойки за нарушение подобных обязанностей оправдано и необходимо. На практике лицензиару будет крайне сложно, даже невозможно, доказать убытки от непредоставления отчетов.

Спор

Между ООО «МедБизнесКонсалтинг» (лицензиат, истец) и ООО «ПАСТЕР» (сублицензиат, ответчик) заключен сублицензионный договор, по которому одна сторона обязалась предоставить другой за вознаграждение право использования товарного знака.

В соответствии с договором сублицензиат по требованию лицензиата обязуется представлять отчеты об объеме реализации и прочие финансовые отчеты, затребованные лицензиатом, для выявления фактического объема реализации за отчетный период. При этом стороны согласовали, что сублицензиат ежемесячно представляет лицензиату следующие документы: отчет об объеме дохода, полученного в отчетном периоде за реализуемые медицинские услуги по договорам оказания услуг по проведению лабораторных исследований клинического материала пациентов — в письменном виде по форме, согласованной сторонами в приложении № 1 к договору; отчет об объеме дохода, полученного по договорам оказания услуг по проведению лабораторных исследований клинического материала пациентов по каждому виду исследований.

Помимо этого, договор предусмотрел обязанность сублицензиата информировать лицензиата обо всех проверках деятельности сублицензиата государственными и муниципальными органами и всех выявленных нарушениях, выданных предписаниях.

Стороны договорились, что при нарушении любого из положений договора лицензиат вправе потребовать у сублицензиата уплаты штрафа в размере 100 тыс. руб. за каждый факт нарушения.

Сублицензиат представил отчет, отражающий общий объем дохода от данного вида услуг без разделения по видам исследований. Также он не направил лицензиату в соответствии с запросом последнего отчеты за октябрь и ноябрь 2020 г. об объеме дохода по договорам оказания услуг по проведению лабораторных исследований.

Сублицензиат уведомлял истца о предстоящих проверках, но не о состоявшихся и их результатах.

Таким образом, лицензиат счел, что сублицензиат нарушил два пункта договора, и обратился в суд с требованием взыскать с сублицензиата 200 тыс. руб. штрафа.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляция, напротив, удовлетворила требование лицензиата. СИП РФ поддержал решение апелляционной инстанции.

Чем интересно

СИП РФ признал сублицензиата нарушившим лицензионный договор, поскольку:

  • сублицензиат должен был отчитываться о доходах за проданные медуслуги в целом и отдельно по каждому виду исследований, но фактически предоставил только отчеты без разделения по видам;
  • сублицензиат был обязан информировать лицензиата обо всех проверках со стороны госорганов, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, но по факту он уведомлял истца только о запланированных проверках.

Позиция СИП РФ

Решение в пользу истца СИП РФ обосновал следующим образом:

  • Письмом от 28.12.2020 истец запросил у ответчика отчеты за октябрь и ноябрь 2020 г. об объеме дохода по договорам оказания услуг по каждому виду исследований, что прямо предусмотрено абз. 3 п. 4.1 договора; ответчиком же представлены отчеты за указанный период, предусмотренные абз. 2 п. 4.1 договора (общий объем дохода от данного вида услуг без разделения по видам исследований), то есть доказательств исполнения п. 4.1 договора не представлено.
  • Пунктом 2.1.3.11 договора предусмотрена обязанность сублицензиата информировать лицензиата обо всех проверках деятельности сублицензиата государственными и муниципальными органами и всех выявленных нарушениях, выданных предписаниях. Ответчик же ссылался на уведомления истца о предстоящих проверках, а не о состоявшихся и их результатах, то есть требование п. 2.1.3.11 договора также не исполнено ответчиком надлежащим образом.
Судебная практика компании – кейсы

Тарифы

Анализ перспектив дела
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Highlights: перекрестное и пакетное лицензирование, патентные пулы

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trends: признание исков западных компаний о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

News: Минпромторг РФ принял Приказ о перечне товаров для параллельного импорта

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: условия non compete в договорах франчайзинга

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: определение пародийности в использовании известного бренда

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Workshop: подразумеваемая лицензия

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Must read: правовые проблемы патентования этически спорных медицинских разработок

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

News: регистрация товарных знаков самозанятыми

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: признание ноу-хау

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: добросовестное описательное использование в России

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Highlights: параллельное творчество

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trends: право на коммерческое обозначение

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,