Установление существенности признаков в спорах о нарушении исключительных прав на промышленные образцы

До 01.10.14 заявитель при подаче заявки на регистрацию промышленного образца должен был представить в Роспатент перечень существенных признаков промышленного образца (по аналогии с формулой изобретения или полезной модели). Именно к этому перечню обращались суды при решении вопроса, был ли промышленный образец использован в изделии. Изображение промышленного образца тоже оценивалось. Как отмечали суды, «формулировки признаков, приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца, имеют значение при установлении факта использования охраняемого патентом промышленного образца только совместно с самими признаками, отображенными на изображении изделия», «перечень существенных признаков нужно оценивать в совокупности с внешним видом изделия» (например, постановления ФАС Московского округа от 02.04.13; Девятого ААС от 17.12.12 № 09АП-30398/2012). Но основное значение придавалось перечню.

Алексей Абрамов

Старший партнер, патентный поверенный РФ № 2003

Получить консультацию

Нарушителям было достаточно просто обойти патент правообладателя. Они могли намеренно не использовать какой-либо из внесенных в перечень признаков. При этом в целом копировался дизайн.

Федеральный закон от 12.03.14 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ» исключил перечень существенных признаков из числа элементов заявки и патента. Однако это не означает, что необходимость установления существенных признаков отпала.

Согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ, под использованием промышленного образца понимается ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором:

• использованы все существенные признаки промышленного образца;
• совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец при условии, что изделия имеют сходное назначение.

До 01.10.14, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ, промышленный образец признавался использованным в изделии, если такое изделие содержало все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. Новая редакция ст. 1358 ГК РФ расширила объектные границы исключительных прав.

Какие признаки должны признаваться существенными в контексте споров о нарушении исключительных прав на промышленные образцы?

За ориентир суды могут брать рекомендации Роспатента по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы (далее — рекомендации), которые относят к существенным признакам промышленного образца эстетические или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов.

Выявление существенных признаков промышленного образца подразумевает, прежде всего, выявление эстетических и эргономических особенностей, присущих внешнему виду изделия, представленного на изображениях, а также оценку роли признаков в формировании этих эстетических и эргономических особенностей. Как отмечается в рекомендациях, признак промышленного образца не может быть существенным или несущественным сам по себе. Существенность каждого отдельного признака внешнего вида изделия определяется его «ролью» в композиции и выявляется в результате анализа внешнего вида изделия, представленного на изображениях.

Так, при рассмотрении дела № А40-96159/2018 суды признали нарушенным исключительное право на промышленный образец «Крыло переднее для легкового автомобиля» (патентообладатель — ПАО «Автоваз»). Суды установили, что ответчик производит, предлагает к продаже неограниченному кругу лиц, а также реализует дилерам кузовные детали, в том числе «Крыло переднее правое/левое 3603» (артикул 3603-8403010/11), предназначенное для установки на автомобили семейства LADA GRANTA, LADA KALINA.

Промышленный образец характеризовался следующими существенными признаками:

• выполнением единой деталью сложной пространственной формы; наличием отогнутого вбок верхнего участка, переходящего по мере приближения к задней кромке в вертикально ориентированный отогнутый участок;
• выполнением лицевой поверхности с радиусным наполнением наружу; наличием визуально выделенного декоративного ребра, проходящего от торцевой кромки горизонтального участка и плавно исчезающего по мере приближения к угловой зоне;
• выполнением проема в форме Г-образного открытого выреза с угловым скруглением;
• наличием по периметру проема фаски с активным наклоном внутрь лицевой поверхности, повторяющей контур выреза, причем боковая фаска выполнена дугообразной и с расширением к низу;
• выполнением нижней части лицевого участка локально выступающей наружу из лицевой поверхности, образуя ярко выраженную поверхность реборды, в месте сопряжения с которой выполнено радиусное скругление.

Суды пришли к выводу, что все эти признаки наличествуют в продукте нарушителя.

В то же время при рассмотрении дела № А53-17184/2020 СИП РФ в постановлении от 06.04.21 пришел к выводу, что ответчик, продавец швабр, не нарушил исключительное право на промышленный образец истца «Швабра в термоусадочном рукаве». Суд исходил из следующего.

Для промышленного образца первоочередное значение имеет внешний вид изделия. В качестве промышленного образца истцом было запатентовано конструкторско-художественное решение швабры с ручкой в термоусадочном рукаве, на котором расположен растительный орнамент золотистого цвета на черном фоне. Патент истца защищает именно это цветовое и графическое решение. Спорные изделия ответчика не содержат все существенные признаки промышленного образца истца и не производят на информированного потребителя такое же впечатление, как запатентованный образец. Довод истца о том, что его патент защищает не только заявленное им конструкторско-художественное решение, но и иные возможные цветовые и графические варианты, не принимается. Он противоречит содержанию патента, а также материалам заявки на его выдачу, согласно которым истец претендовал на правовую охрану только заявленного конструкторско-художественного решения.

Рекомендации указывают на целесообразность разграничения объемных (например, решение внешнего вида смартфона, пылесоса) и плоскостных (различные эмблемы, орнаменты) промышленных образцов. В случае с первыми роль существенных признаков выполняют характеристики формообразования, состава, взаимного расположения и пластического решения элементов изделия. Для вторых к существенным признакам прежде всего могут быть отнесены признаки, характеризующие композиционное построение, шрифтовые, изобразительные, орнаментальные элементы, цветографическое и колористическое решения.

В любом случае не должны учитываться в качестве существенных признаков общие характеристики изделий определенного вида. К подобным признакам могут относиться только особенности, определяющие оригинальность изобретения. Наряду с особенностями промышленного образца судам следует оценивать отличительные черты изделия ответчика. Если последнее является само по себе достаточно оригинальным, то о нарушении прав на промышленный образец вряд ли следует говорить.

Так, при рассмотрении дела № А40-51256/2017 суды сопоставили запатентованный истцом промышленный образец и реализуемые ответчиком столы и отказали в удовлетворении иска о нарушении исключительного права. При этом суд отметил, что «любой стол будет иметь опору и столешницу», поэтому данные признаки не являются определяющими. В то же время «продукция ответчика отлична от изделия по патенту Российской Федерации № 94609 на промышленный образец "СТОЛ", достаточно выразительна, неоднородна и различаема потребителями».

В другом деле суд отказал в удовлетворении иска обладателя патента на промышленный образец на кондитерскую продукцию — печенье в форме грибочка со стилистической проработкой элементов. Суд постановил, что «продукция ответчика отлична от изделия по патенту Российской Федерации № 89183 на промышленный образец, достаточно выразительна, неоднородна и различаема потребителями <…>, любое кондитерское изделие в виде печенья в форме грибочка всегда будет иметь фигуру гриба со шляпкой и ножкой, однако будет отличаться стилевой проработкой на основе геометрических форм (рельеф, конус, цилиндр, изображение рисунков на шляпке и др.), что имеет место и в настоящем споре. Потребитель способен отличить печенье с волнистой рельефной шляпкой с дугообразными выступами и рисунком в виде улыбающегося человечка в центре шляпки от грибочка со шляпкой в виде обычной сферы и без данного смайлика».

Источники:

1. Ворожевич А. С. Защита нарушенных исключительных прав на патентоохраняемые объекты в контексте развития кодификации законодательства об интеллектуальных правах // Вестник гражданского права. — 2019. — Т. 19, № 5

2. Выступление Ворожевич А.С.: https://www.youtube.com/watch?v=tBSeny01ebU