Кейс: институт права преждепользования

Постановление СИП РФ от 17.03.2023 по делу № А45-5561/2022

История вопроса

Институт права преждепользования не может применяться по отношению к товарным знакам. В первую очередь этот институт служит восстановлению справедливости, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособный объект, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на его регистрацию. При этом он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, заслуживает предоставления ему права на использование разработки.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Право преждепользования обычно служит способом обеспечения интересов субъектов, установивших в отношении технического решения режим ноу-хау. С раскрытием информации о техническом решении прекращается исключительное право таких субъектов на разработку.

Как справедливо было отмечено В. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков, что кто-то подаст заявку раньше3.

В случае с товарными знаками в праве преждепользования необходимости не возникает. Использование обозначения, сходного с зарегистрированным впоследствии товарным знаком, не представляет собой вклада в интеллектуальное развитие. При этом сохранение за «разработчиком» прав на использование чужого товарного знака способно ввести потребителей в заблуждение. Вероятны две ситуации.

• Первая — обладатель прав на товарный знак является добросовестным субъектом, который стремится связать с соответствующим обозначением собственную положительную репутацию. Не зная, что спорное обозначение использовалось каким-либо иным субъектом, он зарегистрировал его в качестве товарного знака и начал инвестировать средства в раскрутку бренда. Субъект, параллельно использующий соответствующее обозначение в отношении однородных товаров, может паразитировать на формируемой вокруг товарного знака деловой репутации. Если при этом качество товаров или услуг «преждепользователя» хуже, чем у обладателя прав на товарный знак, интересы потребителей окажутся нарушенными. Обладатель прав на товарный знак будет нести дополнительные потери, связанные с атрибутированием ему товаров низкого качества.
• Вторая — недобросовестным субъектом является сам правообладатель. Он намеренно зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение, которое использует другой бизнес. В данном случае установление права преждепользования также не будет справедливым решением конфликта интересов. Необходимо пресечь паразитирование правообладателя на чужой деловой репутации (далее — гудвилл), обеспечив тем самым правомерный интерес «преждепользователя», а не расширяя число управомоченных субъектов.

Спор

Общество с ограниченной ответственностью «Претор» (далее — общество «Претор») обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (далее — общество «Эдельвейс») об обязании удалить товарный знак по свидетельству РФ № 634690 с материалов, используемых при оказании услуг, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак в размере 5 млн руб.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Решение поддержали апелляция и кассация.

Суды установили, что истец и ответчик — две медицинские организации, которые работают в Новосибирске. Истец ООО «Претор» — правообладатель товарного знака «Ваше здоровье — наша забота» (дата приоритета — 18.01.2016, дата государственной регистрации — 02.11.2017).

«Эдельвейс» разместил на своем сайте рекламный слоган: «Ваше здоровье — наша забота. Медицинский центр Эдельвейс». Как установили суды, ответчик начал использовать данное обозначение еще до даты приоритета товарного знака.

Приняв эти факты во внимание, суды удовлетворили требование в части: соразмерной нарушению признана компенсация в 1 млн руб. С ответчика в пользу истца взысканы компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 млн руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 600 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в размере 2 384 руб. 80 коп., а также расходы по проведению судебной экспертизы в размере 7 250 руб. 00 коп. В части требования об обязании общества «Эдельвейс» удалить товарный знак с сайта производство по делу прекращено.

Позиция СИП РФ

Поддерживая решение первой инстанции о взыскании с ответчика компенсации в 1 млн руб., СИП исходил из следующего:

• Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
• По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.
• Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает:
  – обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике);
  – характер допущенного нарушения (размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т. п.);
  – срок незаконного использования РИД или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);
  – вероятные имущественные потери правообладателя;
  – являлось ли использование РИД или средств индивидуализации существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.
  
  Суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
• Несмотря на длительное использование товарного знака ответчиком, в конечном итоге размер компенсации определен в меньшем размере, чем заявлено (1 млн вместо 5 млн руб.). Как верно отметил суд апелляционной инстанции, по результатам тщательного анализа всех представленных доказательств и надлежащей оценки всех юридически значимых обстоятельств, компенсация в первоначально заявленном размере не отвечает принципам разумного и справедливого подхода. Также принято во внимание, что размер компенсации не должен носить исключительно карательный характер.
• Определяя компенсацию в 1 млн руб., суды обоснованно исходили из того, что такой размер позволит удержать ответчика от нарушения прав истца в будущем.
• Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств того, что:
  – у него отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительного права истца в определенном судом размере;
  – размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков;
  – нарушение не носит грубый характер;
  – ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц.
• Доводы ответчика, что не учтена длительность использования спорного обозначения до его регистрации в качестве товарного знака, признаются несостоятельными. Заключением эксперта от 26.07.2022 подтверждено, что спорное обозначение на сайте ответчика использовалось с 2015 года. При этом заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака подана обществом «Претор» в 2016 году, правовая охрана товарному знаку предоставлена в 2017 году. Однако нарушение устранено ответчиком только в марте 2022 года после подачи искового заявления. Таким образом, и после предоставления обозначению правовой охраны в 2017 году ответчик также не принял меры к прекращению нарушения исключительного права истца.
• Принимая во внимание то, что правовая охрана товарного знака предоставлена в установленном законом порядке и на данный момент не прекращена, доводы ответчика о широком использовании спорного обозначения в качестве слогана иными лицами правового значения не имеют.

Тарифы