+7 (495) 665 82 58
info@gardium.ru

/

+7 (495) 665 82 58
Личный кабинет

Кейс: территориальные границы исключительного права на товарный знак

67
0 комментариев
3 минут

Постановление СИП от 08.06.2023 по делу № А46-12604/2022

Суд первой инстанции отказал правообладателю в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Победа» на основании того, что ответчик вел бизнес на территории другого субъекта РФ, а сам истец злоупотребил правом. Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) вернул дело на новое рассмотрение.

Защита в Суде по интеллектуальным правам

История вопроса

Территориальные границы исключительного права на товарный знак установлены посредством принципа территориальной охраны — право на зарегистрированный Роспатентом товарный знак действует на всей территории РФ (ст. 1479 ГК РФ). В таком случае de lege lata для защиты исключительных прав на товарный знак не имеет значения, в каком конкретно субъекте РФ ответчик использовал схожее с чужим товарным знаком обозначение. На практике же можно найти примеры судебных решений, в которых суды при рассмотрении спора о нарушении исключительного права на товарный знак учли, что истец и ответчик используют обозначения в разных регионах.

Весьма показательно в рассматриваемом аспекте постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № А27-90/2019. ИП выступал правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак — графический элемент в виде круга с расположенным внутри словесно-буквенным элементом «1000 мелочей», выполненным кириллическим шрифтом.

Товарный знак используется лицензиатом истца для индивидуализации магазина «1000 мелочей» в республике Башкортостан. Ответчик использовал словосочетание «1000 мелочей» на вывеске магазина, расположенного в Кемеровской области. Суд отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что товарный знак и обозначение, которое использует ответчик, обладают существенными различиями. В товарном знаке истца изображение ограничено кругом, внутри которого размещены слова «1000 мелочей», при этом используется белый фон и черный контур. Вывеска магазина ответчика имеет прямоугольную форму, в центре которого расположены слова «1000 мелочей для удобной жизни», а с правой и левой сторон расположены изобразительные элементы в виде групп квадратов с различными предметами. Истец (управомоченный им лицензиат) и ответчик осуществляют деятельность в разных регионах страны (Республика Башкортостан и город Кемерово). При таких условиях, по мнению суда, отсутствует вероятность введения потребителей в заблуждение.

Подчеркнем, что в данном случае суд учел не только территориальный фактор, но и незначительный уровень различительной способности товарного знака, отличия в графическом оформлении.

В другом деле, связанном с нарушением более оригинального товарного знака «TomYumBar» суд не стал отказывать в иске в связи с тем, что истец и ответчик находились и осуществляли свою деятельность в разных регионах. Данное обстоятельство суд учел лишь при снижении размера компенсации, взыскиваемой истцом. Подобное решение следует признать оправданным. С одной стороны, учитывая, что действие исключительных прав на товарные знаки распространяется на территорию всей РФ, суд был вынужден удовлетворить требования правообладателя. Тем более все равно существовал риск введения в заблуждение: посетители бара истца, оказавшись в другом городе, могли подумать, что заведения ответчика входят в общую с ними сеть. С другой стороны, суд учел, что истец и ответчик действовали на территории разных регионов, поэтому ответчик своими действиями вряд ли мог причинить существенный вред истцу, переманить его потребителей.

В постановлении, которое будет рассмотрено ниже, СИП напомнил нижестоящим судам о том, что правовая охрана обозначения распространяется по всей России вне зависимости от использования знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

Спор

ИП — правообладатель товарного знака «ПОБЕДА», зарегистрированного в отношении услуг 36-го класса МКТУ. Из сведений в интернете ИП стало известно, что ООО «Формат» незаконно использует схожее обозначение для индивидуализации услуг, относящихся к 36-му классу МКТУ (сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, взыскание арендной платы, управление недвижимостью). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из следующего: истец и ответчик осуществляли свою деятельность в разных регионах, поэтому вероятности смешения их обозначений нет. Ответчик использовал собственные товарные знаки со словесной частью «Победа», зарегистрированные в отношении 16-го класса МКТУ. Истец злоупотребил правом. Решение первой инстанции поддержала апелляция. Между тем СИП отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно

При рассмотрении данного спора СИП:

  • Во-первых, сформулировал вывод, что ведение деятельности в разных регионах не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания.
  • Во-вторых, сделал ряд замечаний по поводу того, в каких случаях суды могут признавать действия правообладателя по предъявлению иска злоупотреблением правом.

Позиция СИП РФ

Отправляя дело на новое рассмотрение, СИП РФ отметил следующее:

  • Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
  • Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может возникать и при низкой степени сходства, но идентичности или близости товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства обозначения и товарного знака.
  • Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
  • Вхождение одного обозначения в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между знаком обслуживания истца и обозначением, используемым ответчиком, не установив степень сходства сравниваемых обозначений и не учитывая тождественность словесных элементов «ПОБЕДА».
  • Правовая охрана товарных знаков ответчика распространяется на товары 16-го класса МКТУ, в то время как обозначение «Победа» используется для индивидуализации услуг, связанных со сдачей в аренду нежилых помещений. Суд первой инстанции не проводил исследование на предмет однородности осуществляемой ответчиком деятельности по оказанию услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений в магазине с услугами 36-го класса МКТУ.
  • Осуществление деятельности в разных регионах не может быть основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания, поскольку по смыслу ст. 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака распространяется на всю территорию РФ вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.
  • Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен быть следствием предположений. Независимо от того, что вопрос о наличии признаков злоупотребления правом является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно.
  • Факт наличия в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом должен подтверждаться совокупностью доказательств, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.
  • Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о намерении причинить вред другому лицу.
Кейсы – судебная практика компании Гардиум

Тарифы

Анализ перспектив дела
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Кейс: территориальные границы исключительного права на товарный знак

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,
Как придумать название бренда косметики

Как придумать название бренда косметики

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Товарные знаки,
Как придумать свой бренд для ручной работы

Как придумать свой бренд для ручной работы

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как оформить вывеску на фасаде

Как оформить вывеску на фасаде

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как продавать на Wildberries

Как продавать на Wildberries

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,
Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Электронное свидетельство на товарный знак

Электронное свидетельство на товарный знак

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Внесение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан: что нужно знать

Внесение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан: что нужно знать

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
Споры,