В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами.
Кейс: территориальные границы исключительного права на товарный знак
Постановление СИП от 08.06.2023 по делу № А46-12604/2022
Суд первой инстанции отказал правообладателю в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Победа» на основании того, что ответчик вел бизнес на территории другого субъекта РФ, а сам истец злоупотребил правом. Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) вернул дело на новое рассмотрение.
Защита в Суде по интеллектуальным правамИстория вопроса
Территориальные границы исключительного права на товарный знак установлены посредством принципа территориальной охраны — право на зарегистрированный Роспатентом товарный знак действует на всей территории РФ (ст. 1479 ГК РФ). В таком случае de lege lata для защиты исключительных прав на товарный знак не имеет значения, в каком конкретно субъекте РФ ответчик использовал схожее с чужим товарным знаком обозначение. На практике же можно найти примеры судебных решений, в которых суды при рассмотрении спора о нарушении исключительного права на товарный знак учли, что истец и ответчик используют обозначения в разных регионах.
Весьма показательно в рассматриваемом аспекте постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № А27-90/2019. ИП выступал правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак — графический элемент в виде круга с расположенным внутри словесно-буквенным элементом «1000 мелочей», выполненным кириллическим шрифтом.
Товарный знак используется лицензиатом истца для индивидуализации магазина «1000 мелочей» в республике Башкортостан. Ответчик использовал словосочетание «1000 мелочей» на вывеске магазина, расположенного в Кемеровской области. Суд отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что товарный знак и обозначение, которое использует ответчик, обладают существенными различиями. В товарном знаке истца изображение ограничено кругом, внутри которого размещены слова «1000 мелочей», при этом используется белый фон и черный контур. Вывеска магазина ответчика имеет прямоугольную форму, в центре которого расположены слова «1000 мелочей для удобной жизни», а с правой и левой сторон расположены изобразительные элементы в виде групп квадратов с различными предметами. Истец (управомоченный им лицензиат) и ответчик осуществляют деятельность в разных регионах страны (Республика Башкортостан и город Кемерово). При таких условиях, по мнению суда, отсутствует вероятность введения потребителей в заблуждение.
Подчеркнем, что в данном случае суд учел не только территориальный фактор, но и незначительный уровень различительной способности товарного знака, отличия в графическом оформлении.
В другом деле, связанном с нарушением более оригинального товарного знака «TomYumBar» суд не стал отказывать в иске в связи с тем, что истец и ответчик находились и осуществляли свою деятельность в разных регионах. Данное обстоятельство суд учел лишь при снижении размера компенсации, взыскиваемой истцом. Подобное решение следует признать оправданным. С одной стороны, учитывая, что действие исключительных прав на товарные знаки распространяется на территорию всей РФ, суд был вынужден удовлетворить требования правообладателя. Тем более все равно существовал риск введения в заблуждение: посетители бара истца, оказавшись в другом городе, могли подумать, что заведения ответчика входят в общую с ними сеть. С другой стороны, суд учел, что истец и ответчик действовали на территории разных регионов, поэтому ответчик своими действиями вряд ли мог причинить существенный вред истцу, переманить его потребителей.
В постановлении, которое будет рассмотрено ниже, СИП напомнил нижестоящим судам о том, что правовая охрана обозначения распространяется по всей России вне зависимости от использования знака в границах той или иной географической территории или административного образования.
Спор
ИП — правообладатель товарного знака «ПОБЕДА», зарегистрированного в отношении услуг 36-го класса МКТУ. Из сведений в интернете ИП стало известно, что ООО «Формат» незаконно использует схожее обозначение для индивидуализации услуг, относящихся к 36-му классу МКТУ (сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, взыскание арендной платы, управление недвижимостью). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из следующего: истец и ответчик осуществляли свою деятельность в разных регионах, поэтому вероятности смешения их обозначений нет. Ответчик использовал собственные товарные знаки со словесной частью «Победа», зарегистрированные в отношении 16-го класса МКТУ. Истец злоупотребил правом. Решение первой инстанции поддержала апелляция. Между тем СИП отправил дело на новое рассмотрение.
Чем интересно
При рассмотрении данного спора СИП:
- Во-первых, сформулировал вывод, что ведение деятельности в разных регионах не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания.
- Во-вторых, сделал ряд замечаний по поводу того, в каких случаях суды могут признавать действия правообладателя по предъявлению иска злоупотреблением правом.
Позиция СИП РФ
Отправляя дело на новое рассмотрение, СИП РФ отметил следующее:
- Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
- Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может возникать и при низкой степени сходства, но идентичности или близости товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства обозначения и товарного знака.
- Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
- Вхождение одного обозначения в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между знаком обслуживания истца и обозначением, используемым ответчиком, не установив степень сходства сравниваемых обозначений и не учитывая тождественность словесных элементов «ПОБЕДА».
- Правовая охрана товарных знаков ответчика распространяется на товары 16-го класса МКТУ, в то время как обозначение «Победа» используется для индивидуализации услуг, связанных со сдачей в аренду нежилых помещений. Суд первой инстанции не проводил исследование на предмет однородности осуществляемой ответчиком деятельности по оказанию услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений в магазине с услугами 36-го класса МКТУ.
- Осуществление деятельности в разных регионах не может быть основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания, поскольку по смыслу ст. 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака распространяется на всю территорию РФ вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.
- Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен быть следствием предположений. Независимо от того, что вопрос о наличии признаков злоупотребления правом является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно.
- Факт наличия в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом должен подтверждаться совокупностью доказательств, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.
- Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о намерении причинить вред другому лицу.
Тарифы
Арина Ворожевич
Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина
Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом
Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»