+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 134 14 62
Личный кабинет

Trend: столкновение «старшего» и «младшего» товарных знаков

147
0 комментариев
7 минут

СИП РФ стал придерживаться более гибкой позиции в оценке степени сходства «старшего» и «младшего» товарных знаков из двух слов. В некоторых случаях суд признает допустимой регистрацию «младшего» обозначения.

Защита в Суде по интеллектуальным правам

При столкновении «старшего» и «младшего» товарных знаков, которые зарегистрированы в отношении однородных товаров, Роспатент и СИП исходят из следующего: полное вхождение словесного элемента «старшего» товарного знака в «младший» знак из двух слов указывает на высокую степень сходства сравниваемых знаков. В таком случае можно говорить об основаниях для отказа в регистрации / аннулировании регистрации «младшего знака». При этом в данном случае применим специальный пункт 10 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения».

Между тем СИП в последние годы стал придерживаться более гибкого подхода. Суд не находит сходства до степени смешения в ситуации, когда состоящий из двух слов младший товарный знак рассматривается потребителями как единое целое. При этом, как представляется (хотя это не всегда прямо не следует из судебных актов), СИП, во-первых, учитывает изначальную различительную способность элемента «старшего» товарного знака, используемого в младшем. Если речь идет про не слишком оригинальное словесное обозначение, которое встречается в обычной лексике, вероятность того, что СИП признает допустимой регистрацию младшего товарного знака, возрастает.

Во-вторых, суд, вероятно, учитывает приобретенную различительную способность «младшего» товарного знака. В таком случае действует следующая логика: если такой знак приобрел определенную известность среди потребителей, то они вряд ли будут его путать со старшим обозначением (тем более, если оно менее известно) даже при совпадении одного словесного элемента. В-третьих, при принятии решения в пользу правообладателя «младшего» обозначения суд учитывает, что совпадающий в товарных знаках элемент дополняет собственный раскрученный бренд правообладателя «младшего» знака.

Роспатент в целом придерживается более формального подхода. Как правило, ведомство исходит из того, что вхождение чужого товарного знака в состав товарного знака несет в себе большие риски введения потребителей в заблуждение. Однако и в практике Роспатента можно найти примеры отражения позиции СИПа.

Как проявляется

Проиллюстрируем обозначенные выше тренды несколькими примерами из практики Роспатента и СИПа.

Из практики Роспатента:

Роспатент отказал Google в регистрации товарного знака «Google Orion». Ведомство исходило из того, что данное обозначение схоже с уже зарегистрированными наименованиями, в частности, телеком-оператора из Сибирского федерального округа «Орион Телеком» и похожими по названию и изображениям знаками, которые принадлежат производителю и поставщику оборудования для систем безопасности «Научно-внедренческому предприятию «Болид», агентству «Орион-недвижимость» и др.

Google попытался оспорить данное решение в Палате по патентным спорам. Роспатент отклонил его возражения.

Из практики СИПа:

Постановление президиума СИП РФ от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021 (дело по товарному знаку «Мастер Муравей»)

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей». Правообладатель «старших» товарных знаков обратился в СИП РФ с требованием признать решение ведомства недействительным.

СИП встал на сторону Роспатента. Ключевой вопрос, который рассмотрел СИП: всегда ли нужно говорить применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ о сходстве до степени смешения, когда «старший» товарный знак полностью входит в состав «младшего» товарного знака (иными словами, «младший» состоит из «старшего» + еще одно слово)?

Президиум СИП указал, что в такой ситуации необходимо определить, не воспринимаются ли слова в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов. Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в их составе неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова, воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум СИП также отметил, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака. Так, некоторые слова, которые являются самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

С учетом изложенного СИП заключил, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными обозначениями отсутствовали. Спорный «младший» товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов.

Постановление СИП РФ от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020 (дело по товарному знаку «Gloria Jeans»)

ИП Ибатуллин обратился в суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «GLORIA JEANS» по свидетельству РФ № 515006 в части услуг 35-го класса МКТУ.

Заявитель посчитал, что товарный знак «GLORIA JEANS» сходен с его знаком «ГЛОРИЯ» за счет элементов «GLORIA» и «ГЛОРИЯ», однородности товаров и услуг, реализуемых и оказываемых под обоими знаками. Элемент «JEANS» не может учитываться, поскольку он переводится на русский язык как «джинсы» и указывает на вид товаров.

СИП отказался признать решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Кассация подтвердила правильность решения.

СИП заключил, что среди российских потребителей спорный знак приобрел широкую известность, узнаваемость и стал восприниматься в качестве единой цветовой, графической и словесной композиции. Наличие слова «JEANS» и изобразительного элемента в виде фона синего цвета, который наиболее распространен для джинсовой одежды, в сознании потребителя вызывает однозначную ассоциацию с определенными товарами, джинсовой одеждой, которой элемент «GLORIA» придает хвалебный характер. В результате широкого использования знак стал восприниматься потребителями как единое целое, а не как совокупность отдельных элементов, которые заявитель разделил на сильные и слабые.

Постановление СИП РФ от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020 (дело по товарному знаку «Яндекс Афиша»)

Роспатент удовлетворил возражения ООО «Компания Афиша» и аннулировал регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша» (правообладатель — ООО «Яндекс») в отношении части товаров 9-го, 16-го классов и услуг 35-го, 38-го, 39-го, 41-го, 42-го классов МКТУ. Патентное ведомство исходило из того, что ООО «Компания Афиша» принадлежат исключительные права на товарные знаки «Афиша», «Афиша.ru», «Пикник "Афиши"» с более ранней датой приоритета. «Старший» товарный знак «Афиша» входит в «младший» товарный знак, а значит, регистрация последнего является недействительной в соответствии с п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

ООО «Яндекс» оспорил данное решение в СИП. Дело прошло несколько кругов рассмотрения. В результате СИП встал на сторону ООО «Яндекс». Суд пришел к выводу, что Роспатентом не была соблюдена методология проверки соответствия спорного товарного знака положениям п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Административный орган в принципе не анализировал обозначение на предмет того, является ли оно единой неделимой лексической конструкцией. В конечном итоге суд возложил на административный орган обязанность восстановить правовую охрану спорного товарного знака.

При этом СИП исходил из следующего. П. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. При этом п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6, указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суд первой инстанции правомерно счел, что обозначение «Яндекс Афиша» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию и, как следствие, спорный товарный знак состоит из одного словесного элемента и не распадается на части, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком «Афиша».

Судебная практика Гардиума – кейсы

Тарифы

Анализ перспектив победы в суде
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Как придумать название бренда косметики

Как придумать название бренда косметики

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Товарные знаки,
Как придумать свой бренд для ручной работы

Как придумать свой бренд для ручной работы

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как оформить вывеску на фасаде

Как оформить вывеску на фасаде

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как продавать на Wildberries

Как продавать на Wildberries

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,
Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Электронное свидетельство на товарный знак

Электронное свидетельство на товарный знак

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Внесение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан: что нужно знать

Внесение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан: что нужно знать

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
Споры,
Товарный знак и патент. В чем разница?

Товарный знак и патент. В чем разница?

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,