Кейс: спор на 532 млн рублей

Постановление СИП РФ от 05.08.21 г. № С01-1072/2021 по делу № А27-18035/2020

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

Законодатель указал на ситуацию использования товарного знака под контролем правообладателя в п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Речь идет про использование знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В таком случае суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление Президиума СИП РФ от 01.04.14 по делу № СИП-110/2013).

До сих пор суды исследовали фактический контроль правообладателя за использованием товарного знака иным субъектом только в контексте споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Как это и было предусмотрено ст. 1486 ГК РФ. Между тем в деле, речь о котором пойдет ниже, СИП исследовал наличие у правообладателя фактического контроля за использованием обозначения ответчиком в споре о нарушении исключительного права.

В качестве использования товарного знака под контролем правообладателя СИП обычно квалифицировал:

• изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг (гл. 37, 38 ГК РФ) или распространение такого товара, оказание услуг с использованием знака обслуживания (постановление президиума СИП от 02.10.14 по делу № СИП-198/2014);
• использование при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений. Под эту категорию попадали отношения внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (постановления Президиума СИП 02.04.14 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.14 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.14 по делу № СИП‑305/2014);
• использование товарного знака по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление Президиума СИП от 29.10.14 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

В рассмотренном ниже деле СИП РФ расширил перечень ситуаций, при которых может быть признано, что правообладатель контролировал использование.

Чем интересно?

СИП сформулировал ряд новых правовых позиций. 

Во-первых, лицо, использующее товарный знак, без лицензионного договора, письменного согласия от правообладателя, но под его контролем, не нарушает исключительное право на данный товарный знак.

Во-вторых, фактическая, неформальная аффилированность с правообладателем тоже может доказывать, что товарный знак используется под его контролем.

В-третьих, ответчик не может быть признан нарушителем исключительных прав при следующих условиях:

а) истец предоставил лицензию (с правом сублицензии) на серию товарных знаков, исключив из нее спорное обозначение;

б) предъявил иск о нарушении исключительного права на спорное обозначение к сублицензиату серии.

В-четвертых, при том, что злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребление правом по отношению к другому лицу, в случае с товарными знаками все обстоит иным образом. Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

Правовая позиция СИП

• По ГК РФ использование товарного знака под контролем правообладателя предполагает, что такое средство индивидуализации применяется по его воле. Она может быть выражена как в договоре, так и без заключения такового. Кроме того, как отмечено в абзаце 1 п. 73 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.19, использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.
• Значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений, а наличие в гражданском обороте продукции, маркированной спорным товарным знаком, на законном основании, т. е. по воле правообладателя.
• Факт общности экономических интересов можно доказать не только через подтверждение аффилированности юридической, но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц, в частности, заключение сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных независимым участникам рынка.
• В данном деле нужно было оценить довод, что правообладатель через лицензиатов фактически разрешал использовать спорное обозначение в совокупности с другими товарными знаками, образующими серию. Если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.
• Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. Вступившим в силу судебным актом от 11.01.21 по делу № А39-5665/2018 установлено, что умысел общества «Интелпро» направлен на причинение вреда третьему лицу (ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово») и его кредиторам за счет включения в реестр требований значительного размера компенсации без предупреждения о необходимости прекращения использования товарного знака либо предложения о предоставлении права использования товарного знака в период правообладания. Действия заявителя являются недобросовестными, совершенными с намерением причинить вред другому лицу. Злоупотребление правом представляет собой действие, направленное против конкретного лица. При этом к конкретному случаю злоупотребления правом — при приобретении исключительного права на товарный знак — положения ст. 10 ГК РФ применяются иначе, с учетом положений пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и существа такого нарушения. Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.