НАДЁЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Запрет на использование патентоохраняемых решений

В некоторых западных правопорядках, в частности, в США, Германии, в сфере патентного права наблюдаются две тенденции:

1. Постоянный запрет на использование изобретения патентообладателя (пресечение действий, представляющих собой нарушение) не рассматривается как универсальная мера защиты в патентном споре. Подобные требования подлежат автоматическому удовлетворению при установлении факта нарушения исключительного права истца.

2. Дифференциация в применении мер защиты применительно к различным сферам, рынкам, на которых действуют правообладатель и нарушитель.


Как это проявляется?

В теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники, рынков. 

Рынки комплексных инноваций (финальный продукт включает (объединяет) в себя десятки–сотни запатентованных решений) Пример: IT-рынок, рынок электроники, телекоммуникаций Моноинновационные рынки (продукт включает в себя меньше пяти патентоохраняемых объектов) Пример: фармацевтический рынок
Характерны очень высокие затраты на поиск патентов. Участникам таких рынков объективно сложно (а подчас невозможно) установить все патенты, которые существуют на рынке, и которые они могут нарушить. Высокие затраты на переговорный процесс. Количество патентов, охватывающих продукт, например, лекарственный препарат, как основной продукт на данном рынке, незначительное. Для потенциального лицензиата не составляет какого-либо труда установить данные патенты. Затраты на переговорный процесс несущественные. Другой вопрос, что правообладатели редко соглашаются лицензировать объект.
Высокие риски, связанные с промедлением, отсрочкой выхода на рынок. Длительное исследование рынка, поиск патентов, получение множества лицензий может привести к тому, что предполагаемый к выведению на рынок продукт потеряет свою актуальность. Достаточно длительная подготовка к выходу на рынок с продуктом. Основные разработки не теряют актуальности и значимости в течение длительного периода. Появление на рынке прорывных инноваций в большинстве не означает снижение востребованности других разработок.
Относительно несложно определить цену выкупа права на использование запатентованного решения. Основная форма коммерциализации инноваций — выдача лицензий. Правообладатели обладают объективным интересом в лицензировании запатентованной разработки. Следовательно, в случае нарушения их исключительных прав судам достаточно взыскать в их пользу убытки (компенсацию) и установить размер отчислений за будущее использование патентоохраняемого объекта. В наложении запрета на использование ответчиком патентоохраняемого объекта правообладатели не заинтересованы. Сложно установить справедливую «выкупную цену». Большинство разработок не имеет ближайших аналогов, в отношении которых ранее выдавались лицензии. Даже очень высокая выплата не способна компенсировать правообладателю потерю эксклюзивности. Так, на фармацевтическом рынке с появлением у правообладателя конкурента — производителя дженерика — оригинальные препараты теряют около 75% всех назначений в течение трех месяцев после выхода на рынок дженерика и более 80% — по истечении полугода. При этом на стороне правообладателя-фармацевтической компании возникают также невосполнимые потери, которые нельзя четко измерить. В таком случае правообладатели заинтересованы в первую очередь в наложении запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта.
У правообладателей патентоохраняемых разработок (прежде всего необходимых для стандарта) есть реальная возможность заблокировать реализацию экономического решения участников рынка по выводу на рынок нового инновационного продукта, в котором используются помимо спорной разработки многие другие патентоохраняемые объекты. Удовлетворение требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта в комплексном продукте создаст на стороне нарушителя существенные имущественные потери, которые могут в значительной мере превосходить убытки, понесенные правообладателем в связи с нарушением. При этом могут быть нарушены интересы потребителей. Возможность заблокировать реализацию экономического решения, как правило, отсутствует. Для создания коммерчески привлекательных продуктов не требуется объединять множества разработок, права на которые принадлежат различным лицам. Выход нового субъекта на такой рынок не зависит от получения им доступа к конкретным патентоохраняемых объектам.

Все рассмотренные признаки указывают на то, что:

1. В тех случаях, когда нарушение произошло на рынках комплексных инноваций, суды могут отказать в удовлетворении требования правообладателя на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта, установив разумную и справедливую цену (продолжающееся роялти) за такое использование;

2. в тех случаях, когда нарушение произошло на моноинновационных рынках, суды должны удовлетворять требования о запрете на дальнейшее использование объекта в 99-100% дел при установлении факта нарушения.

Отметим, что Соглашение ТРИПС позволяет государствам на уровне национального законодательства или правоприменительной практики установить случаи, когда, несмотря на доказанность факта нарушения, суды могут отказывать в удовлетворении требования о запрете на использование объекта (ст. 44). При этом, во-первых, должны соблюдаться положения части II Соглашения, относящиеся к использованию объектов без разрешения правообладателя. Во-вторых, правообладателю должно выплачиваться вознаграждение в соответствии с п. «(h)» ст. 31 Соглашения ТРИПС.

В российском праве до сих пор не был выработан подобный дифференцированный подход, что нельзя сказать о некоторых западных правопорядках.

Опыт США

Крайне показательные статистические данные привел в своей статье К. Симан:

Чаще всего требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта удовлетворяются в делах о нарушении исключительных прав на биотехнологии и фармацевтические разработки. Это происходит практически в 100% случаев. Средние показатели установления запрета на незаконное использование в электроэнергетике — 83%, механике — 75%, электронике — 67%, медицинских устройств — 65%. Самый низкий процент в сфере программного обеспечения — 53%. Сам автор объясняет подобную статистику просто и логично: запрет на использование выдается в первую очередь в тех сферах, где для стимулирования инноваций необходимы сильные патентные права. Иные меры защиты не способны обеспечить интересы правообладателя.

Рассмотрим несколько ключевых прецедентов, иллюстрирующих американский подход применительно к различным рынкам.

Рынки цифровых технологий, телекоммуникации

Особым значением в рассматриваемом аспекте обладает дело eBay Inc. v. MercExchange, LLC. Компания MercExchange, LLC владеет патентом на бизнес-метод — процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами. Она обратилась к компании eBay Inc с предложением заключить лицензионный договор на использование данного объекта. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange, LLC подала против eBay Inc иск о нарушении исключительных прав на изобретение. Истец требовал взыскать с ответчика убытки и запретить ему использовать изобретение в своей дальнейшей деятельности.

Верховный суд США разработал четырехуровневый тест — перечень вопросов, на которые должен ответить суд, прежде чем (не) удовлетворить требование патентообладателя о наложении на нарушителя постоянного запрета на использование изобретения:

1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;

2) являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;

3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;

4) не нарушается ли общественный интерес.

Применив данный тест к рассматриваемому делу, Верховный суд отказал истцу в наложении запрета на дальнейшее использование ответчиком спорного бизнес-метода. Судья Кеннеди учел, что истец является не практикующей организацией. Следовательно, у него нет намерения использовать запатентованное решение в производственной деятельности. Запрет на дальнейшее использование является чрезмерной мерой.

Рынок медицинских изделий и оборудования

При рассмотрении дела Acumed LLC v. Stryker Corp. суды первой и апелляционной инстанции признали нарушенным исключительное право истца на изобретение — проксимальный плечевой гвоздь, реализуемое истцом под названием поларус (polarus). Суды удовлетворили требования истца, как о взыскании убытков, так и о наложении постоянного запрета. При этом они исходили из того, что «выход нового конкурента на рынок может причинить правообладателю непоправимый вред».

Есть и противоположная практика. Так, в деле Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp. суд пришел к выводу, что компания Johnson & Johnson нарушила патенты CIBA на контактные линзы пролонгированного использования. Между тем он отказал в удовлетворении требования о запрете на использование. При этом он обратил внимание на следующие обстоятельства. Более 5,5 млн американцев пользуются производимыми Johnson & Johnson контактными линзами Acuvue® Oasys, в которых и был нарушен патент CIBA. Суд отметил, что данные линзы пользовались наибольшей популярностью и производителей. Наложение судебного запрета «создаст косвенные медицинские, практические и экономические проблемы для большого числа пользователей». Следовательно, он нарушит общественные интересы.

Рынок фармацевтических препаратов

Показательным является дело Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd.. Суд констатировал факт нарушения исключительного права истца на рекомбинантный эритропоэтин, гормон, который стимулирует выработку эритроцитов. На основе данной разработки истец производил два препарата для лечения анемии и других заболеваний крови — epogen и aranesp. Суд учел, что истец-правообладатель и ответчик-нарушитель действовали на одном рынке. Поэтому у правообладателя отсутствовали адекватные альтернативные судебному запрету меры защиты нарушенного исключительного права. Взыскание убытков не могло компенсировать ему потерю эксклюзивности. Тяготы, претерпеваемые им от нарушения, превышают негативные последствия от запрета на дальнейшее использование для ответчика. На создание эффективных лекарств тратятся существенные средства. Требование истца-правообладателя о наложении на ответчика запрета на использование спорного изобретения было удовлетворено.

Опыт Германии

Немецкое патентное право традиционно было ориентировано на максимально возможную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права. Долгое время немецкие суды не допускали какого-либо отхода от формулы: доказан факт патентного нарушения — удовлетворено требование запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Как отмечали эксперты, «немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя… кроме возмещения убытков, в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет».

Между тем в последнее время наметился переход к более гибким механизмам разрешения патентных споров, учитывающих баланс частных и общественных интересов.

Motorolla против Apple

В феврале 2012 г. Высший региональный суд Карлсруэ в Мангейме отказал в иске компании Motorola о наложении на Apple судебного запрета на использовании в продуктах iPhone и iPad запатентованных истцом решений, включенных в стандарт беспроводной связи. Суд удовлетворил требование Apple о выдачи в отношении данных решений, необходимых для стандарта, принудительной лицензии. При этом суд отметил, что использование спорных объектов не может быть запрещено, поскольку участники рынка, «желающие соблюдать установленный технический стандарт», «вынуждены использовать патент». Предложенные Apple условия лицензионного соглашения соответствовали условиям FRAND.

В решении от 10.05.16 по делу № X ZR 114/13 (Heat Exchanger decision) Верховный суд ФРГ заключил, что в исключительных случаях суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта при удовлетворении требования о взыскании убытков. В таком случае суды должны учесть принцип добросовестности, сопоставить трудности, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя о нарушении.

Второе упрощение и модернизация патентного права

В 2020 г. Министерство юстиции выступило с законодательной инициативой предоставить судам больше свободы при рассмотрении патентных споров. 18.08.21 в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом». На удовлетворение требования о взыскании убытков это не влияет.

В пояснительной записке к данном акту были выдвинуты в том числе следующие тезисы:


1. Отказ или приостановление наложения судебного запрета может иметь место в исключительных случаях

2. Риск быть отстраненным от рынка, включая все его экономические последствия, присущ патентной системе Германии

3. Реализация права на судебный запрет не требует от истца доказательств фактического использования изобретения им самим или умысла в действиях ответчика

4. Существует опровержимая презумпция того, что интересы патентообладателей преобладают и что бремя доказывания несоразмерности лежит на ответчике

5. Фактами, говорящими в пользу ответчика, могут быть (не обязательно должны присутствовать все):

  • безусловная выдача судебного запрета приведет к чрезвычайно высоким издержкам или убыткам со стороны нарушителя, которые совершенно несоразмерны стоимости патента в иске. Например, в сложных продуктах, где патент истца играет лишь второстепенную роль;
  • разработки вокруг патента займут у ответчика слишком много времени с учетом реальной ценности и актуальности патента;
  • ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца, после того как провел обычные патентные поиски;
  • истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции, но истец мог подать иск раньше;
  • истец является «патентным троллем»: он приобрел патент, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения от эффективных инновационных компаний необоснованно высоких лицензионных соборов или любых других недобросовестных действий;
  • воздействие на правообладателя должно быть минимальным и суды должны рассмотреть и определить продолжительность отказа в судебном запрете. Иными словами ответчик может получить возможность использовать патентоохраняемый объект после вынесения решения в течение ограниченного периода времени.

Исходя из обозначенных условий, можно сделать однозначный вывод, что в Германии суды будут отказывать в удовлетворении требований о запрете на дальнейшее использование, прежде всего при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на рынках комплексных инноваций (IT, электроника, телекоммуникации).

Подробнее о пределах защиты исключительных прав см.: Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты. — Статут М, 2020. — 179 с.

Источники

  • Guha R., Salgado M. The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation
  • Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa law Review. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.
  • eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)
  • Acumed LLC v. Stryker Corp., 551 F.3d 1323, Federal Circuit (2008)
  • Используется для лечения переломов плечевой кости или костей верхней части кости руки
  • Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. Ciba Vision Corp., 348 F. Supp. 2d 165, 179-80 (S.D.N.Y. 2004)
  • Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd., 2008 WL 4452454 (D. Mass. Oct. 2, 2008)
  • Maister F. German courts sees first signs of European patent troll (http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202424954133)
  • German Court Bars Motorola From Enforcing Standard-Essential Patent Injunction Against Apple
  • https://www.jdsupra.com/legalnews/bye-bye-automatic-injunction-german-27186/
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнёр, д.ю.н.
Доктор юридических наук, преподаёт на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, ранее работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина и юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании». Арина – автор и главный редактор ежемесячного IP Дайджеста.

Комментарии временно не доступны

Обращайтесь
к профессионалам!