Запрет на использование патентоохраняемых решений

В некоторых западных правопорядках, в частности, в США, Германии, в сфере патентного права наблюдаются две тенденции:

1. Постоянный запрет на использование изобретения патентообладателя (пресечение действий, представляющих собой нарушение) не рассматривается как универсальная мера защиты в патентном споре. Подобные требования подлежат автоматическому удовлетворению при установлении факта нарушения исключительного права истца.

2. Дифференциация в применении мер защиты применительно к различным сферам, рынкам, на которых действуют правообладатель и нарушитель.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Как это проявляется?

В теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники, рынков. 

Опыт США

Крайне показательные статистические данные привел в своей статье К. Симан:

Чаще всего требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта удовлетворяются в делах о нарушении исключительных прав на биотехнологии и фармацевтические разработки. Это происходит практически в 100% случаев. Средние показатели установления запрета на незаконное использование в электроэнергетике — 83%, механике — 75%, электронике — 67%, медицинских устройств — 65%. Самый низкий процент в сфере программного обеспечения — 53%. Сам автор объясняет подобную статистику просто и логично: запрет на использование выдается в первую очередь в тех сферах, где для стимулирования инноваций необходимы сильные патентные права. Иные меры защиты не способны обеспечить интересы правообладателя.

Рассмотрим несколько ключевых прецедентов, иллюстрирующих американский подход применительно к различным рынкам.

Рынки цифровых технологий, телекоммуникации

Особым значением в рассматриваемом аспекте обладает дело eBay Inc. v. MercExchange, LLC. Компания MercExchange, LLC владеет патентом на бизнес-метод — процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами. Она обратилась к компании eBay Inc с предложением заключить лицензионный договор на использование данного объекта. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange, LLC подала против eBay Inc иск о нарушении исключительных прав на изобретение. Истец требовал взыскать с ответчика убытки и запретить ему использовать изобретение в своей дальнейшей деятельности.

Верховный суд США разработал четырехуровневый тест — перечень вопросов, на которые должен ответить суд, прежде чем (не) удовлетворить требование патентообладателя о наложении на нарушителя постоянного запрета на использование изобретения:

1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета;

2) являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав;

3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика;

4) не нарушается ли общественный интерес.

Применив данный тест к рассматриваемому делу, Верховный суд отказал истцу в наложении запрета на дальнейшее использование ответчиком спорного бизнес-метода. Судья Кеннеди учел, что истец является не практикующей организацией. Следовательно, у него нет намерения использовать запатентованное решение в производственной деятельности. Запрет на дальнейшее использование является чрезмерной мерой.

Рынок медицинских изделий и оборудования

При рассмотрении дела Acumed LLC v. Stryker Corp. суды первой и апелляционной инстанции признали нарушенным исключительное право истца на изобретение — проксимальный плечевой гвоздь, реализуемое истцом под названием поларус (polarus). Суды удовлетворили требования истца, как о взыскании убытков, так и о наложении постоянного запрета. При этом они исходили из того, что «выход нового конкурента на рынок может причинить правообладателю непоправимый вред».

Есть и противоположная практика. Так, в деле Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp. суд пришел к выводу, что компания Johnson & Johnson нарушила патенты CIBA на контактные линзы пролонгированного использования. Между тем он отказал в удовлетворении требования о запрете на использование. При этом он обратил внимание на следующие обстоятельства. Более 5,5 млн американцев пользуются производимыми Johnson & Johnson контактными линзами Acuvue® Oasys, в которых и был нарушен патент CIBA. Суд отметил, что данные линзы пользовались наибольшей популярностью и производителей. Наложение судебного запрета «создаст косвенные медицинские, практические и экономические проблемы для большого числа пользователей». Следовательно, он нарушит общественные интересы.

Рынок фармацевтических препаратов

Показательным является дело Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd.. Суд констатировал факт нарушения исключительного права истца на рекомбинантный эритропоэтин, гормон, который стимулирует выработку эритроцитов. На основе данной разработки истец производил два препарата для лечения анемии и других заболеваний крови — epogen и aranesp. Суд учел, что истец-правообладатель и ответчик-нарушитель действовали на одном рынке. Поэтому у правообладателя отсутствовали адекватные альтернативные судебному запрету меры защиты нарушенного исключительного права. Взыскание убытков не могло компенсировать ему потерю эксклюзивности. Тяготы, претерпеваемые им от нарушения, превышают негативные последствия от запрета на дальнейшее использование для ответчика. На создание эффективных лекарств тратятся существенные средства. Требование истца-правообладателя о наложении на ответчика запрета на использование спорного изобретения было удовлетворено.

Опыт Германии

Немецкое патентное право традиционно было ориентировано на максимально возможную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права. Долгое время немецкие суды не допускали какого-либо отхода от формулы: доказан факт патентного нарушения — удовлетворено требование запрета на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Как отмечали эксперты, «немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя… кроме возмещения убытков, в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет».

Между тем в последнее время наметился переход к более гибким механизмам разрешения патентных споров, учитывающих баланс частных и общественных интересов.

Motorolla против Apple

В феврале 2012 г. Высший региональный суд Карлсруэ в Мангейме отказал в иске компании Motorola о наложении на Apple судебного запрета на использовании в продуктах iPhone и iPad запатентованных истцом решений, включенных в стандарт беспроводной связи. Суд удовлетворил требование Apple о выдачи в отношении данных решений, необходимых для стандарта, принудительной лицензии. При этом суд отметил, что использование спорных объектов не может быть запрещено, поскольку участники рынка, «желающие соблюдать установленный технический стандарт», «вынуждены использовать патент». Предложенные Apple условия лицензионного соглашения соответствовали условиям FRAND.

В решении от 10.05.16 по делу № X ZR 114/13 (Heat Exchanger decision) Верховный суд ФРГ заключил, что в исключительных случаях суды могут отказывать в удовлетворении иска о запрете на дальнейшее использование патентоохраняемого объекта при удовлетворении требования о взыскании убытков. В таком случае суды должны учесть принцип добросовестности, сопоставить трудности, которые может создать для ответчика решение о запрете, в сравнении с потерями правообладателя о нарушении.

Второе упрощение и модернизация патентного права

В 2020 г. Министерство юстиции выступило с законодательной инициативой предоставить судам больше свободы при рассмотрении патентных споров. 18.08.21 в ФРГ был обнародован Закон «Второе упрощение и модернизация патентного права». В соответствии с ним в § 139 п. 1 немецкого Патентного закона включается следующее положение: «в требовании [судебного запрета] может быть отказано в том случае в связи с особыми обстоятельствами конкретного дела и требованиями добросовестности, если его удовлетворение приведет к несоразмерным трудностям для нарушителя или третьих сторон, не оправданных исключительным правом». На удовлетворение требования о взыскании убытков это не влияет.

В пояснительной записке к данном акту были выдвинуты в том числе следующие тезисы:

1. Отказ или приостановление наложения судебного запрета может иметь место в исключительных случаях

2. Риск быть отстраненным от рынка, включая все его экономические последствия, присущ патентной системе Германии

3. Реализация права на судебный запрет не требует от истца доказательств фактического использования изобретения им самим или умысла в действиях ответчика

4. Существует опровержимая презумпция того, что интересы патентообладателей преобладают и что бремя доказывания несоразмерности лежит на ответчике

5. Фактами, говорящими в пользу ответчика, могут быть (не обязательно должны присутствовать все):

• безусловная выдача судебного запрета приведет к чрезвычайно высоким издержкам или убыткам со стороны нарушителя, которые совершенно несоразмерны стоимости патента в иске. Например, в сложных продуктах, где патент истца играет лишь второстепенную роль;
• разработки вокруг патента займут у ответчика слишком много времени с учетом реальной ценности и актуальности патента;
• ответчик ненамеренно нарушил исключительные права истца, после того как провел обычные патентные поиски;
• истец отложил предъявление иска до момента, когда ответчик сделал значительные инвестиции, но истец мог подать иск раньше;
• истец является «патентным троллем»: он приобрел патент, чтобы впоследствии использовать угрозу судебного запрета для получения от эффективных инновационных компаний необоснованно высоких лицензионных соборов или любых других недобросовестных действий;
• воздействие на правообладателя должно быть минимальным и суды должны рассмотреть и определить продолжительность отказа в судебном запрете. Иными словами ответчик может получить возможность использовать патентоохраняемый объект после вынесения решения в течение ограниченного периода времени.

Исходя из обозначенных условий, можно сделать однозначный вывод, что в Германии суды будут отказывать в удовлетворении требований о запрете на дальнейшее использование, прежде всего при рассмотрении споров о нарушении исключительных прав на рынках комплексных инноваций (IT, электроника, телекоммуникации).

Подробнее о пределах защиты исключительных прав см.: Ворожевич А. С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты. — Статут М, 2020. — 179 с.

Источники

• Guha R., Salgado M. The Economics of Irreparable Harm in Pharmaceutical Patent Litigation
• Seaman C. Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study // Iowa law Review. 2016. Vol. 101:1949. P. 1984.
• eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006)
• Acumed LLC v. Stryker Corp., 551 F.3d 1323, Federal Circuit (2008)
• Используется для лечения переломов плечевой кости или костей верхней части кости руки
• Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. Ciba Vision Corp., 348 F. Supp. 2d 165, 179-80 (S.D.N.Y. 2004)
• Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd., 2008 WL 4452454 (D. Mass. Oct. 2, 2008)
• Maister F. German courts sees first signs of European patent troll (http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1202424954133)
• German Court Bars Motorola From Enforcing Standard-Essential Patent Injunction Against Apple
• https://www.jdsupra.com/legalnews/bye-bye-automatic-injunction-german-27186/