НАДЁЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Кейс: спор на 532 млн рублей

Постановление СИП РФ от 05.08.21 г. № С01-1072/2021 по делу № А27-18035/2020

История вопроса

Законодатель указал на ситуацию использования товарного знака под контролем правообладателя в п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Речь идет про использование знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В таком случае суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление Президиума СИП РФ от 01.04.14 по делу № СИП-110/2013).

До сих пор суды исследовали фактический контроль правообладателя за использованием товарного знака иным субъектом только в контексте споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования. Как это и было предусмотрено ст. 1486 ГК РФ. Между тем в деле, речь о котором пойдет ниже, СИП исследовал наличие у правообладателя фактического контроля за использованием обозначения ответчиком в споре о нарушении исключительного права.

В качестве использования товарного знака под контролем правообладателя СИП обычно квалифицировал:

  • изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг (гл. 37, 38 ГК РФ) или распространение такого товара, оказание услуг с использованием знака обслуживания (постановление президиума СИП от 02.10.14 по делу № СИП-198/2014);
  • использование при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений. Под эту категорию попадали отношения внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (постановления Президиума СИП 02.04.14 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.14 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.14 по делу № СИП‑305/2014);
  • использование товарного знака по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление Президиума СИП от 29.10.14 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

В рассмотренном ниже деле СИП РФ расширил перечень ситуаций, при которых может быть признано, что правообладатель контролировал использование.

IP Дайджест для юристов от д.ю.н
Подпишитесь и получайте анализ прецедентов ежемесячно
Подписаться

Спор ООО " Интеллпро" против ООО «Сибирская Водочная Компания»

ООО «Интелпро» предъявило иск к ООО «Сибирская Водочная Компания» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 423101 (далее — спорный товарный знак) в размере 532 млн руб. Спорный товарный знак представлял собой графическое изображение в виде следа медвежьей лапы. Истец утверждал, что ответчик неправомерно использовал данное обозначение при производстве водки. Размер компенсации был определен истцом исходя из двукратной стоимости спорных товаров, в соответствии с ответом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) (1 112 220 бутылок, проданных по цене 173 руб., и 437 580 бутылок, проданных по цене 168 руб.).

Ответчик не согласился с предъявленным к нему иском. Он сослался на то, что он производил и продавал по заказу ООО «Статус-Групп». При этом заказчик согласовал образец продукции, в том числе этикеточное оформление.

Между ООО «Статус-групп» и истцом был заключен лицензионный договор на использование нескольких товарных знаков правообладателя. Право на использование указанных товарных знаков было предоставлено по договорам сублицензии ответчику. Проблема в том, что эти лицензионные договоры не охватывали спорный товарный знак. В таком случае формально права на него не были предоставлены ответчику.

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск частично. Они снизили компенсацию вдвое, до суммы 266 045 646 руб. При этом они учли характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствия сведений о наличии ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя. Само по себе такое решение представляется спорным. Судебная практика до сих пор не дала однозначного ответа на вопрос, можно ли снижать кратную компенсацию на основании указанных факторов (они были раскрыты Конституционным судом как условия для снижения компенсации в твердой сумме в ситуации множественности нарушений). СИП РФ не стал анализировать вопрос, возможно снижение размера компенсации или нет. Он исходил из того, что в данном случае в принципе отсутствует нарушение.


Чем интересно?

СИП сформулировал ряд новых правовых позиций. 

Во-первых, лицо, использующее товарный знак, без лицензионного договора, письменного согласия от правообладателя, но под его контролем, не нарушает исключительное право на данный товарный знак.

Во-вторых, фактическая, неформальная аффилированность с правообладателем тоже может доказывать, что товарный знак используется под его контролем.

В-третьих, ответчик не может быть признан нарушителем исключительных прав при следующих условиях:

а) истец предоставил лицензию (с правом сублицензии) на серию товарных знаков, исключив из нее спорное обозначение;

б) предъявил иск о нарушении исключительного права на спорное обозначение к сублицензиату серии.

В-четвертых, при том, что злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребление правом по отношению к другому лицу, в случае с товарными знаками все обстоит иным образом. Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

Правовая позиция СИП

  • По ГК РФ использование товарного знака под контролем правообладателя предполагает, что такое средство индивидуализации применяется по его воле. Она может быть выражена как в договоре, так и без заключения такового. Кроме того, как отмечено в абзаце 1 п. 73 постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.19, использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора.
  • Значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений, а наличие в гражданском обороте продукции, маркированной спорным товарным знаком, на законном основании, т. е. по воле правообладателя.
  • Факт общности экономических интересов можно доказать не только через подтверждение аффилированности юридической, но и фактической. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц, в частности, заключение сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных независимым участникам рынка.
  • В данном деле нужно было оценить довод, что правообладатель через лицензиатов фактически разрешал использовать спорное обозначение в совокупности с другими товарными знаками, образующими серию. Если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.
  • Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. Вступившим в силу судебным актом от 11.01.21 по делу № А39-5665/2018 установлено, что умысел общества «Интелпро» направлен на причинение вреда третьему лицу (ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово») и его кредиторам за счет включения в реестр требований значительного размера компенсации без предупреждения о необходимости прекращения использования товарного знака либо предложения о предоставлении права использования товарного знака в период правообладания. Действия заявителя являются недобросовестными, совершенными с намерением причинить вред другому лицу. Злоупотребление правом представляет собой действие, направленное против конкретного лица. При этом к конкретному случаю злоупотребления правом — при приобретении исключительного права на товарный знак — положения ст. 10 ГК РФ применяются иначе, с учетом положений пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и существа такого нарушения. Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнёр, д.ю.н.
Доктор юридических наук, преподаёт на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова, ранее работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина и юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании». Арина – автор и главный редактор ежемесячного IP Дайджеста.

Материалы эксперта:
Комментарии временно не доступны

Обращайтесь
к профессионалам!