Кейс: территориальные границы исключительного права на товарный знак

Постановление СИП от 08.06.2023 по делу № А46-12604/2022

Суд первой инстанции отказал правообладателю в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Победа» на основании того, что ответчик вел бизнес на территории другого субъекта РФ, а сам истец злоупотребил правом. Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) вернул дело на новое рассмотрение.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Весьма показательно в рассматриваемом аспекте постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № А27-90/2019. ИП выступал правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак — графический элемент в виде круга с расположенным внутри словесно-буквенным элементом «1000 мелочей», выполненным кириллическим шрифтом.

Товарный знак используется лицензиатом истца для индивидуализации магазина «1000 мелочей» в республике Башкортостан. Ответчик использовал словосочетание «1000 мелочей» на вывеске магазина, расположенного в Кемеровской области. Суд отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что товарный знак и обозначение, которое использует ответчик, обладают существенными различиями. В товарном знаке истца изображение ограничено кругом, внутри которого размещены слова «1000 мелочей», при этом используется белый фон и черный контур. Вывеска магазина ответчика имеет прямоугольную форму, в центре которого расположены слова «1000 мелочей для удобной жизни», а с правой и левой сторон расположены изобразительные элементы в виде групп квадратов с различными предметами. Истец (управомоченный им лицензиат) и ответчик осуществляют деятельность в разных регионах страны (Республика Башкортостан и город Кемерово). При таких условиях, по мнению суда, отсутствует вероятность введения потребителей в заблуждение.

Подчеркнем, что в данном случае суд учел не только территориальный фактор, но и незначительный уровень различительной способности товарного знака, отличия в графическом оформлении.

В другом деле, связанном с нарушением более оригинального товарного знака «TomYumBar» суд не стал отказывать в иске в связи с тем, что истец и ответчик находились и осуществляли свою деятельность в разных регионах. Данное обстоятельство суд учел лишь при снижении размера компенсации, взыскиваемой истцом. Подобное решение следует признать оправданным. С одной стороны, учитывая, что действие исключительных прав на товарные знаки распространяется на территорию всей РФ, суд был вынужден удовлетворить требования правообладателя. Тем более все равно существовал риск введения в заблуждение: посетители бара истца, оказавшись в другом городе, могли подумать, что заведения ответчика входят в общую с ними сеть. С другой стороны, суд учел, что истец и ответчик действовали на территории разных регионов, поэтому ответчик своими действиями вряд ли мог причинить существенный вред истцу, переманить его потребителей.

В постановлении, которое будет рассмотрено ниже, СИП напомнил нижестоящим судам о том, что правовая охрана обозначения распространяется по всей России вне зависимости от использования знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

Чем интересно

При рассмотрении данного спора СИП:

• Во-первых, сформулировал вывод, что ведение деятельности в разных регионах не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания.
• Во-вторых, сделал ряд замечаний по поводу того, в каких случаях суды могут признавать действия правообладателя по предъявлению иска злоупотреблением правом.

Позиция СИП РФ

Отправляя дело на новое рассмотрение, СИП РФ отметил следующее:

• Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
• Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может возникать и при низкой степени сходства, но идентичности или близости товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства обозначения и товарного знака.
• Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей, наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
• Вхождение одного обозначения в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений. Вместе с тем, несмотря на данное обстоятельство, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между знаком обслуживания истца и обозначением, используемым ответчиком, не установив степень сходства сравниваемых обозначений и не учитывая тождественность словесных элементов «ПОБЕДА».
• Правовая охрана товарных знаков ответчика распространяется на товары 16-го класса МКТУ, в то время как обозначение «Победа» используется для индивидуализации услуг, связанных со сдачей в аренду нежилых помещений. Суд первой инстанции не проводил исследование на предмет однородности осуществляемой ответчиком деятельности по оказанию услуг по предоставлению в аренду нежилых помещений в магазине с услугами 36-го класса МКТУ.
• Осуществление деятельности в разных регионах не может быть основанием для отказа в защите исключительных прав на знак обслуживания, поскольку по смыслу ст. 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака распространяется на всю территорию РФ вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.
• Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен быть следствием предположений. Независимо от того, что вопрос о наличии признаков злоупотребления правом является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно.
• Факт наличия в действиях правообладателя признаков злоупотребления правом должен подтверждаться совокупностью доказательств, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.
• Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о намерении причинить вред другому лицу.

Тарифы