CASE: Передача ноу-хау по договору коммерческой концессии

Определение ВС РФ от 12.08.2025 по делу № А40-51724/2024

Франчайзи предъявил требование о расторжении договора коммерческой концессии и взыскании неосновательного обогащения в связи с тем, что он не получил обещанные права на товарный знак и ноу-хау. Нижестоящие суды отказали в удовлетворении иска, так как стороны сами указали в договоре, что все права переданы при его подписании. Между тем ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. 

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

Вне зависимости от того идет ли речь о лицензионных договорах или договорах коммерческой концессии, правообладатели должны понимать, что предоставление прав на ноу-хау сопряжено с определенными сложностями.

Судебной практике известно немало дел, когда лицензиаты впоследствии пытались расторгнуть договор, избежать оплаты по договору со ссылкой на то, что правообладатель надлежащим образом не раскрыл им ноу-хау. При этом судам достаточно сложно восстановить реальную ситуацию. Одно дело, если ноу-хау раскрывались в электронном виде. Другое — в бумажном. Как правообладателю доказать, что он действительно передал соответствующую документацию? Вероятно, проще всего для него подписать акт приема-передачи такой документации. Но, что делать, если пользователь документацию получил, а акт не подписал. Чтобы избежать такой ситуации, правообладатели нередко прописывают в договоре условие, что все права и документация переданы в момент подписания договора. Между тем, как показало рассматриваемое определение ВС РФ, этого может быть недостаточно.

На ситуацию можно посмотреть и со стороны добросовестного пользователя. В случае с подобными договорами всегда есть риск того, что правообладатель должным образом не раскроет ноу-хау, но при этом будет требовать оплаты, ссылаясь на то, что такая передача была.

Исходя из изложенного, сторонам следует четко фиксировать в договоре порядок передачи документации и ее проверки, а также собирать доказательства того, что соответствующая информация была передана в конкретном объеме.

Определенные проблемы могут возникнуть и с предоставлением прав на товарный знак. Прежде всего, это касается ситуаций, когда на момент подписания договора у правообладателя нет исключительных прав на обозначение.

Как неоднократно отмечалось в судебной практике, обязательным условием договора коммерческой концессии является передача прав на товарный знак. Договор, в соответствии с которым правообладатель передает комплекс исключительных прав, в который не входят права на товарный знак, в любом случае не может быть квалифицирован в качестве договора коммерческой концессии. При наличии подобной возможности (прежде всего, согласовании соответствующих существенных условий) с учетом положений ст. 431 ГК РФ суд может переквалифицировать такой договор в лицензионный или смешанный, объединяющий элементы лицензионного договора и, например, возмездного оказания услуг.

В целом, представляется возможным заключение договора коммерческой концессии в отношении будущих товарных знаков: правообладателем была подана заявка на регистрацию товарного знака, но Роспатент еще не выдал свидетельство. Согласно п. 47 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 года, положения статей 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, предусматривающих переход исключительного права или предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем. При этом право использования товарного знака предоставляется в момент государственной регистрации распоряжения исключительным правом. Данные положения можно распространить и на договор коммерческой концессии.

Ключевой вопрос — что будет с договором и с внесенными платежами, если правообладателю в конечном итоге не удастся зарегистрировать товарный знак. Ответ отчасти был дан в рассмотренном ниже определении Верховного суда РФ.

Суть дела

Индивидуальный предприниматель Белкин П.К. (истец, пользователь) заключил с ООО «ФЭНХАО» договор коммерческой концессии (ответчик, правообладатель). По условиям договора правообладатель обязался предоставить пользователю комплекс исключительных прав, включая право на использование товарного знака, коммерческого обозначения «МЕТ ТЕА» и ноу-хау. Предприниматель выплатил первоначальный взнос 800 000 рублей, однако, по его мнению, контрагент не выполнил свои обязательства по передаче прав и документации.

Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесной частью «MET TEA», таким образом, правообладатель не предоставил прав на использование товарного знака. Ответчик не передал руководство, стандарты и пособия по ведению бизнеса. Не предоставлена охраняемая коммерческая информация (ноу-хау), нет доступа к информационному ресурсу правообладателя (отсутствуют логины и пароли). Обучение персонала не было организовано, несмотря на то, что это являлось прямой обязанностью правообладателя согласно договору.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Решение поддержали суд апелляционной инстанции и СИП. Суды исходили из того, что договор считается исполненным на основании пункта 5.1, где стороны констатировали передачу документации в момент подписания. Ответчик повторно направил документацию. Обязательств по обучению не возникло из-за отсутствия запроса от истца. Существенных нарушений со стороны ответчика не установлено. Не была дана оценка доводам истца об отсутствии фактической передачи секретов производства, доступа к информационному ресурсу правообладателя, невыполнении обязательств по регистрации товарного знака.

Чем интересно дело?

Верховный Суд подчеркнул необходимость тщательной проверки фактического исполнения обязательств франчайзером, а не просто формального подписания документов. Дело показало важность документального подтверждения передачи конфиденциальной информации и доступа к ней (логины, пароли, инструкции).

Правообладателям при предоставлении прав на использование ноу-хау важно фиксировать передачу документации и информации. Указание в договоре на то, что передача документации, ноу-хау осуществляется в момент подписания договора, само по себе не может являться подтверждением фактической передачи ответчиком предусмотренной договором документации, содержащей ноу-хау. Отказ в регистрации товарного знака, в отношении которого права были предоставлены по договору коммерческой концессии (при заключении договора в отношении будущего объекта интеллектуальной собственности) — основание для расторжения договора.

Позиция ВС РФ:

• Договор коммерческой концессии обладает особым назначением, которое заключается в формировании правовой основы для использования коммерческой модели и опыта правообладателя в предпринимательской деятельности пользователя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2025 г. № 28-П).
• Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии. А также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав (пункт 1 статьи 1031 Гражданского кодекса).
• Ссылка судов на пункт 5.1 договора, которым стороны констатировали передачу истцу документации в момент подписания договора, сам по себе (без представления ответчиком доказательств реального исполнения договора до подачи иска в суд) не может являться подтверждением фактической передачи ответчиком предусмотренной договором документации, опосредующей секрет производства (ноу-хау), и не освобождает ответчика от необходимости фактического исполнения условий договора по передаче такой документации.
• Предметом договора о передаче секретов производства (ноу-хау) является совершение обладателем исключительного права на секрет производства реальных действий по предоставлению другой стороне права использования в установленных пределах соответствующего секрета производства (ноу-хау). Между тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что суды дали надлежащую оценку доводам истца о том, что никакие секреты производства (ноу-хау) фактически Обществом ему не передавались. В судебных актах отсутствуют ссылки на имеющиеся в материалах дела доказательства ответчика, которыми бы подтверждался реальный факт предоставления Пользователю предусмотренной договором документации, опосредующей секрет производства (ноу-хау), до предъявления настоящего иска в суд.
• Поскольку факт предоставления соответствующей информации, в том числе и по каналам электронной связи, должен быть подтвержден документально. Вывод судов, касающийся доказанности исполнения ответчиком договора в части передачи истцу предусмотренной договором документации, опосредующей секрет производства (ноу-хау), со ссылкой на пункт 5.1 договора, является неправомерным.
• Представитель Предпринимателя в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации сослался также на отсутствие логинов и паролей для доступа к конкретному информационному ресурсу Правообладателя, содержащему определенную информацию секрета производства (ноу-хау) по договору. В кассационной жалобе в Верховный Суд Российской Федерации Предприниматель приводит доводы о том, что на момент подачи иска и его рассмотрения во всех судебных инстанциях ни один из объектов, входящих в комплекс исключительных прав, не существовал в юридически значимом статусе; товарный знак, передача права на использование которого была предусмотрена договором, не зарегистрирован и впоследствии не будет зарегистрирован, поскольку 11 ноября 2024 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) уведомила об отказе в государственной регистрации товарного знака, указанного в договоре как объект передаваемого комплекса исключительных прав.
• В постановлении от 8 июля 2025 г. № 28-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в рамках отношений по договору коммерческой концессии правообладатель, по существу, предоставляет контрагенту готовую модель осуществления коммерческой деятельности, что предполагает использование последним комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (пункт 2 статьи 1027 Гражданского кодекса), передачу пользователю технической и коммерческой документации и предоставление иной информации, а также, по общему правилу, техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников и т.п. (статья 1031 Гражданского кодекса).
• Предоставление права использования товарного знака (в комплексе исключительных прав), как соответствующего средства индивидуализации товаров (услуг), относится к отличительным признакам договора коммерческой концессии, являясь существенным условием данной конструкции договора.
• В случае, когда до расторжения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (пункт 4 (абзац 2) статьи 453 Гражданского кодекса).
• Отказывая во взыскании неосновательного обогащения, суды сослались на положения пункта 13.5 договора, в соответствии с которым первоначальный взнос является невозвратным вне зависимости от фактического открытия предприятия и фактического пользования Пользователем предоставленными ему правами. Сумма первоначального взноса является полностью заработанной по ее выплате, и никакая часть такой суммы не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах, как в течение срока действия договора, так и по его истечении. Однако суды не учли, что в обоснование требований о расторжении договора и возврате первоначального взноса истец сослался на существенное нарушение ответчиком договора, и применение пункта 13.5 договора возможно лишь при условии, что Правообладатель надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору, предоставив имущественное встречное исполнение.
• Очевидно, что заключая рассматриваемый договор, истец рассчитывал получить комплекс исключительных прав, принадлежащих ответчику, в том объеме, как он поименован в пункте 3.2 договора, а не отдельных прав. Поскольку суды не установили, что реальное предоставление комплекса исключительных прав состоялось в том объеме, который этим договором предусмотрен, не мог быть констатирован факт надлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору коммерческой концессии.

Тарифы