Победить киберсквоттера: подводные камни борьбы с доменным «пиратством»

Доменные имена репрезентуют бизнес не меньше, чем товарные знаки и бренды, поэтому неизбежно привлекают внимание любителей легкой прибыли. Как бороться с захватчиками доменных имен, какие есть трудности в доменных судебных спорах – разбираем на реальных случаях.

Ирина Резникова

Управляющий партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Покупка и продажа доменных имен – абсолютно законные и открытые процедуры. Владельцы бизнеса покупают нужные им доменные имена, права на администрирование, в некоторых случаях регистрируют одноименные с доменами товарные знаки, чтобы получить дополнительную защиту. Это порой необходимо, поскольку законодательство РФ не относит доменные имена к интеллектуальной собственности, попадающей под юридическую защиту от копирования и недобросовестной эксплуатации.

Захват доменных имен

Важность доменов для бизнеса привела к появлению такого явления, как киберсквоттинг – это регистрация потенциально востребованных доменов, которые созвучны с названиями брендов или организаций, не с целью эксплуатации.

Есть несколько видов киберсквоттинга. В первую очередь выделяется брендовый киберсквоттинг – популярное проявление недобросовестной конкуренции в форме регистрации чужих средств индивидуализации в имени домена, неправомерное использование чужого доменного имени, в том числе с целью его последующей продажи правообладателю.

Существует также тайпсквоттинг – это регистрация доменных имен, близких по написанию с доменами с большим трафиком. Владельцы подобных сайтов рассчитывают на ошибки пользователей при вводе нужного домена и наполняют свои сайты самой разной рекламой и иным контентом.

Впрочем, киберсквоттинг необязательно представляет собой недобросовестные действия – он может быть способом защитить свое доменное имя и свой бренд, когда владелец сайта регистрирует на себя схожие доменные имена. В таких случаях эти домены могут использоваться для дальнейшей переадресации на основной сайт. Но внимание юристов, безусловно, привлекают именно случае недобросовестного киберсквоттинга.

Трудности доказывания

К судебным спорам против киберсквоттеров можно подходить как к спорам о нарушении исключительных прав на товарный знак. В этом случае необходимо доказать, что:

• доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком;
• владелец домена зарегистрировал и использует его недобросовестно;
• у владельца домена отсутствует в нем интерес.

Ответчик, в свою очередь, может настаивать, что:

• доменное имя использовалось им добросовестно в коммерческой деятельности;
• домен приобрел известность среди потребителей;
• владелец домена не был намерен вводить потребителей в заблуждение или паразитировать на репутации чужого товарного знака.

Бывший партнер. Кейс Kapika

Производитель детской обуви и одежды ООО «Фабрика обуви» терял потенциальный доход из-за перераспределения спроса на продукцию в интернет-магазине. Компания является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «kapika» (№ 434131 и №577024). Угроза потери прибыли возникла, когда компанией-производителем были расторгнуты отношения с продавцом ООО «Облака». ООО «Облака» ранее, с 2013 по 2021 год, продавали обувь, маркированную товарным знаком ООО «Фабрика обуви», в этот же период ООО «Облака» зарегистрировало на себя доменное имя www.kapika-obuv.ru.

Когда рабочие отношения сторон прекратились, правообладатель товарного знака направил в адрес ООО «Облака» письмо с просьбой о прекращении использования доменного имени в своей деятельности, однако каких-либо действий со стороны ООО «Облака» не последовало.

Тогда «Фабрика обуви» решила обратиться в суд с требованиями запретить администратору доменного имени и ООО «Облака» использовать обозначение «kapika» в доменном имени, взыскать с ООО «Облака» компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Юристы Гардиума провели оценку ситуации. Спор показался перспективным, однако для его разрешения в пользу истца нужно было предпринять ряд действий. Во-первых, поскольку администратором доменного имени являлось не ООО «Облака», а физическое лицо, его необходимо было предварительно установить. Во-вторых, следовало провести нотариальный осмотр сайта – это необходимо для фиксации доказательств нарушения права на товарный знак. В-третьих, учитывая намерение ООО «Фабрика обуви» получить компенсацию, нужно было направить в адрес оппонентов досудебные претензии.

Итоговый иск был подан в арбитражный суд Москвы. Одной из ключевых задач было доказать, что товарные знаки истца сходны с доменным именем ответчика, вследствие чего потребители продолжали воспринимать спорный домен как официальный интернет-магазин истца, были введены в заблуждение. В ходе судебного разбирательства юристам удалось доказать, что:

• доменное имя полностью включает в себя товарные знаки, прав на которые у ответчика нет;
• ответчик ведет деятельность по продаже обуви, является конкурентом истца.

Ответчик заявлял, что действия истца являются злоупотреблением и противоречат ст. 10 ГК РФ, поскольку сайт www.kapika-obuv.ru был создан по просьбе истца; с 2012 года истец указывал на сайт ответчика как на «официальный интернет-магазин». Также ответчик настаивал, что запрет на использование доменного имени может быть заявлен только правообладателем общеизвестного товарного знака. Выстроенная тактика ведения спора позволила убедить суд в несостоятельности этих доводов.

Действия ответчика были квалифицированы как нарушение исключительных прав на товарные знаки. ООО «Облака» запретили использовать доменное имя www.kapika-obuv.ru. Впрочем, сумму компенсации суд снизил до – 100 тысяч рублей.

Пропавший ответчик

В более классических случаях киберсквоттинга владельцы сайтов преследуют только одну цель – подороже продать доменные имена. Так было в деле немецкой фармацевтической компании: киберсквоттеры зарегистрировали доменные имена, совпадающие с названиями популярных препаратов компании. Примечательно, что в этом процессе ответчики по сути не участвовали.

Кейс Bionorica

Жертвой киберсквоттеров стал немецкий производитель лекарственных средств Bionorica SE. Компании DATAHOST LTD и KARAYAMA INVESTMENT LTD. зарегистрировали через официальный российский регистратор несколько доменных имен, которые включали в себя названия самых известных препаратов Bionorica SE: «Синупрет» (sinupret.ru), «Бронхипрет» (bronchipret.ru) и «Мастодинон» (mastodynon.ru).

Российское подразделение производителя лекарств ООО «Бионорика СЕ» обратилось за юридической помощью к Гардиуму. Первым делом было решено запросить обеспечительные меры – препятствовать возможной передаче доменов третьим лицам. Был произведен нотариальный осмотр сайтов, адреса которых совпадали с названиями лекарственных препаратов, на этом основании Гардиумом подан иск в арбитражный суд Москвы вместе с заявлением о наложении обеспечительных мер до момента вступления в законную силу решения суда.

В суд вышли с требованиями признать администрирование доменных имен компаниями-киберсквоттерами нарушением права «Бионорика СЕ» на использование товарных знаков «Ситнупрет», «Бронхипрет», «Мастодинон», а также запретить использование обозначений в доменах, аннулировать их регистрацию и безвозмездно передать право администрирования сайтов в пользу компании «Бионорика СЕ».

Ответчики на судебное заседание не явились, свои отзывы на иск не предоставили. Суд счел возможным признать администрирование доменов сторонней организацией нарушением прав «Бионорика СЕ» на товарные знаки, запретить их использование и обязать KARAYAMA INVESTMENT LTD передать права на администрирование доменных имен правообладателю товарных знаков. Bionorica SE таким образом удалось избежать финансовых и репутационных потерь от размытия брендов и порчи их репутации.

«Прятки» владельца домена

Дополнительную сложность спорам о доменных именах может придать неочевидность ответчика. Владельцы домена могут постоянно меняться, что существенно затягивает судебный процесс и усложняет доказывание факта незаконного использования чужого бренда.

Кейс Denyo

С этим пришлось столкнуться при защите товарного знака японской компании Denyo, интересы которой в РФ представляет ООО «Токио Боэки Рус» (является правообладателем товарного знака Denyo, аналогичного фирменного наименования). Правообладатель хотел пресечь незаконное использование доменного имени denyo.ru и после зарегистрировать его на себя.

Администратор сайта был неизвестен. В первую очередь необходимо было выяснить, кто именно пользовался доменным именем: конечные выгодоприобретатели от незаконного использования обозначения «Denyo» часто меняли владельца домена, чтобы усложнить судебное разбирательство. Например, в один момент домен принадлежал Hensleigh Trading LP (Шотландия), в другой – Someren Limited (Британские Виргинские острова). Чтобы установить ответчика, юристы Гардиума направили адвокатский запрос регистратору ООО «Регистратор Р01».

В суде юристам Гардиума удалось доказать, что доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком ООО «Токио Боэки Рус», у владельца домена отсутствует интерес в использовании сайта и само доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Проблемы борьбы с киберсквоттерами

Несмотря на успешное разрешение отдельных доменных споров, в целом это направление защиты прав нуждается в дальнейшем развитии и урегулировании. Трудности представляют собой дела, в которых ответчиком выступает физическое лицо – его защищают положения о неразглашении персональных данных, которые зачастую ставятся выше, чем нарушение интеллектуальных прав.

Остаются вопросы, например, к исполнению судебных актов о прекращении администрирования домена со стороны нарушителя, к доказыванию необходимости обеспечительных мер. Порой решение этих вопросов на практике затягивает судебный процесс. Зачастую правообладателю товарного знака проще договориться с киберсквоттером, пойти на его условия, а не пользоваться механизмами правовой защиты своих прав. Это, в свою очередь, поощряет нарушителей.

Механизмы работы с доменными спорами нуждаются в доработке, судебные решения и их исполнение должны работать в том числе в качестве превентивных мер – содействовать своевременному пресечению нарушений, урегулированию конфликта сторон в досудебном порядке.

Тарифы