Домен как товарный знак

Первый этап создания коммерческого сайта – выбор подходящего домена. Проблема использования товарного знака в доменном имени – одна из самых распространенных в мировой судебной практике по интеллектуальной собственности: за 2018 год Центр ВОИС рассмотрел более 49 тысяч дел. Зарегистрировав знак, владелец обретает правовую защиту виртуального имени, то есть вправе запрещать его использование сторонними лицами.

Что делать, если понравившийся знак уже зарегистрирован? Покупка домена у владельца – затея непредсказуемая. Так, для расширения рынка сбыта компания «Русский стандарт» выкупила доменное имя vodka.ru за 3 миллиона долларов! Давайте рассмотрим, как зарегистрировать название сайта без больших трат и доменных споров.

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Домен и товарный знак

Доменное имя – один из способов адресации в сети. Это символьное обозначение, обеспечивающее получение доступа к сайту. Оно не считается интеллектуальной собственностью. Законом позволительно использовать домен как правовой объект: продавать, передавать во владение. Ограничений в получении виртуального имени нет, единственный нюанс – оно должно быть уникальным, аналогичное сочетание символов не должно использоваться другим лицом.

Зарегистрировав знак, владелец может сделать его не только доменом, но и хештегом, названием бизнес-аккаунта в «Инстаграм», группы в соцсети

Товарный знак – обозначение, предназначенное для индивидуализации продукции. В этом основное отличие от домена, выполняющего не индивидуализирующую, а сугубо информирующую функцию. Владельцем знака становится только ИП или юридическое лицо, процесс регистрации затяжной (занимает до 13 месяцев) и довольно сложный.

Начав использовать в доменном имени чужой товарный знак, еще не прошедший официальную регистрацию, вы все равно рискуете потерять домен по судебному решению

Вопрос можно решить в досудебном порядке, например, купить-продать спорное название, но не всегда стороны настроены мирно. Чтобы отобрать домен через суд, истцу нужно лишь доказать нарушение своих исключительных прав, то есть:

• аналогичность названия сайта товарному знаку;
• использование имени для незаконных торговых сделок;
• отсутствие у держателя домена прав (сайт не связан с брендом, не является магазином).

Помимо потери домена, ответчику, возможно, придется компенсировать истцу нарушение права пользования знаком. Обычно суды устанавливают относительно небольшие суммы – 200–300 тысяч рублей. Но в отдельных случаях размер возмещения доходит до 5 миллионов рублей!

Выделяют 3 типа доменных споров:

1. недобросовестная конкуренция
2. киберсквоттинг
3. обратный захват

Недобросовестная конкуренция – регистрация домена, аналогичного популярному знаку, с целью повышения прибыли и введения в заблуждение клиентов. Хороший пример – дело № А40-154954/15-51-1372 – иск продавца детской обуви «Антилопа» (домен – antilopa.ru) к магазину «Арго» (antillopa.ru), торгующему похожей продукцией. Судом признана схожесть доменного имени и товарного знака, вынесено решение убрать спорное название сайта, выплатить истцу компенсацию 250 тысяч рублей.

Киберсквоттинг – создание доменов, звучащих схоже с известными торговыми марками, чтобы их перепродавать. Обратный захват – противоположное действие – регистрация знака специально, чтобы отнять имя сайта. Показательный пример – дело № А40-119324/2009 – иск компании «MediaMarkt» к владельцу сайта «Медиа-маркт.su», не только без дозволения истца использовавшему соответствующий знак, но давшему объявление о продаже доменного имени. Суд вынес решение в пользу истца.

Проверка домена на уникальность перед регистрацией

Недостаточно проверить, свободно ли доменное имя. Уникальность домена не означает, что он не сходен с зарегистрированными знаками. Как только сайт начнет приносить доход, высока вероятность, что владелец бренда предъявит претензию. Чтобы избежать судебных споров, проверьте, не аналогичен ли домен действующим и поданным на регистрацию в Роспатент товарным знакам.

Нередко обозначения, которые сервис не воспринимает аналогичными, человек может считать сходными. Поэтому после онлайн-проверки обратитесь в патентное бюро, чтобы специалисты исключили возможность предъявления претензий.

Регистрация домена как товарного знака

Регистрация доменного имени не отличается от стандартной процедуры по товарным знакам. Обозначение получает защиту на территории зарегистрировавшего государства.

Чтобы оформить доменное имя и товарный знак, необходимо пройти несколько этапов:

• Составьте заявку, включающую заявление, регистрируемое обозначение и его описание.
• Подайте заявку. Это можно сделать в электронном виде в Роспатент, либо через сервис «Госуслуги». И в том, и в другом случае вы получите скидку 30% на оплату госпошлины.
• Оплатите госпошлину. Информация о суммах указана в правительственном Постановлении №941 от 10.12.2008. Оплата пошаговая: на оформление заявки, на проверку уникальности, на внесение в реестр. Платить можно через «Госуслуги» и в банке по квитанции с сайта fips.ru.
• Пройдите сначала формальную проверку заявки на соответствие требованиям закона (занимает месяц), затем основную экспертизу (длится до года). В ходе проверки эксперты могут потребовать дополнительную или уточняющую информацию, ответить нужно в течение 3 месяцев. Если специалисты выявят препятствия для регистрации, у вас будет 6 месяцев для аргументации.
• Получите свидетельство, действительное 10 лет. Его можно продлевать неограниченное число раз.

Кто имеет право подать заявку

Оформить заявку пока вправе лишь предприниматель или юридическое лицо. Но с 2021 года по новому законопроекту подача заявок на регистрацию станет доступна для физических лиц, в том числе самозанятых.

Лицо, не являющееся резидентом РФ, может зарегистрировать товарный знак только через аттестованного Роспатентом поверенного

Чтобы быть уверенным в успехе регистрации, заявитель может обратиться в патентное бюро. Ему назначат одного из патентных поверенных – специалиста, прошедшего экзамен в Роспатенте, имеющего соответствующий сертификат.

Почему Роспатент отказывает в регистрации и что дальше делать

Причины, по которым Роспатент отказывает заявителю, перечислены в ст. 1483 ГК. Наиболее распространенные:

• обозначение схоже вплоть до аналогичности с существующим ТЗ (незначительные отличия не берутся в расчет);
• обозначение не позволяет покупателю различить продукцию двух производителей;
• знак включает географическое название, не соответствующее фактическому нахождению производителя.

Вы рискуете потратиться на раскрутку бренда и сайта, заплатить больше 20 тысяч рублей госпошлины, но остаться ни с чем. Уплаченная пошлина не возвращается. Но в случае неудачи можно оспорить итог. Для этого вам придется обратиться в Палату по патентным спорам в течение 4 месяцев с даты принятия Роспатентом решения.

Если срок оспаривания пропущен вами по уважительной причине, то вы имеете право возобновить его в течение 6 месяцев

Если в регистрации отказано из-за схожести обозначений, вам предстоит провести сравнительный анализ, убедить специалистов, что использование товарного знака в доменном имени не вредит рынку, не обманывает покупателей.

Если проблема в различении двух производителей, вам придется подтвердить реализацию продукции, провести рекламную компанию. Либо организовать опрос, который подтвердит, что потенциальные покупатели узнают производителя по продукту.

Как заработать на домене и товарном знаке

Чтобы увеличить стоимость активов компании, можно поставить доменное имя и ТЗ на баланс как нематериальный актив. Для этого оцените его по доходному методу. Это позволит отразить реальную ценность и доходность знака.

Указанная в балансе рыночная стоимость делает доступными все преимущества использования нематериальных активов. Вы:

• сможете повысить капитализацию и привлекательность для инвестиций;
• обоснуете стоимость продаваемого сайта;
• сократите налоговые риски при заключении сделок;
• обоснуете величину выплат при оформлении франшизы;
• повысите чистые активы без возрастания налоговой нагрузки;
• в судебных спорах взыщете деньги за ущерб по рыночной, а не номинальной стоимости;
• получите кредиты на выгодных условиях под залог прав на нематериальное имущество.

Вывод

Использование непроверенного товарного знака в домене – затея рисковая. Чтобы не потерять доменное имя и деньги, проверьте его на уникальность, зарегистрируйте в Роспатенте как ТЗ, а дальше поставьте на баланс. Если сделаете все правильно, сможете повысить капитализацию и инвестиционную привлекательность, выгодно продать сайт, сократить риски и нагрузку в плане налогов, получить преимущество в судебных спорах и при кредитовании.

Тарифы