Кейс: параллельный импорт в оценке судов до частичной легализации

Постановление СИП РФ от 20.07.2022 по делу № А60-43219/2019

Тема параллельного импорта — одна из самых горячих в 2022 г. не только в IP-среде. Разбираем один из прецедентов на этой почве, начавшийся еще задолго до этого года.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

Сторонники легализации параллельного импорта (задолго до февраля 2022 г.) любили ссылаться на различные злоупотребления правами со стороны иностранных правообладателей. В частности, на дискриминационную политику ценообразования:

• в России продают некоторые товары намного дороже, чем за границей;
• отказывают в импорте продукции в связи с санкциями.

Понятно, что сама по себе поддержка санкций со стороны правообладателя не образует злоупотребления правом. Под злоупотреблением правом и доктрина, и судебная практика последовательно понимают осуществление субъектного права в противоречии с его назначением, в ненадлежащих целях. Между тем предъявление иска о запрете на дальнейшую реализацию товара, ввозимого параллельным импортером, и взыскании убытков или компенсации правообладателем, который отказался поставлять продукцию, поддерживая санкции, может быть квалифицировано в качестве злоупотребления. Подобный вывод можно обосновать следующим образом.

В случае с параллельным импортом речь идет об оригинальном товаре, который изначально происходит от правообладателя, а потому соответствует стандартам качества. И от реализации которого, пусть и не на территории РФ, правообладатель уже получил свой «процент». Пресечение действий «серого» импортера направлено на защиту интересов правообладателя в сохранении существующих каналов дистрибуции товаров, на поддержание его эксклюзивного статуса поставщика товаров в Россию. Если представить, что сам правообладатель объявил о своем уходе с рынка в связи с санкциями, то при особом желании можно сделать вывод, что у него больше нет правомерного интереса, который заслуживает защиты в споре с параллельным импортером. В таком случае его попытка запретить параллельный импорт может рассматриваться как выход за пределы осуществления исключительного права.

До последнего времени в судебной практике отсутствовали яркие прецеденты, связанные с применением позиции КС. Однако недавно СИП РФ принял постановление по интересному спору между Olympus Corporation и Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР).

Спор

УБРиР получил около 150 единиц эндоскопического оборудования в качестве отступных по соглашению с ООО «Медскан». На территорию России оборудование ввезла компания «Юникс», которая в свою очередь приобрела их у компании «Трейд Экспорт» из Армении. Производитель эндоскопов Olympus Corporation предъявил иск к УБРиР о нарушении его исключительных прав на товарный знак «OLYMPUS». Требования: взыскать с ответчика компенсацию в размере 581,6 млн руб. и запретить реализацию эндоскопов. Суд установил, что эндоскопы представляют собой оригинальный, правомерно произведенный товар. При этом правообладатель не давал согласия на их импорт в Россию. Имел место параллельный импорт — еще до истории с его частичной легализацией.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Он запретил ответчику реализовать товар и обязал его к выплате 55 млн руб. компенсации. Суд апелляционной инстанции не согласился с этим решением и отказал в удовлетворении иска. При этом он исходил из того, что:

• суд первой инстанции не установил, что истцу были причинены убытки действиями ответчика;
• отсутствие убытков исключает право на получение компенсации;
• истец злоупотребляет своими правами.

СИП не согласился с первым аргументом апелляции, отметив, что ГК РФ предусмотрел возможность взыскания компенсации как самостоятельной меры гражданско-правовой ответственности вне зависимости от доказанности наличия убытков. В то же время решение апелляции об отказе в удовлетворении иска поддержал. СИП РФ признал действия истца злоупотреблением правом.

Чем интересно

Примечательны в этом деле несколько моментов.

• СИП РФ вслед за апелляцией определил критерии злоупотребления правом со стороны правообладателя в споре с параллельным импортером:
  
  – необоснованно высокий размер взыскиваемой компенсации за нарушение прав на товарный знак, использованный в отношении оригинальной продукции;
  – требование предъявлено к УБРиР, который не является профессиональным участником на рынке медицинского оборудования, не ввозил на территорию РФ спорные эндоскопы;
  – правообладатель имеет опыт предоставления согласия (в некоторых случаях безвозмездного) на ввоз оборудования лицам, которые не являются его дистрибьюторами.
  
  
• Суды учли, что в сложившейся ситуации запрет на реализацию товара ответчиком равносилен требованию о его уничтожении, от которого истец отказался. Следовательно, применение выбранного истцом неимущественного способа защиты ставит компанию-правообладателя при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении общества «УБРиР» влечет необоснованно значительные неблагоприятные последствия. При этом суды (апелляция и кассация) сослались на принцип «баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию».

К традиционным делам о нарушении исключительных прав на товарные знаки, когда речь идет о реализации контрафакта, подделок, данный подход не применим. Общественные интересы в таком случае всегда на стороне правообладателя:

• потребители не заинтересованы в приобретении подделок;
• введении в заблуждение.

При этом исключительные права на товарные знаки не препятствуют иным участникам рынка производить и реализовать свои товары, востребованные среди потребителей. Действия нарушителя не могут быть оправданы и с позиции обеспечения инновационного развития. Однако в спорах между правообладателями и параллельными импортерами подобные гибкие критерии принятия решения (соразмерность, баланс интересов) применимы при условии, что правообладатель действует недобросовестно.

Позиция СИП РФ

При рассмотрении дела СИП РФ сформулировал следующие тезисы:

• В силу абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права вместо возмещения убытков; правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
  
  Как разъяснено в абз. 2 п. 59 постановления Пленума Верховного суда РФ (ВС РФ) от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Законодательством предусмотрена возможность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак как самостоятельной меры гражданско-правовой ответственности вне зависимости от доказанности факта несения убытков.
• Поведение истца является недобросовестным и направлено не на защиту своих прав как правообладателя, а на обогащение за счет ответчика. Компания при рассмотрении дела в суде первой инстанции подтвердила, что имеет опыт предоставления согласия на ввоз оборудования лицам, которые не являются его дистрибьюторами, а в некоторых случаях такое согласие дается безвозмездно, однако на предложение общества «УБРиР» на возмездное предоставление подобного согласия в отношении спорного товара компания отказала без обоснования мотивов.
• В сложившейся ситуации у УБРиР нет реальной возможности реализовать товар в странах, где их реализация разрешена, а оставление его у себя приведет к утрате его ценности и полезных свойств, возможности использовать по назначению в связи с истечением сроков годности, возложит на общество расходы на хранение и, в конечном счете, на утилизацию, не позволит получить удовлетворение от реализации заложенного имущества. Запрет на реализацию товара в данном случае равносилен требованию о его уничтожении, от которого истец отказался. Следовательно, применение выбранного истцом неимущественного способа защиты ставит компанию-правообладателя при защите своих прав в более выгодное положение, а в отношении общества «УБРиР» влечет необоснованно значительные неблагоприятные последствия, что позволяет суду в рамках предоставленной ему дискреции руководствоваться правовыми критериями баланса конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности правонарушающему деянию. Компания не обосновала, какой разумный экономический интерес побуждает ее запретить продажу в РФ своего высокотехнологичного оригинального товара.

Наш видеокомментарий к данному делу см.: https://t.me/invisible_ip/53

Тарифы