+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 665 82 58
Личный кабинет

Trends: должен ли у общеизвестного товарного знака быть известный заявитель

23
0 комментариев
3 минут

Есть стабильность в этом нестабильном мире: Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию общеизвестных товарных знаков продолжает требовать от заявителей доказательств не только известности товарного знака, но и того, что потребители ассоциируют данное обозначение с заявителем. Проще говоря, известным должен быть не только знак, но и заявитель и связь между ними.

Защита общеизвестного товарного знака с гарантией

Особые сложности в данном аспекте возникают у заявителей, которые входят в группу компаний, при условии, что непосредственное производство маркированных товаров осуществляют иные лица, также входящие в группу. В отношении них Роспатент, как правило, делает категоричный вывод: заявитель не доказал, что потребители ассоциируют с ним товарный знак.

СИП РФ продолжает считать такую позицию ошибочной. По мнению суда, общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной компании-производителя, но и в отношении «источника происхождения товаров».

Как проявляется

Компаниям выгодно регистрировать общеизвестные товарные знаки. Исключительные права на такие обозначения носят бессрочный характер и распространяются в том числе на неоднородные товары, работы и услуги. Для признания незаконным использования сходного с известным брендом обозначения достаточно одних ассоциаций потребителей. Введение в заблуждение в данном случае не требуется.

На середину сентября 2022 г. в реестре общеизвестных товарных знаков находится 247 зарегистрированных обозначений.

Правообладателям традиционно непросто обосновать общеизвестность своих брендов. Жизнь им существенно усложняет Роспатент. Патентное ведомство продолжает упорствовать в своей позиции: заявитель должен доказать не только известность знака как такового, но и то, что обозначение ассоциируется у потребителей с конкретным лицом, то есть заявителем, на дату испрашиваемой общеизвестности. СИП РФ признает такой подход неверным и отменяет решения Роспатента.

Несколько показательных примеров:

  • Решение СИП РФ от 12.03.2014 по делу № СИП-328/2013

    СИП РФ признал незаконным решение Роспатента об отказе в признании логотипа GILLETTE в качестве общеизвестного знака в связи недоказанностью факта широкой известности данного обозначения в РФ в отношении товаров заявителя — «Дзе Жиллетт Компани». Проблема заключалась в том, что все товарные знаки с элементами GILLETTE, «ЖИЛЛЕТ», созвучные произвольной части фирменного наименования заявителя, регистрировались на его имя, а вот продукция под знаком, который впоследствии был признан судом общеизвестным, изготавливалась и вводилась в гражданский оборот в России другими лицами: ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл» по лицензии заявителя; Gillette Poland International Sp.z.o.o., Gillette (Shanghai) Ltd, Gillette UK Limited, Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH и Procter & Gamble Operations Polska Sp.z.o.o. Эти предприятия вместе с заявителем входили в одну группу компаний «Проктер энд Гэмбл», однако формально они являлись самостоятельными юридическими лицами (Обзор данного и аналогичных дел см.: Ариевич Е. А., Гришанова Г. И. Общеизвестный знак — общеизвестный заявитель? // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 26, декабрь 2019 г., с. 90-99).

    СИП указал на то, что заявитель может как самостоятельно производить продукцию, маркируемую обозначением, претендующим на статус общеизвестного знака, так и поручать ее производство или распространение третьим лицам. При этом законодательство РФ не содержит требования об обязательном указании на товаре информации о производстве продукции под контролем заявителя, как этого ошибочно требовал Роспатент.
  • Постановление Президиума СИП РФ от 17.01.2020 по делу № СИП-196/2019

    Роспатент отказал обозначению Raffaello в регистрации в качестве общеизвестного товарного знака. СИП признал данное решение недействительным. При этом он раскритиковал доводы ведомства, что общеизвестный товарный знак не может ассоциироваться сразу с двумя компаниями (бельгийской Soremartec S.A. и Ferrero, которые входят в одну группу компаний). «При наличии доказательств восприятия потребителем компании Soremartec S.A. как одного из связанных между собой лиц, вместе составляющих источник происхождения товара, положения ст. 1508 ГК («Общеизвестный товарный знак») не мешают признать обозначение общеизвестным товарным знаком по заявлению компании», — решил суд.
  • Постановление Президиума СИП РФ от 23.10.2020 по делу № СИП-1099/2019

    СИП РФ обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак «Доширак» в качестве общеизвестного на южнокорейскую Paldo Co. Ltd. В данном случае проблема заявителя заключалась в том, что по данным социологического опроса, лишь у 1% потребителей лапша «Доширак» ассоциируется именно с южнокорейской компанией. По мнению патентного ведомства — это основание для отказа в регистрации товарного знака в качестве общеизвестного по заявке такой компании. Между тем СИП заключил, что общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной компании-производителя, но и в отношении «источника происхождения товаров». Таким «источником» можно признать и группу аффилированных компаний, в которую входят заявитель и его российские лицензиаты: «Доширак Рус», «Доширак Коя» и «Доширак Рязань».


Буквально на днях СИП вынес решение (от 14.09.2022 по делу № СИП-230/2022) по еще одному крайне показательному делу.

Роспатент отказал Berlin-Chemie AG в признании общеизвестным словесного товарного знака «МЕЗИМ» и комбинированного товарного знака:

Заявителем были представлены доказательства, что за период с 2004 по 2014 гг. объем продаж бренда «МЕЗИМ» составил 281 540 593 упаковок на общую сумму 21 707 323 788 руб. За период с 2012 по 2019 гг. объем продаж препарата в России составил 16 383 660 694,55 руб. Из результатов социологических исследований следует, что 99 % респондентов знакомы с препаратом «МЕЗИМ». Этого, а также множества других доказательств, по мнению Роспатента, оказалось недостаточно.

Ведомство согласилось, что товары, маркированные обозначением «МЕЗИМ», широко распространены на территории РФ. Между тем лицами, реализующими средства, способствующие пищеварению, маркированные обозначением «МЕЗИМ», являются общества с ограниченной ответственностью «Берлин-Хеми / А. Менарини» и «БЕРЛИНХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ», а не заявитель. В результатах социологических исследований не отражена степень осведомленности потребителя относительно производителя товаров. Заявителем не доказан тот факт, что потребитель товаров может ассоциировать иностранное лицо как производителя товаров.

СИП РФ признал решение Роспатента недействительными и обязал ведомство повторно рассмотреть заявление Berlin-Chemie AG о признании обозначений общеизвестными.

Как отметил СИП, для вывода, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его ассоциирование с источником происхождения товаров, а также известность и узнаваемость:

  • фактическими или потенциальными потребителями;
  • лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров или услуг, для которых используется знак;
  • деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров или услуг, для которых используется знак.

Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения, но не единственным и не решающим.

При этом заявитель вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком.

Общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков, обозначений или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение до потребителя, а в отношении субъекта, воспринимаемого потребителями в качестве источника происхождения товаров под заявленным на регистрацию обозначением.

Судебная практика компании – кейсы
Анализ перспектив спора
40 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом
Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Читать также

Кейс: добросовестный описательный характер использования знака

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: сильные и слабые стороны комбинированных товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

News: признание дополнительного патента недействительным

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: международная практика правовой охраны олимпийской символики

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: особенности регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: клинические исследования и неиспользование товарного знака

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: нарушения авторских прав на маркетплейсах

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Highlights: максимальные усилия и минимальные требования в лицензионных договорах

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: доменные споры – тренды

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: отсутствие регистрации прав лицензиата: какие последствия?

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

LegalTech в 2022 году

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: условие non compete в договоре коммерческой концессии

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,