+7 (495) 665 82 58
info@gardium.ru

/

+7 (495) 665 82 58
Личный кабинет

Trends: регистрация товарного знака как злоупотребление правом

57
0 комментариев
4 минут

Суды последовательно признают, что действия заявителя по регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое ранее использовалось иным лицом, при наличии доказательств известности этого факта, являются злоупотреблением правом.

Защита товарного знака с гарантией

Доказательствами могут быть:

  • сведения о сотрудничестве между правообладателем и изначальным пользователем обозначения;
  • наличии договорных и иных отношений;
  • данные об особенностях узкоспециализированного рынка, где «все друг друга знают».

При этом не требуется доказывать широкую известность обозначения, наличие связанной с ним положительной репутации.

Как проявляется

Определение ВАС РФ от 09.07.13 № ВАС-8724/13 по делу № А40-25797/2012

На имя компании «Бимекс ЛЛС» зарегистрирован ряд товарных знаков: комбинированный знак со словесным элементом «KHAAN», словесные знаки «ХААНКОФЕ», «KHAANCHOCOLATE», «KHAANTEA», «KHAANCEREAL», «ХААНЧАЙ», «KHAANCOFFEE», «KHAANCLASSIC», «ХААН». Датой приоритета всех знаков было 28.04.2009. Противопоставленный товарный знак «ХАН» по свидетельству № 410322 с приоритетом от 30.03.2009 был зарегистрирован на имя ООО «ИТКА» в отношении товаров 30-го класса МКТУ. В 2011 г. право на знак перешло ООО «Профит-С», которое и обратилось в Роспатент с требованием о признании недействительной правовой охраны товарных знаков компании. Роспатент удовлетворил данное возражение.

Суд признал недействительным решение Роспатента и обязал его повторно в установленные сроки рассмотреть возражения ООО «Профит-С». Как отметила ФАС Московского округа, а вслед за ним и ВАС РФ, удовлетворяя частично заявленные требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, суды исходили из злоупотребления обществом предоставленным правом продвижения продукции путем подачи возражения против регистрации товарных знаков компании, а также наличия доказательств регистрации знака «ХАН» с целью воспрепятствования развитию компании.

Регистрация знака «ХАН» была произведена в результате того, что с 2005 г. компания работала с обществом «ИТКА» (первоначальным правообладателем), которому было известно об объемах импорта продукции, ее ассортименте и объемах инвестирования в развитие производства, взаимоотношения с которым с конца 2009 г. были прекращены.

Определение ВС РФ от 26.10.21 № 300-ЭС21-11315

Три участника создали общество «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Спустя несколько лет между учредителями произошел конфликт. Один из участников, который также являлся генеральным директором общества, зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-го класса. Другой участник попытался оспорить в Роспатенте его действия, но патентное ведомство ответило отказом.

Верховный суд однозначно признал злоупотреблением правом регистрацию участником-директором хозяйственного общества на себя товарного знака, сходного с обозначением, которое использовало общество в качестве средства индивидуализации. При этом ВС РФ исходил из следующего. Обращаясь с заявкой на регистрацию знака, сходного с фирменным наименованием общества, Щеглов А. В., будучи генеральным директором и одним из учредителей, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование. Целью действий Щеглова явилось создание им собственного бизнеса по оказанию услуг в сфере спорта с использованием средства индивидуализации, сходного с произвольной частью фирменного наименования общества.

Суд первой инстанции правомерно заключил, что действия Щеглова по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом по отношению к заявителю и обществу, и удовлетворил заявленные требования.

Решение СИП РФ от 26.05.2022 по делу № СИП-1352/2021

СИП РФ удовлетворил требование ИП Семенова и обязал Роспатент аннулировать товарный знак конкурента «Кот Гошка» ИП Романова (с приоритетом от 28.07.2020), зарегистрированный в отношении 31-го класса МКТУ.

СИП установил, что ИП Семенов с 2004 г. производит наполнители для кошачьего туалета под обозначением «Гошка». Несмотря на длительное и масштабное использование обозначения, ассоциативная связь у потребителей между ним и заявителем не подтверждена. Не доказана значительная доля рынка ИП Семенова, либо его лидерство в упомянутой сфере производства. В рекламе нет привязки к производителю.

В то же время СИП все равно признал действия ИП Романова по регистрации товарного знака и его последующему использованию злоупотреблением правом. Романов ранее работал менеджером у Семенова. В его полномочия входило общение с клиентами, презентация товаров, поиск новых клиентов и каналов для реализации, организация сбыта.

Следовательно, Романов знал о деятельности заявителя с использованием упомянутого обозначения. После регистрации своего знака он подал заявление в УФАС о запрете заявителю использовать обозначение, а также иск в суд о взыскании полуторамиллионной компенсации. Эти действия направлены на воспрепятствование Семенову в использовании обозначения, вытеснение его с рынка и необоснованное извлечение материальной выгоды.

Решение СИП РФ от 29.12.2021 по делу № СИП-1143/2021

СИП признал регистрацию товарного знака «ЧИСТОGUN» на ООО «Арсенал» актом недобросовестной конкуренции в отношении товаров для чистки оружия по иску ИП Антоновского. СИП установил, что ИП использовал спорное обозначение задолго до подачи заявки ООО «Арсенал». Учитывая узкоспециализированный рынок соответствующей продукции, суд сделал вывод, что общество как профессиональный участник рынка не могло не знать о том, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения оно использовалось иным лицом и приобрело определенную репутацию в коммерческом обороте товаров для охотников и спортсменов.

Кейсы – судебная практика компании Гардиум

Тарифы

Анализ перспектив дела
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Кейс: спор о лицензировании товарных знаков на 150 млрд

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: возвращение паушального платежа как неосновательного обогащения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

News: ключевые позиции президиума СИП по вопросам прав на товарные знаки

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Highlights: дополнительный патент

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trends: должен ли у общеизвестного товарного знака быть известный заявитель

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: добросовестный описательный характер использования знака

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: сильные и слабые стороны комбинированных товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

News: признание дополнительного патента недействительным

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: международная практика правовой охраны олимпийской символики

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: особенности регистрации аббревиатур в качестве товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: клинические исследования и неиспользование товарного знака

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: нарушения авторских прав на маркетплейсах

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,