Кейс: регистрация обозначений с географическими названиями

Постановление президиума СИП РФ от 22.07.2022 по делу № СИП-1042/2021

Заявитель не согласился с отказом Роспатента в регистрации товарного знака «Palazzo di Parma» в отношении широкого перечня молочных продуктов и сыра. СИП РФ обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения. При этом суд подчеркнул, что с позиции пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ Роспатент должен оценивать возможность регистрации обозначения применительно к каждому из заявленных товаров. А также дал иные разъяснения о том, как оценивать обозначения, включающие в себя географические названия, при разрешении споров об их регистрации в качестве товарных знаков.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) в целом придерживается менее жесткого подхода к регистрации подобных обозначений, чем патентное ведомство. Но четких критериев разграничения охраноспособных товарных знаков и обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение, не сформировалось. Серьезные сложности для правоприменителей создало обозначение «Palazzo di Parma». Роспатент, СИП РФ как суд первой инстанции и президиум СИП разошлись во мнениях, может ли такой товарный знак быть зарегистрирован и на какие обстоятельства необходимо обратить внимание при решении вопроса.

Спор

ООО «Агуна-Молоко» оспорило в СИП РФ отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Palazzo di Parma» в отношении широкого спектра товаров 29-го класса (в т. ч. молочной продукции, сыров).

Принимая решение об отказе в регистрации товарного знака, ведомство исходило из следующего:

• Обозначение не соответствует требованиям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, поскольку при маркировке товаров заявленным обозначением у потребителей могут возникнуть ложные ассоциации с итальянским происхождением товаров. Как указал Роспатент, «спорное обозначение представляет собой словосочетание, образованное по правилам итальянского языка, на русский язык оно переводится как "Дворец Пармы" или "Пармский дворец", где Парма — город в северном итальянском регионе Эмилия Романья. Местный сыр "Пармезан" и пармская ветчина всемирно известны».
• Обозначение является сходным с зарегистрированным наименованием места происхождения товара «PROSCIUTTO DI PARMA». По мнению ведомства, «основное индивидуализирующее значение в сравниваемых обозначениях для среднего российского потребителя имеет элемент "DI PARMA" / "di Parma"».

При рассмотрении дела в качестве суда первой инстанции СИП РФ признал решение Роспатента недействительным и обязал ведомство зарегистрировать товарный знак. СИП исходил из того, что среднему потребителю неизвестен перевод обозначения «Palazzo di Parma», следовательно, обозначение является фантазийным. При этом заявитель представил в Палату по патентным спорам контракт с производителем сыров, находящимся в итальянском городе Парма. В таком случае возможные с точки зрения Роспатента ассоциации потребителя относительно места происхождения или производства товаров 29-го класса МКТУ, маркируемых таким обозначением, будут соответствовать действительности.

Президиум СИП изменил решение первой инстанции и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя. Президиум исходил из того, что Роспатент детально не исследовал возможность регистрации обозначения применительно к каждому из заявленных товаров, некорректно произвел анализ сходства обозначения и наименования места происхождения товаров (НМПТ), в связи с чем на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение.

Чем интересно

Президиумом СИП сформулирован ряд значимых правовых позиций:

• Роспатент должен оценивать возможность регистрации обозначения с позиции пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ применительно к каждому из заявленных товаров.
• В отношении конкретного географического наименования, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, необходимо:
  
  – во-первых, определить, воспринимается ли адресной группой потребителей конкретный элемент как географическое наименование. При этом по общему правилу не запрещается регистрация географических наименований, неизвестных разумно информированной адресной группе потребителей, а не географам;
  – во-вторых, установить, указывает ли обозначение на место, которое ассоциируется с заявленными товарами или услугами; разумно ли предположить, что обозначение будет ассоциироваться с товарами или услугами в будущем; может ли оно указывать на место происхождения этой категории товаров или услуг с точки зрения потребителей.
• СИП РФ разъяснил, как сравнивать товарные знаки с «географическим» элементом с НМПТ. При этом он признал методологически неверным искать в НМПТ сильные и слабые элементы.
• СИП РФ констатировал, что пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение в отношении определенных товаров. Поэтому судам не следует исследовать вопрос, действительно ли заявитель, его товары как-то связаны со страной, с которой потребители ассоциируют товарный знак. Наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории Италии, отношений с итальянскими компаниями не могли повлиять на оценку заявленного обозначения.

При оценке обозначения с позиции пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо, во-первых, установить, какие ассоциации или представления возникли у потребителя. Во-вторых, определить, соответствуют ли они действительности. Вторую задачу невозможно решить, если не исследовать характеристики товара и изготовителя. Так, если у потребителей при столкновении с товарным знаком возникает представление о том, что соответствующие товары были произведены в Италии или имеют иную связь со страной, то необходимо исследовать, действительно ли такая связь есть. Если она присутствует, о введении в заблуждение говорить нельзя.

Позиция СИП РФ

Президиумом СИП сформулирован ряд значимых правовых позиций:

• Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:
  
  – являются ли ложные указания правдоподобными;
  – являются ли ассоциативные представления правдоподобными;
  – поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель?
  
  Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Таким образом предполагаемая ложная ассоциация в отношении конкретных товаров и услуг, которая не обладает признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.
• Под способностью товарного знака ввести потребителя в заблуждение подразумевается, в частности, ситуация, когда информация в товарном знаке, знаке обслуживания, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.
• Применяя пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ к широко известным географическим наименованиям для признания географической коннотации обозначения правдоподобной, не обязательно наличие доказательств известности производства в соответствующем месте конкретных товаров. Такая проверка проводится в отношении конкретных заявленных товаров и услуг.
• Способность названия географического объекта восприниматься рядовым потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, имеется ли потенциальная возможность, вероятность возникновения у потребителей каких-либо ассоциативных связей между конкретным товаром и конкретным обозначением.
• Город Парма в Италии известен среднему российскому потребителю как место производства различных продуктов питания, в том числе ветчины (прошутто) и сыра «Пармезан». Известность города Парма как места производства сыра и ветчины не является достаточным основанием для вывода об известности города как места производства всех товаров, указанных в заявке: с учетом многообразия продуктов питания и различных условий их создания (природные, климатические и пр.).
• В решении Роспатента отсутствуют соответствующие выводы относительно каждого заявленного товара и их групп, среди которых имеются продукты неживотного происхождения, а также продукты, не относящиеся к сыру и ветчине. Президиум СИП не исключает возможности делать объединенные выводы по некоторым группам товаров, а не по каждому в отдельности, по секторам рынка, но лишь при условии надлежащей мотивировки причин объединения товаров в группы для оценки вероятного восприятия спорного обозначения адресными группами потребителей этих товаров.
• СИП полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что спорное обозначение воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложные ассоциативные представления о месте производства товара, не основан на материалах дела. Средний российский потребитель не владеет итальянским языком и с большой долей вероятности может не знать значение слова «Palazzo», в то время как название города Парма известно среднему российскому потребителю и одинаково звучит на русском и итальянском языках.
• При этом как среди российских потребителей, которые владеют итальянским или знают отдельные слова и воспринимают спорное обозначение как «Пармский дворец», так и среди российских потребителей, которые не владеют языком, но знают о городе Парма, спорное обозначение неизбежно имеет географическую коннотацию. С учетом вывода суда первой инстанции о том, что итальянский город Парма известен российскому потребителю как место производства ветчины и сыра «Пармезан», спорное обозначение неизбежно вызывает у потребителя определенное представление о месте происхождения товара.
• Вне зависимости от того, какое из двух слов в словесном элементе является более сильным, доминирующим, весь словесный элемент целиком имеет определенную географическую коннотацию. Она является правдоподобной как минимум применительно к сырам, а возможно, и к другой молочной продукции, поскольку потребитель может ожидать, что такой товар имеет отношение к городу Парма. При таких обстоятельствах согласно пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо установить, является географическая ассоциация ложной или вводящей в заблуждение.
• Вопрос о наличии или отсутствии у заявленного обозначения признаков ложности либо введения потребителя в заблуждение решается независимо от представленных заявителем в материалы дела документов. То есть наличие или отсутствие у заявителя хозяйственной деятельности на территории Италии, равно как и наличие или отсутствие отношений с хозяйствующими субъектами этой страны не могут влиять на оценку соответствия заявленного на регистрацию обозначения положениям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.
• Президиум СИП полагает избыточными выводы суда первой инстанции о том, что спорное обозначение воспринимается как фантазийное, не вызывающее ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товаров. Соответствующие выводы не основаны на оценке перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана, на предмет возможности введения потребителя в заблуждение относительно их места происхождения.
• Президиум СИП РФ отмечает, что положения п. 7 ст. 1483 ГК РФ не ограничивают возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков с НМПТ. Решающим фактором для определения сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями. В целом методологически ошибочно искать в НМПТ сильные и слабые элементы, поскольку такому средству индивидуализации предоставляется правовая охрана, если обозначение в целом как единый объект стало известным в отношении конкретных товаров. Поэтому для целей п. 7 ст. 1483 ГК РФ сравнению подлежит заявленное на регистрацию обозначение с учетом его сильных и слабых элементов и НМПТ в целом как единое обозначение.
• П. 7 ст. 1483 ГК РФ не указывает на учет однородности товаров при определении вероятности смешения обозначений и НМПТ.

Тарифы