Лицензионные договоры в отношении будущих изобретений

В отечественной цивилистике долгое время отсутствовало четкое понимание, можно ли заключить лицензионный договор в отношении будущих объектов. Многие юристы склонялись к тому, что правообладатель может выдать лицензию лишь на существующий, охраняемый результат интеллектуальной деятельности (РИД). В отношении патентоохраняемых объектов это означало, что лицензионный договор мог быть заключен лишь в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Когда стороны, разработчик, пользователь или инвестор, были заинтересованы максимально быстро связать друг друга договорными отношениями, они заключали предварительный договор. Тем самым они обязались заключить лицензионный договор после регистрации патентоохраняемого объекта.

Пленум No 10 от 23.04.19 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Пленум No 10) предусмотрел возможность заключения лицензионных договоров в отношении будущих объектов ИС.

Согласно п. 47, «положения ст. 1234 и 1235 ГК РФ не исключают возможности заключения лицензионного договора, предусматривающего предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые будут созданы (возникнут) в будущем».

В таком случае сторонам можно сразу заключить основной лицензионный договор, даже если на момент его заключения у лицензиара отсутствуют права на зарегистрированный объект.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Возможен и другой вариант. На момент заключения договора в отношении будущих объектов стороны могут быть связаны или планировать связать себя другими договорными обязательствами: о сотрудничестве; договором подряда; лицензионным договором в отношении зарегистрированных объектов, — при исполнении которых или в связи с предметом которых могут быть созданы новые патентоохраняемые объекты. В таком случае стороны будут заинтересованы в том, чтобы заранее определить их судьбу.

Как и в случае с арендой будущей вещи (аренда вещи, которая еще не создана, и аренда недвижимого имущества, которое еще не зарегистрировано), возможны два варианта подобных лицензионных соглашений: 

• В отношении технического решения, которого на момент заключения лицензионного договора еще нет. Изобретение не создано, но могут быть определены какие-либо его характеристики, в том числе через привязку к конкретному продукту или ранее зарегистрированным изобретениям правообладателя.
• Техническое решение уже разработано, сторонам договора известны все его существенные признаки, но регистрация еще не завершена — правообладателю не выдан патент. Прежде всего в этом случае речь идет об изобретениях, в отношении которых подана заявка, но еще не выдан патент.

Как применяется в сфере IP

Пленум № 10 определил следующие условия заключения и исполнения таких соглашений:

• в случае с регистрируемыми объектами право использования РИД предоставляется в момент государственной регистрации распоряжения исключительным правом;
• право использования РИД предоставляется в момент, определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права;
• предмет такого договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы можно было определить конкретный РИД, в отношении права на который договор заключается, на момент предоставления права использования объекта в соответствии с договором.

Каким образом может быть определен конкретный РИД, чтобы договор был признан заключенным

Возможны различные варианты.

• Указана патентная заявка, поданная в отношении соответствующего изобретения

В таком случае речь идет уже о разработанном техническом решении, с подробным описанием, существенные признаки которого перечислены в патентной формуле.

• Лицензия предоставлена на возможные усовершенствования, модификации основного запатентованного решения правообладателя (лицензиара); зависимые изобретения, которые могут быть созданы в будущем или самим правообладателем (лицензия на будущие объекты предоставляется лицензиату основной разработки) или лицензиатом (лицензия предоставляется патентообладателю основной разработки)

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Патентообладатель предоставил лицензиату право на использование запатентованного изобретения. При этом лицензиар подозревает, что лицензиат попытается модифицировать предоставленную разработку или создать на ее базе нечто свое. В том числе для того, чтобы после истечения срока действия лицензии продолжить использовать инновацию правообладателя или чтобы создать свой альтернативный продукт и получить преимущество на рынке. Или же, если говорить о добросовестных субъектах, стороны понимают, что изобретение после его коммерциализации и внедрения может быть доработано лицензиатом, что может привести к появлению новых РИДов. В таком случае правообладателю оправдано предусмотреть в лицензионном договоре обязательство лицензиата предоставить правообладателю право на использование (или право на получение патента) в отношении любых усовершенствований решения. Требование об индивидуализации предмета договора будет в таком случае однозначно соблюдено.

Другая возможная ситуация: сам правообладатель после выдачи лицензии на запатентованное решение не останавливается на достигнутом и продолжает разработки. В таком случае лицензиат заинтересован, чтобы лицензия охватывала все возможные будущие усовершенствования разработки.

Должен ли лицензиат платить за использование будущих (незарегистрированных) изобретений

Цена — существенное условие любых возмездных лицензионных договоров, в том числе в отношении будущих объектов. Стороны должны либо прямо предусмотреть, что права на будущие изобретения предоставляются безвозмездно, либо указать цену за их использование. Возможен вариант, когда в договоре будет установлена единая цена за использование как зарегистрированных объектов, так и будущих.

Когда должно выплачивать вознаграждение за использование будущих изобретений? Ответ достаточно простой: как это определят сами стороны. В случае с несозданными техническими решениями, стороны вряд ли договорятся о том, что лицензиат будет платить какое-либо вознаграждение до разработки и регистрации объекта. На момент подписания такого договора стороны не могут с уверенностью сказать, будут ли в принципе созданы усовершенствования и сколько именно их будет.

Оптимальное решение — установить, что цена лицензии будет выплачена после регистрации объекта или что использование будет носить безвозмездный характер.

Когда изобретение создано и в отношении него уже подана заявка, также возможны различные варианты. Стороны могут договориться, что лицензиат выплачивает лицензионные платежи после подписания договора, до выдачи патента. Лицензиат же может быть крайне заинтересован в «фиксации» за собой данной инновации, опережении конкурентов. В таком случае он готов платить лицензиару за ранний доступ к объекту, принимая на себя риски, связанные с тем, что изобретение не будет зарегистрировано. Особенно, если речь идет об исключительной лицензии, об установлении монополии. Отдельно стоит отметить, что без лицензии использование патентоспособного объекта в период с даты подачи заявки до даты выдачи патента носит платный характер.

Лицензиат заплатил за использование патентоохраняемого объекта, а патент не был выдан: что делать?

Наилучший вариант, когда стороны четко прописали в лицензионном договоре последствия невыдачи патента правообладателю. Если этого не было сделано, как представляется, судам необходимо исходить из того, за что была установлена плата. Если лицензиат выплатил до отказа в выдаче патента паушальный платеж в полном объеме, за весь предусмотренный договором период использования, то в таком случае, вероятно, можно говорить о возникновении на стороне лицензиара неосновательного обогащения.

Другой вопрос, что такие ситуации будут экстраординарными. Речь идет, по сути, об умозрительном примере, абстрактном сценарии, который вряд ли будет реализован на практике. Лицензиат вряд ли пойдет на то, чтобы выплатить всю цену лицензии до выдачи патента. Более вероятно, что за использование с момента подачи заявки до выдачи патента или отказа лицензиат заплатит лишь небольшую часть от общих лицензионных платежей, которые предполагались по лицензии. В отношении такой выплаты говорить о неосновательном обогащении не следует, в том числе если патент не был выдан. Необходимо исходить из того, что, во-первых, она представляет собой плату за быстрый доступ к разработке. Тот факт, что разработка в конечном итоге была признана непатентоспособной не по вине заявителя следует рассматривать как актуализовавшийся риск лицензиата. То есть, желая обогнать конкурентов, он принял на себя риск, что разработка может оказаться непатентоспособной.

Во-вторых, в некоторых случаях лицензиат, пусть и в течение ограниченного времени, может получить возможность эксклюзивного использования объекта: конкуренты не используют техническое решение, ожидая решения Роспатента. Добросовестные участники рынка вряд ли будут вкладывать средства в коммерциализацию разработки, предполагая, что в ближайшее время она будет запатентована другим субъектом и использоваться исключительным лицензиатом.

При этом необходимо исходить из того, что обязанность лицензиара, даже если это прямо не прописано в договоре, — предпринять все от него зависящее для получения патента. Неисполнение такой обязанности может рассматриваться в качестве существенного нарушения договора.

Хотите получать больше полезной информации и интересный кейсов каждый месяц? Подписывайтесь на наш IP-Дайджест!