IP Discuss: доктрина эквивалентов: особенности экспертизы и доказывания

Доктрина эквивалентов получила закрепление в п. 3 ст. 1358 ГК РФ: Изобретение признается использованным в продукте или способе производства, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения из запатентованной формулы, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в соответствующей области техники до даты приоритета изобретения.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

Цель доктрины эквивалентов — обоснованное и правомерное расширение объема прав за пределами буквального толкования патентной формулы. Правомерность его расширения определяется границами применимости, которые в обязательном порядке очерчиваются фундаментальными принципами патентного права:

• принципом правовой определенности, когда рассматривается замена не на любые признаки, а только на те, которые имеются в распоряжении среднего специалиста, т. е. известны ему как взаимозаменяемые, поскольку толкование патентной формулы должно быть основано именно на его знаниях;
• принципом разграничения от известного уровня техники, когда доктрина неприменима к решениям, которые принадлежат известному уровню техники или сами по себе составляют изобретение.

Основной вопрос: какие признаки являются эквивалентными, а какие нет?

Проблемы:

• нет законодательной дефиниции эквивалентного признака;
• нет правил применения и сравнения эквивалентных признаков.

Можно выделить следующие маркеры эквивалентности признаков:

• равноценность заменяемых признаков (взаимозаменяемость);
• сохранность сущности, назначения изобретения;
• сохранение технического результата при замене признаков;
• известность в данной области техники до даты приоритета изобретения.

По Е. А. Устиновой, взаимозаменяемость означает возможность или способность одного равноценно заменять другое, которое выполнит те же функции, в этом случае взаимозаменяемость — это лишь способность или возможность стать равноценностью или эквивалентностью.

Как вопрос решают правоприменители

Суды: вопрос квалификации признаков в качестве эквивалентных, как правило, зависит от эксперта, назначенного судом для проведения патентно-технической экспертизы. При этом перед экспертом зачастую ставится вопрос об использовании изобретения в виде цитаты п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Каждая из сторон заинтересована в том, чтобы был выбран именно ее эксперт, поскольку от этого будет зависеть результат спора.

ФАС: антимонопольный орган крайне редко самостоятельно выбирает экспертную организацию. Как правило, стороны обращаются к различным экспертам, а затем начинается конкуренция заключений и их анализ под микроскопом. При этом зачастую качество таких заключений оставляет желать лучшего.

В решении № 687-06 от 02.03.2015 по делу № 9992/06-2013 (Ульяновское УФАС России) административный орган сделал следующий вывод:

«К экспертному сравнительному заключению № 39 ЭСИ от 31.10.2012, представленному ООО „Визави", необходимо относиться критически, поскольку экспертом указаны не все признаки независимого пункта формулы, что исключает объективную оценку использования каждого признака независимого пункта формулы в исследуемом изделии (п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)), а также сделан неверный вывод, в частности, указанные в п. 8 табл. 1 подлокотники (признак независимого пункта формулы) отсутствуют в конструкции механизма трансформации мебели „ЕК".

В материалах дела № 9992/06-2013 отсутствуют бесспорные доказательства, что механизмы трансформации для мягкой мебели, выпускаемые ООО „Сеть-М", содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации № 48461 и № 122264.

Таким образом, в действиях ООО „Сеть-М" отсутствует недобросовестная конкуренция в отношении ООО „Визави"».

В отношении ответчика было возбуждено дело по признакам нарушения ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось во введении в оборот товаров с использованием патентов на изобретения № 2622884, 2660467.

Юристы Гардиума разработали стратегию для работы над этим делом:

• убедить комиссию УФАС, что продукция клиента не содержит всех существенных признаков изобретений или их эквивалентов и всех существенных признаков полезных моделей, принадлежащих оппоненту;
• обратить внимание, что оппонент сам реализует продукцию, отличную от той, на которую распространяется правовая охрана;
• продемонстрировать несостоятельность доказательств оппонента, в частности заключения патентного поверенного о наличии нарушения.

Юристам удалось, во-первых, доказать, что продукция клиента содержит как минимум по одному различному признаку с изобретением заявителя, а потому не может нарушать исключительные права оппонента. Во-вторых, с помощью квадрокоптера удалось получить доказательства того, что в действительности продукция оппонента не имеет ничего общего с тем, что им было запатентовано.

Комплексная работа потребовалась для опровержения результата экспертизы, которую представил оппонент. Юристы Гардиума обратили внимание, что данное заключение было подготовлено самими представителями оппонента (патентным поверенным из юридической компании, которая представляла интересы заявителя), а потому не является допустимым доказательством. В отношении второго заключения были также выявлены все спорные и некорректные моменты.

Примечательно, что в этом деле существенную роль сыграли две вещи: заключение орнитолога и фотография птицы, сидящей на конусе — одном из «спорных» изобретений. Чтобы получить эти снимки, юристам пришлось съездить на место в Красноярский край и наблюдать за поведением птиц.

Эксперт оппонентов в своем заключении ссылался на доктрину эквивалентов, утверждая, что выпуклые элементы в виде ступенек в продукции клиента выполняют такую же защитную и отпугивающую функцию, как и контрастная штриховка в виде глаз хищной птицы, размещенная на продукции оппонента. В опровержение данного довода юристы Гардиума и представили заключение орнитолога, где последний указал, что выпуклые элементы в виде ступенек не могут оказывать на птиц отпугивающий или привлекающий эффект, а также фотографию птицы, сидящей на указанных элементах. Этот снимок полностью подтверждал довод о том, что данные элементы в продукции клиента приводят к улучшению (усилению) результата, а потому не могут быть расценены как эквивалент штриховки.

Спор длился почти год, в течение которого состоялось восемь заседаний. В итоге рассмотрение дела было прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

Тарифы