+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 134 14 62
Личный кабинет

Trend: требования Роспатента к различительной способности обозначений

50
0 комментариев
6 минут

В 2022 году Роспатент предъявляет повышенные требования к различительной способности обозначений, которые заявляют для регистрации в качестве товарных знаков как в сравнении со своей прежней практикой, так и практикой СИП РФ. СИП придерживается более гибкого подхода.

Рассмотрим различные проявления этого тренда.

Защита в Суде по интеллектуальным правам

Проявление 1

Когда словесный (даже если он не занимает доминирующего места) элемент комбинированного товарного знака описывает товар или услугу, Роспатент признает такое обозначение в целом описательным. СИП РФ придерживается более гибкого подхода к оценке обозначений. Суд оценивает, какое место «описательный» элемент занимает в товарном знаке. Вероятно, он также учитывает, хотя прямо об этом не пишет, какой элемент обозначения является «сильным», доминирующим; какова степень его различительной способности.

С очевидными противоречиями в решениях патентного ведомства СИП борется посредством доктрины законных ожиданий. Эта доктрина применяется в публично-правовых отношениях при защите добросовестной стороны от внезапного изменения мнения или политики государственного органа. За участниками оборота признается право рассчитывать на последовательность и предсказуемость правоприменительной практики (см., например, постановления СИП от 29.09.2021 по делу № СИП-762/2021, от 29.10.2021 по делу № СИП-140/2021).

Пример из практики

Постановление СИП РФ от 03.10.2022 по делу № СИП-202/2022

Роспатент отказал обществу в регистрации комбинированного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ (в том числе вода минеральная, напитки безалкогольные, лимонады, напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для напитков; соки фруктовые):

По мнению патентного ведомства, данное обозначение не соответствует требованиям п. 1, п. 3 и п. 6 ст. 1483 ГК:

  • реалистичное изображение лимона с листьями является неохраняемым элементом заявленного обозначения, а включенный в его состав словесный элемент «minerale» характеризует такой товар 32-го класса МКТУ, как «воды минеральные [напитки]», и следовательно, не обладает различительной способностью на основании п. 1 ст. 1483 ГК;
  • в отношении других товаров 32-го класса МКТУ регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида, свойств товаров в силу пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК;
  • заявленное обозначение не соответствует пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК, поскольку схоже с серией комбинированных товарных знаков, принадлежащих иностранному лицу PepsiCo, Inc. (всего 24), в том числе со словесным товарным знаком «Аква Минерале», зарегистрированном в отношении товаров 32-го класса МКТУ.

Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП РФ.

СИП поддержал заявителя и обязал административный орган зарегистрировать товарный знак. При рассмотрении данного дела СИП придал ключевое значение доктрине законных ожиданий. По мнению СИП, Роспатент должен был зарегистрировать обозначение, в первую очередь потому, что ранее он уже зарегистрировал множество товарных знаков со схожим элементом («minerale»).

Как отметил СИП, «подход административного органа должен отличаться предсказуемостью и не зависеть от того, какой эксперт Роспатента будет анализировать конкретное обозначение. Элементы, которые единожды административный орган признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться Роспатентом в качестве обладающих такой способностью».

Вывод Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «Minerale» в связи с его описательностью противоречит факту регистрации товарных знаков по свидетельствам РФ № 481292, № 864787 и № 864785 со словесным обозначением «Societe Minerale».

Противопоставленные товарные знаки PepsiCo, Inc. также содержали словесный элемент «Минерале»/«Minerale». Но это не помешало Роспатенту зарегистрировать их в отношении таких товаров, как «составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков».

Рассматривая спорное обозначение с позиции иных оснований для отказа в регистрации товарного знака, СИП выделил в качестве сильного элемента «Vit&Go» (его проще запомнить, обладает большим размером). Похоже, что это сыграло свою роль и при оценке описательности товарного знака.

Проявление 2

Из анализа практики можно сделать интересный вывод. Роспатент верит, что российские потребители знают английский язык, а СИП, как правило, придерживается иного взгляда. В итоге Роспатент отказывает в регистрации англоязычных обозначений, которые в переводе могут характеризовать товар или услуги, а СИП отменяет его решения.

Сейчас у заявителей есть возможность зарегистрировать в качестве товарных знаков англоязычные обозначения, которые при переводе могут указывать на отдельные характеристики товаров и услуг при условии, что такой перевод не является очевидным. Шансы на регистрацию можно повысить посредством специфического написания словесного элемента (оригинальным шрифтом, нестандартным расположением слов и т. п.). Но у таких обозначений могут быть проблемы с прохождением экспертизы по существу в Роспатенте. То есть товарный знак получится зарегистрировать только после судебного обжалования решения административного органа.


Примеры из практики

Постановление СИП РФ от 08.04.2022 по делу № СИП-899/2021

На регистрацию в отношении молочных продуктов подано обозначение:

Роспатент отказал в регистрации, так как посчитал обозначение описательным. По мнению ведомства, семантика спорного обозначения «MORE! Milk» очевидна для потребителя ввиду заложенного в него смысла, домысливания не требует. Обозначение состоит из простых, известных потребителям слов английского языка, которые в переводе на русский означают «больше молока». Причем графическая проработка и разделение словесных элементов «MORE! Milk» черно-белым цветом не приводят к утрате его словесного характера и к иному смысловому значению.

Однако СИП посчитал словесный элемент «more!» охраноспособным фантазийным элементом. Суд пришел к выводу, что элемент может восприниматься российскими потребителями, которые не являются носителями английского языка, как транслитерация слова «море». Описательный элемент «Milk» может быть включен в знак в качестве неохраняемого. При этом СИП подчеркнул, что обозначение выполнено с оригинальной графической проработкой, позволяющей отличать его от иных сходных обозначений. В итоге СИП обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак.

Решение СИП РФ от 17.02.2022 по делу № СИП-1117/2021

На регистрацию в отношении юридических услуг подано обозначение «claims».

Роспатент, сославшись на словарно-справочные источники информации, указал, что слово «claim» (claims — множественное число) является лексической единицей английского языка, которое в переводе имеет следующие значения: претензия, иск, заявление, утверждение, требование, запрос, заявка и др. Проанализировав заявленные услуги 45-го класса МКТУ, ведомство пришло к выводу, что каждая из них представляет собой юридическую услугу, в рамках которой оказывается юридическая помощь, в том числе связанная с разъяснением, получением консультаций, составлением, оформлением, предъявлением, подготовкой, подачей таких документов, как претензии, иски, требования и заявления. Российские потребители соотносят понятия «претензия», «иск», «заявления», «требования» с каждой услугой заявленного перечня 45-го класса МКТУ, а следовательно, слово «CLAIMS» может быть квалифицировано в качестве общепринятого термина.

В судах дело неоднократно пересматривалось. В итоге СИП встал на сторону заявителя. Он исходил из того, что Роспатент неверно квалифицировал слово «claim» в качестве общепринятого термина в области права, указав, что оно имеется в англо-русском юридическом словаре. Не все слова, которые есть в словаре, можно признать терминами. Англо-русский юридический словарь гипотетически доступен российским потребителям. Однако это еще не означает, что они широко знакомы со всеми значениями слов из него. Средний потребитель юридических услуг в большинстве случаев — лицо, не обладающее специальными познаниями в подобной области. Кроме того, слово «claims» имеет другие переводы, которые не указывают на связь с юридическими услугами. Если обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу.

Между тем в практике СИП можно найти примеры дел, в которых суд все же делал вывод об описательном характере иностранных обозначений. На первый взгляд, они выбиваются из рассмотренной выше практики.

Пример из практики

Решение СИП РФ от 29.04.2022 по делу № СИП-1259/2021

СИП признал описательным обозначение «PARRUCCHIERI», заявленное на регистрацию в отношении услуг парикмахерских. Суд отметил, что в переводе с итальянского «PARRUCCHIERI» означает «парикмахеры». Перевод этого слова находится в открытом доступе, с ним может ознакомиться каждый. Итальянский является одним из распространенных языков Европы, что приводит в том числе к заимствованиям из итальянского языка в русский. Множественное число этого словесного элемента указывает потребителю на совместную деятельность парикмахеров в рамках определенного пространства. Таковым с точки зрения среднего потребителя, очевидно, является парикмахерская, салон красоты.

Судебная практика компании – кейсы

Тарифы

Анализ перспектив дела
от 50 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Trend: требования Роспатента при регистрации общеизвестных товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: степень различительной способности товарного знака

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: судебная практика в делах о недобросовестной конкуренции

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: злоупотребление правом при регистрации обозначения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: регистрация спорного товарного знака в судебной практике

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Must read: статьи юристов Гардиума за 2022 год

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Law TV: 20 записей выступлений юристов Гардиума

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: сходства «младшего» и «старшего» товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: расчет компенсации в твердой сумме

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание убытков в форме упущенной выгоды

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: нарушение процессуальных требований — позиция судов

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Highlights: патентный троллинг

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,