+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 665 82 58
Личный кабинет

Trend: требования Роспатента к различительной способности обозначений

22
0 комментариев
6 минут

В 2022 году Роспатент предъявляет повышенные требования к различительной способности обозначений, которые заявляют для регистрации в качестве товарных знаков как в сравнении со своей прежней практикой, так и практикой СИП РФ. СИП придерживается более гибкого подхода.

Рассмотрим различные проявления этого тренда.

Защита в Суде по интеллектуальным правам

Проявление 1

Когда словесный (даже если он не занимает доминирующего места) элемент комбинированного товарного знака описывает товар или услугу, Роспатент признает такое обозначение в целом описательным. СИП РФ придерживается более гибкого подхода к оценке обозначений. Суд оценивает, какое место «описательный» элемент занимает в товарном знаке. Вероятно, он также учитывает, хотя прямо об этом не пишет, какой элемент обозначения является «сильным», доминирующим; какова степень его различительной способности.

С очевидными противоречиями в решениях патентного ведомства СИП борется посредством доктрины законных ожиданий. Эта доктрина применяется в публично-правовых отношениях при защите добросовестной стороны от внезапного изменения мнения или политики государственного органа. За участниками оборота признается право рассчитывать на последовательность и предсказуемость правоприменительной практики (см., например, постановления СИП от 29.09.2021 по делу № СИП-762/2021, от 29.10.2021 по делу № СИП-140/2021).

Пример из практики

Постановление СИП РФ от 03.10.2022 по делу № СИП-202/2022

Роспатент отказал обществу в регистрации комбинированного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ (в том числе вода минеральная, напитки безалкогольные, лимонады, напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для напитков; соки фруктовые):

По мнению патентного ведомства, данное обозначение не соответствует требованиям п. 1, п. 3 и п. 6 ст. 1483 ГК:

  • реалистичное изображение лимона с листьями является неохраняемым элементом заявленного обозначения, а включенный в его состав словесный элемент «minerale» характеризует такой товар 32-го класса МКТУ, как «воды минеральные [напитки]», и следовательно, не обладает различительной способностью на основании п. 1 ст. 1483 ГК;
  • в отношении других товаров 32-го класса МКТУ регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида, свойств товаров в силу пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК;
  • заявленное обозначение не соответствует пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК, поскольку схоже с серией комбинированных товарных знаков, принадлежащих иностранному лицу PepsiCo, Inc. (всего 24), в том числе со словесным товарным знаком «Аква Минерале», зарегистрированном в отношении товаров 32-го класса МКТУ.

Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП РФ.

СИП поддержал заявителя и обязал административный орган зарегистрировать товарный знак. При рассмотрении данного дела СИП придал ключевое значение доктрине законных ожиданий. По мнению СИП, Роспатент должен был зарегистрировать обозначение, в первую очередь потому, что ранее он уже зарегистрировал множество товарных знаков со схожим элементом («minerale»).

Как отметил СИП, «подход административного органа должен отличаться предсказуемостью и не зависеть от того, какой эксперт Роспатента будет анализировать конкретное обозначение. Элементы, которые единожды административный орган признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться Роспатентом в качестве обладающих такой способностью».

Вывод Роспатента о неохраноспособности словесного элемента «Minerale» в связи с его описательностью противоречит факту регистрации товарных знаков по свидетельствам РФ № 481292, № 864787 и № 864785 со словесным обозначением «Societe Minerale».

Противопоставленные товарные знаки PepsiCo, Inc. также содержали словесный элемент «Минерале»/«Minerale». Но это не помешало Роспатенту зарегистрировать их в отношении таких товаров, как «составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков».

Рассматривая спорное обозначение с позиции иных оснований для отказа в регистрации товарного знака, СИП выделил в качестве сильного элемента «Vit&Go» (его проще запомнить, обладает большим размером). Похоже, что это сыграло свою роль и при оценке описательности товарного знака.

Проявление 2

Из анализа практики можно сделать интересный вывод. Роспатент верит, что российские потребители знают английский язык, а СИП, как правило, придерживается иного взгляда. В итоге Роспатент отказывает в регистрации англоязычных обозначений, которые в переводе могут характеризовать товар или услуги, а СИП отменяет его решения.

Сейчас у заявителей есть возможность зарегистрировать в качестве товарных знаков англоязычные обозначения, которые при переводе могут указывать на отдельные характеристики товаров и услуг при условии, что такой перевод не является очевидным. Шансы на регистрацию можно повысить посредством специфического написания словесного элемента (оригинальным шрифтом, нестандартным расположением слов и т. п.). Но у таких обозначений могут быть проблемы с прохождением экспертизы по существу в Роспатенте. То есть товарный знак получится зарегистрировать только после судебного обжалования решения административного органа.


Примеры из практики

Постановление СИП РФ от 08.04.2022 по делу № СИП-899/2021

На регистрацию в отношении молочных продуктов подано обозначение:

Роспатент отказал в регистрации, так как посчитал обозначение описательным. По мнению ведомства, семантика спорного обозначения «MORE! Milk» очевидна для потребителя ввиду заложенного в него смысла, домысливания не требует. Обозначение состоит из простых, известных потребителям слов английского языка, которые в переводе на русский означают «больше молока». Причем графическая проработка и разделение словесных элементов «MORE! Milk» черно-белым цветом не приводят к утрате его словесного характера и к иному смысловому значению.

Однако СИП посчитал словесный элемент «more!» охраноспособным фантазийным элементом. Суд пришел к выводу, что элемент может восприниматься российскими потребителями, которые не являются носителями английского языка, как транслитерация слова «море». Описательный элемент «Milk» может быть включен в знак в качестве неохраняемого. При этом СИП подчеркнул, что обозначение выполнено с оригинальной графической проработкой, позволяющей отличать его от иных сходных обозначений. В итоге СИП обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак.

Решение СИП РФ от 17.02.2022 по делу № СИП-1117/2021

На регистрацию в отношении юридических услуг подано обозначение «claims».

Роспатент, сославшись на словарно-справочные источники информации, указал, что слово «claim» (claims — множественное число) является лексической единицей английского языка, которое в переводе имеет следующие значения: претензия, иск, заявление, утверждение, требование, запрос, заявка и др. Проанализировав заявленные услуги 45-го класса МКТУ, ведомство пришло к выводу, что каждая из них представляет собой юридическую услугу, в рамках которой оказывается юридическая помощь, в том числе связанная с разъяснением, получением консультаций, составлением, оформлением, предъявлением, подготовкой, подачей таких документов, как претензии, иски, требования и заявления. Российские потребители соотносят понятия «претензия», «иск», «заявления», «требования» с каждой услугой заявленного перечня 45-го класса МКТУ, а следовательно, слово «CLAIMS» может быть квалифицировано в качестве общепринятого термина.

В судах дело неоднократно пересматривалось. В итоге СИП встал на сторону заявителя. Он исходил из того, что Роспатент неверно квалифицировал слово «claim» в качестве общепринятого термина в области права, указав, что оно имеется в англо-русском юридическом словаре. Не все слова, которые есть в словаре, можно признать терминами. Англо-русский юридический словарь гипотетически доступен российским потребителям. Однако это еще не означает, что они широко знакомы со всеми значениями слов из него. Средний потребитель юридических услуг в большинстве случаев — лицо, не обладающее специальными познаниями в подобной области. Кроме того, слово «claims» имеет другие переводы, которые не указывают на связь с юридическими услугами. Если обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу.

Между тем в практике СИП можно найти примеры дел, в которых суд все же делал вывод об описательном характере иностранных обозначений. На первый взгляд, они выбиваются из рассмотренной выше практики.

Пример из практики

Решение СИП РФ от 29.04.2022 по делу № СИП-1259/2021

СИП признал описательным обозначение «PARRUCCHIERI», заявленное на регистрацию в отношении услуг парикмахерских. Суд отметил, что в переводе с итальянского «PARRUCCHIERI» означает «парикмахеры». Перевод этого слова находится в открытом доступе, с ним может ознакомиться каждый. Итальянский является одним из распространенных языков Европы, что приводит в том числе к заимствованиям из итальянского языка в русский. Множественное число этого словесного элемента указывает потребителю на совместную деятельность парикмахеров в рамках определенного пространства. Таковым с точки зрения среднего потребителя, очевидно, является парикмахерская, салон красоты.

Судебная практика компании – кейсы
Анализ перспектив дела
40 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом
Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Читать также

Trend: требования Роспатента при регистрации общеизвестных товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: степень различительной способности товарного знака

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: судебная практика в делах о недобросовестной конкуренции

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: злоупотребление правом при регистрации обозначения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Trend: регистрация спорного товарного знака в судебной практике

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Must read: статьи юристов Гардиума за 2022 год

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Law TV: 20 записей выступлений юристов Гардиума

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: сходства «младшего» и «старшего» товарных знаков

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: расчет компенсации в твердой сумме

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание убытков в форме упущенной выгоды

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,
Как продавать на Wildberries

Как продавать на Wildberries

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,