IP-споры 2021 по мнению Гардиума: знаковая судебная практика по интеллектуальному праву

Представляем вашему вниманию горячую десятку интересных IP-споров 2021 г.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

1. Определение ВС РФ от 26.01.21 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019

Краткая фабула: АО «Рикор Электроникс» предъявил иск к ИП Шемонаевой Г. Н. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (180 тыс. руб.).

Как установили суды, предприниматель продавала товары (датчики положения дроссельной заслонки — ДПЗД), на упаковке и корпусе которых имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком общества, имеющего признаки контрафактной продукции.

Решение: Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, с предпринимателя в пользу общества взыскано 10 тыс. руб. компенсации. Апелляция и первая кассация удовлетворили требования истца в полном объеме. Верховный суд РФ (ВС РФ) отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно: У отечественных судов до сих пор отсутствует четкое понимание того, какие обстоятельства должны учитываться при расчете компенсации за нарушение исключительных прав в двукратном размере стоимости права на использование. Как правило, суды брали за основу цену ранее выданной правообладателем лицензии.

ВС РФ попытался восполнить данный пробел.

Во-первых, ВС РФ заключил, что ответчик вправе оспорить рассчитанный истцом на основании цены ранее выданных им лицензий размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования, исходя из:

• существа нарушения, условий этого договора;
• иных лицензионных договоров, заключенных в отношении подобных объектов;
• заключения независимого оценщика.

Во-вторых, разъяснил, какое значение нужно придавать ранее заключенным правообладателем (истцом) лицензионным соглашениям. Если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения:

• срок действия лицензионного договора;
• объем предоставленного права;
• способы использования права по договору;
• способ допущенного нарушения;
• перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам);
• территория, на которой допускается использование.

Кроме того, ВС РФ подчеркнул, что определение судом расчетной компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным истцом требованием не является снижением размера компенсации. Представление в суд лицензионного договора и иных договоров не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора, стоимости права использования.

2. Определение ВС от 26.10.21 № 309-ЭС21-12265 № А50-908/2020

Краткая фабула: ИП Ибатуллин А. В. предъявил иск к ООО «Муравей +» о нарушении исключительного права на словесный товарный знак — «муравей» (№ 543558, 42 класс МКТУ). Истец требовал:

• взыскать с ответчика 800 тыс. руб. компенсации;
• признать незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в том числе в фирменном наименовании.

Истец приобрел права на товарный знак в 2015 г. на основании договора об отчуждении исключительного права. При этом дата приоритета товарного знака — 29.11.99. ООО «Муравей +» зарегистрировано в 2012 г. Обществу принадлежит магазин, который реализует товары под вывеской «Муравей» в г. Пермь.

Решение: Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в связи с тем, что истец не использует свой товарный знак в предпринимательской деятельности и в принципе не занимается торговлей. Апелляция и кассация вынесли решение в пользу истца и взыскали с ответчика заявленную сумму компенсации. Верховный суд не поддержал решения нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

Чем интересно: Как утверждают СМИ, истец по данном делу является «патентным троллем». Предприниматель зарегистрировал на себя множество товарных знаков без цели их использования в производственной либо торговой деятельности, при оказании услуг. После чего стал активно предъявлять иски о нарушении исключительных прав к участникам рынка.

ВС в очередной раз подчеркнул, что подобная практика не является добросовестной и должна пресекаться на основании ст. 10 ГК РФ. При этом им было сделано несколько важных сопутствующих выводов.

• Правообладатель не вправе за одно правонарушение требовать выплаты компенсаций, рассчитанных разными способами. При этом правообладатель знака обслуживания, используемого для индивидуализации услуг, может взыскать компенсацию, рассчитанную в двукратном размере стоимости права на использование.
• Суды не должны применять принцип старшинства товарных знаков формально: «чье право на средство индивидуализации (при схожести нескольких обозначений различных лиц) возникло раньше — тот и прав, его исключительное право подлежит защите». В каждом случае необходимо установить, может ли использование «младшего» средства индивидуализации повлечь за собой введение потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров, услуг или нет. Только при положительном ответе на данный вопрос суды должны удовлетворять требование о прекращении использования сходного со «старшим» товарным знаком фирменного наименования при осуществлении аналогичной деятельности.

3. Определение ВС РФ от 18.02.21 № 309-ЭС20-18027 по делу № А60-52742/2018

Краткая фабула: Ассоциация по защите авторских прав, осуществляющая управление авторскими правами, потребовала с ООО «Евразия» в пользу скульптора Чусовитина П. П. компенсацию за нарушение авторских прав. Ассоциация ссылалась на то, что обществом на упаковке набора шоколадных конфет было воспроизведено спорное произведение изобразительного искусства — памятник.

Решение: Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляция отменила данное решение со ссылкой на то, что архитектурный памятник создан коллективно, и поэтому скульптор не имеет права отдельно защищать свои интеллектуальные права. СИП РФ поддержал решение второй инстанции. Однако ВС РФ с этим не согласился и направил дело на пересмотр.

Чем интересно: Нижестоящий суд смешал понятия памятника и скульптуры. Верховный суд, во-первых, разъяснил, что скульптура — это автономная часть памятника и самостоятельный объект авторского права. Переход скульптуры в собственность заказчика сам по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на этот объект.

Скульптуры относятся к произведениям изобразительного искусства. Памятники — к произведениям архитектуры. У таких объектов, в том числе когда скульптура входит в состав памятника, могут быть разные авторы.

С учетом положений ст. 1259, 1270 ГК РФ предметом рассматриваемого спора является объект, созданный творческим трудом автора Чусовитина П. П. как самостоятельное произведение (скульптура) и размещенное на упаковке конфет его изображение. Архитектурный объект, который создавался коллективом авторов, предметом спора не является.

Во-вторых, суд пояснил, что в отношении использования скульптуры иным лицом применимы положения п. 1 ст. 1276 ГК РФ, а не п. 2. Поэтому действия ответчика не подпадают под случай свободного использования, так как фотографии размещены на упаковках реализуемой продукции с целью извлечения прибыли.

Верховный суд отчасти решил вопрос соотношения прав на скульптуру и памятник, включенный в качестве элемента в скульптуру.

4. Постановление СИП от 23.09.21 по делу № СИП-871/2020

Краткая фабула: ИП Ибатуллин обратился в суд с заявлением о признании недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «GLORIA JEANS» по свидетельству РФ № 515006 в части услуг 35-го класса МКТУ.

Заявитель посчитал, что товарный знак «GLORIA JEANS» сходен с его знаком «ГЛОРИЯ» за счет элементов «GLORIA» и «ГЛОРИЯ», однородности товаров и услуг, реализуемых и оказываемых под обоими знаками. Элемент «JEANS» не может учитываться, поскольку он переводится на русский язык как «джинсы» и указывает на вид товаров.

Решение: СИП отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. Кассация подтвердила правильность решения.

Чем интересно: Как разъяснил пленум ВС в п. 162 постановления № 10, при установлении сходства товарного знака и обозначения, используемого иным субъектом, суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. В таком случае контроль правообладателя распространяется, прежде всего, на сильные элементы товарного знака. Они составляют собой «существенную часть», использования которой достаточно для признания исключительного права нарушенным.

«Сила»/«слабость» элементов при этом зависит от их оригинальности, различительной способности. Как пояснил Роспатент в своем новом Руководстве, сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений (например, «ЛИОТОН», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000»).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Подобный подход является в целом правильным и целесообразным. Между тем он не учитывает ситуации, когда товарный знак, состоящий из сильного и слабого элемента, рассматривается потребителями как единое целое. При этом потребители не могут смешать, спутать такое обозначение с зарегистрированным в качестве товарного знака сильным элементом. В рассматриваемом деле СИП устранил данный пробел. Он заключил, что среди российских потребителей спорный знак приобрел широкую известность, узнаваемость и стал восприниматься в качестве единой цветовой, графической и словесной композиции. Наличие слова «JEANS» и изобразительного элемента в виде фона синего цвета, являющегося наиболее распространенным для джинсовой одежды, в сознании потребителя вызывает однозначную ассоциацию с определенными товарами, джинсовой одеждой, которой элемент «GLORIA» придает хвалебный характер. В результате широкого использования знак стал восприниматься потребителями как единое целое, а не как совокупность отдельных элементов, которые заявитель разделил на сильные и слабые.

5. Постановление президиума СИП от 18.10.21 по делу № СИП-461/2020 (АО Герофарм оспорил решение Роспатента)

Краткая фабула: Фармацевтическая компания ООО «Герофарм» обратилась в СИП с заявлением о:

• признании незаконными действий Роспатента по продлению срока действия патента № 2352581 на изобретение «Производные инсулина», выданного иностранной компании «Novo Nordisk A/S»;
• обязании Роспатента аннулировать соответствующую запись в Государственном реестре изобретений РФ.

ООО «Герофарм» полагало, что продление Роспатентом 19.05.14 срока действия спорного патента противоречит положениям ст. 1363 ГК РФ, нарушает его права и законные интересы, поскольку препятствует разработке биоаналога лекарственного препарата, содержащего инсулин.

В ходе судебного разбирательства общество «Герофарм» ссылалось на следующие допущенные административным органом нарушения:

• материалы административного дела по продлению срока действия спорного патента не позволяют соотнести лекарственные средства Тресиба® Пенфилл®, Тресиба® Флекс Тач® и Райзодег® Пенфилл® с изобретениями по спорному патенту, в отношении которых срок действия патента продлен;
• Роспатент продлил действие спорного патента в отношении п. 14 формулы группы изобретений в отсутствие заявления правообладателя;
• административный орган неверно интерпретировал термин «первое разрешение» при продлении действия спорного патента в отношении п. 14 формулы группы изобретений.

Общество «Герофарм» полагало, что Роспатент принял решение о продлении срока действия патента в отсутствие необходимых документов, чем нарушил установленную процедуру и вышел за пределы своих полномочий.

Ключевой вопрос, который возник в деле, какой должна быть процедура оспаривания дополнительного патента:

• 1 вариант — правом на оспаривание обладает любое лицо в течение всего срока действия патента;
• 2 вариант — правом на оспаривание обладает только «заинтересованное лицо, чьи права нарушены» в течение 3 месяцев со дня реального знания о нарушении (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

Решение: Суды первой и кассационной инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований без их рассмотрения по существу. Они исходили из того, что заявитель пропустил установленный законом срок на оспаривание действий административного органа (ч. 4 ст. 198 ГК РФ).

Чем интересно: СИП пришел к выводу, что при оспаривании выдачи дополнительного патента возможны оба вышеуказанных варианта, в зависимости от того, каковы основания для оспаривания.

СИП сформулировал однозначную позицию, что дополнительный патент, удостоверяющий продление срока действия исключительного права, выданный с нарушением условий, установленных в абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорен заинтересованным лицом в СИП РФ на основании пп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

СИП подчеркнул, что возможность оспаривания дополнительных патентов не только не противоречит существу отношений, но и прямо предусмотрена действующим законом (п. 5 ст. 1363 ГК РФ). Дополнительный патент, выданный в нарушение условий абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, может быть оспорен. По аналогии закона подлежат применению п. 1 ст. 6 и пп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.

Из такого же подхода исходит евразийское патентное законодательство (в целом гармонизированное с внутренним законодательством Российской Федерации), в котором предусмотрена именно процедура оспаривания продления патента, а не оспаривания действий Евразийского патентного ведомства о продлении действия патента.

Вместе с тем спор по рассматриваемому делу, исходя из предмета заявленных требований — признания незаконными конкретных действий Роспатента, не может считаться направленным на оспаривание правовой охраны в отношении продукта, продленной в нарушение условий абз. 1 п. 2 ст. 1363 ГК РФ.

6. Определение ВС РФ от 26.10.21 № 300-ЭС21-11315 по делу № СИП-932/2019

Краткая фабула: В 2016 г. А. Щеглов (доля 42,5%; генеральный директор), С. Бикмухаметов (доля 40%), Е. Кухарчик (доля 17,5%) зарегистрировали ООО «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Общество занималось организацией лыжных тренеров и подготовкой спортсменов к соревнованиям. В 2018 г. отношения между учредителями испортились. В 2019 г. А. Щеглов, действуя как индивидуальный предприниматель, зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-го класса, к которым, в частности, относятся услуги по организации спортивного досуга. Примерно в то же время Щеглов зарегистрировал домен goldfinchteam.com. На сайте была размещена информация о работе клуба и контактные данные. Упоминаний о партнерах не было. С. Бикмухаметов обратился в Роспатент с возражениями в отношении заявки А. Щеглова на основании п. 3 и 8 ст. 1483 ГК РФ и ст. 10 ГК РФ. Он просил ведомство не предоставлять правовую охрану товарному знаку. По мнению заявителя, А. Щеглов злоупотребил своими правами. С помощью регистрации товарного знака он хотел перевести на себя всю деятельность общества, включая клиентскую базу.

Роспатент отказал С. Бикмухаметову. При этом он исходил из следующего:

• в административном порядке невозможно установить добросовестность сторон;
• у заявителя отсутствовал экономический интерес в предъявлении возражений, он не осуществляет деятельность однородную с услугами 41-го класса МКТУ.

С. Бикмухаметов обратился в суд с требованием признать акт Роспатента недействительным.

Решение: Суд первой инстанции удовлетворил заявление С. Бикмухаметова, обязав Роспатент аннулировать правовую регистрацию товарного знака, зарегистрированного на имя А. Щеглова. Кассация отменила данное решение. Верховный суд отменил решение СИПа, признав решение Роспатента недействительным.

Чем интересно: Во-первых, Верховный суд однозначно признал недобросовестной регистрацией, злоупотреблением правом регистрацию участником-директором хозяйственного общества на себя товарного знака, сходного с обозначением используемым обществом в качестве средства индивидуализации. Во-вторых, признал другого участника такого хозяйственного общества заинтересованным в оспаривании регистрации товарного знака лицом.

Обращаясь с заявкой на регистрацию товарного знака, сходного с фирменным наименованием общества, Щеглов А. В., будучи генеральным директором и одним из учредителей общества, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование. Целью действий А. Щеглова явилось создание им собственного бизнеса по оказанию услуг в сфере спорта с использованием средства индивидуализации, сходного с произвольной частью фирменного наименования общества. В таком случае суд первой инстанции правомерно заключил, что действия А. Щеглова по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом по отношению к заявителю и обществу, и удовлетворил заявленные требования.

Если участник общества полагает, что действия исполнительного органа юридического лица не отвечают интересам общества, то он вправе оспорить такие действия по основаниям, определенным законом. Заявитель ссылался на то, что А. Щеглов действовал недобросовестно, преследуя цель перевести коммерческую деятельность общества на себя. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя А. Щеглова, являющегося генеральным директором общества, что обусловливает отсутствие у последнего интереса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку. При таких обстоятельствах заявитель может быть признан заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

7. Постановление СИП от 29.04.21 № С01-310/2021 по делу № А41-26923/2020

Краткая фабула: Общество «Национальная спутниковая компания» — правообладатель ряда товарных знаков со словесной частью «триколор», «tricolor», «триколортв». Самая ранняя дата регистрации товарного знака — 14.03.08. Большинство товарных знаков зарегистрировано в 2019 г.

Ответчик — предприниматель, который администрировал сайты под доменными именами http://www.tricolortv.info, https://tricolortv.tv, http://www.regtricolor.ru/, http://www.satvip.ru, на которых предлагал услуги, однородные с услугами правообладателя. Первые два домена были зарегистрированы им еще в 2007 г., то есть до даты регистрации самого раннего товарного знака истца.

Истец предъявил к предпринимателю иск о нарушении исключительных прав. Он требовал запретить ответчику использовать сходные с товарными знаками обозначения для индивидуализации своих сайтов и выплатить компенсацию. Ответчик в своих возражениях указывал, что доменные имена зарегистрированы раньше дат предоставления правовой охраны товарным знакам, в защиту которых истец обратился в суд. По его мнению, при разрешении спора суды должны были учесть приоритет прав на доменные имена.

Решение: Суды трех инстанций встали на сторону истца и удовлетворили требования правообладателя товарных знаков.

Чем интересно: В судебной практике наконец-то наметилось единообразие в части рассмотрения споров о столкновении товарных знаков и доменных имен, которые были зарегистрированы раньше. Суды решили не учитывать дату регистрации домена. Тот факт, что домен был зарегистрирован раньше товарного знака, не препятствует признанию действий администратора доменного имени нарушением исключительных прав на товарный знак. 

8. Постановление СИП 06.09.21 № СИП-783/2019

Краткая фабула: Фармкомпания Sugen LLC обратилась в Роспатент с требованием о признании недействительным патента № 2567535 ООО «Натива» на группу изобретений в связи с несоответствием критериям новизны и изобретательского уровня. Роспатент ответил отказом. Заявитель оспорил решение Роспатента в СИП.

Решение: СИП постановил признать недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения Sugen LLC против выдачи патента на изобретение как не соответствующее требованиям п. 2 ст. 1350 ГК РФ и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица Sugen LLC.

Чем интересно: Данный спор является вторым этапом патентной войны Sugen LLC v ООО «Натива» Sugen LLC Сьюджену. В 2019 г. «Натива» получила принудительную лицензию на основании п. 2 ст. 1362 ГК РФ на изобретение Сьюджена, потому что у нее было зависимое изобретение, которое она не могла использовать. Речь при этом шла о том же самом патенте — № 2567535. Удовлетворяя иск о принудительной лицензии, СИП признал данное изобретение ООО «Нативы» «важным техническим достижением, обладающим существенными экономическими преимуществами». В своих публикациях мы неоднократно критиковали данное решение. В частности, отмечалось, что СИП установил крайне низкий стандарт доказывания важности технического достижения. И как показало время, мы не ошиблись. При оценке патентоспособности зависимого изобретения ООО «Натива» СИП РФ пришел к выводу, что оно не соответствует даже минимально предъявляемым к изобретениям требованиям, в том числе требованию новизны. 

9. Постановление СИП от 25.03.21 по делу № А51-11200/2020

Краткая фабула: Компания-ответчик ввезла на территорию РФ запчасти для автомобилей с надписью «OPEL», сходной до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации для однородных товаров. Таможня решила, что данные товары являются контрафактными, и возбудила дело об административном нарушении. Ответчик утверждал, что использовал спорное обозначение на этикетках в описательных целях: чтобы сообщить потребителям, что запчасти подходят к автомобилям Opel. Кроме того, ему удалось получить от правообладателя письмо-согласие на использование товарного знака.

Решение: Суды трех инстанций согласились с таможней, что ответчик незаконно использовал чужой товарный знак

Чем интересно: С одной стороны, СИП узко определил перечень случаев добросовестного использования схожего с чужим товарным знаком обозначения, которые не являются нарушением исключительных прав (использование общеупотребимых слов в целях описания товара, использование в устной речи), не включив в него номинативное использование.

Суд не разграничил две доктрины: «номинативное использование» и «добросовестное описательное использование». В данном случае действия ответчика должны были анализироваться с позиции первой доктрины.

С другой стороны, суд обратил внимание на некоторые обстоятельства, которые могут учитываться при решении вопроса, подпадают ли действия ответчика под номинативное добросовестное использование. Им было отмечено, что употребление слов, в том числе имен нарицательных, зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например, в письменных публикациях или устной речи. Обозначение «OPEL» размещено именно на упаковке спорных товаров, в то время как информация для потребителей о технических характеристиках товара, а именно перечне марок и моделей автомобилей, в которых товар применим, как правило, содержится в техническом описании или инструкции к продукции.

10. Определение ВС от 14.09.21 № 303-ЭС21-9375

Краткая фабула: АО «Сеть телевизионных станций» (далее — общество) — правообладатель исключительных прав на пять товарных знаков и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота».

В ходе закупки, произведенной 06.12.19 в торговой точке ИП Галыниной С. В., установлен факт продажи контрафактного товара, игрушечного телефона, на котором содержатся изображения персонажей мультфильма «Три кота», зарегистрированных в качестве товарных знаков №№707374 («Карамелька»), 707375 («Коржик»), 709911 («Компот»), 720365 («Мама»), 713288 («Папа»), изображение логотипа «Три кота».

Общество обратилось в суд с иском к ИП Галыниной С. В. о взыскании 120 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на пять товарных знаков и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота» — по 20 тыс. руб. за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение.

Решение суда: Суд первой инстанции удовлетворил требование истца частично, присудил взыскать с ответчика компенсацию в размере 40 тыс. руб. Решение поддержала апелляция. ВС РФ отменил акты нижестоящих судебный инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Чем интересно: Одновременное несанкционированное использование нескольких объектов интеллектуальных прав представляет собой множественность нарушений. Число нарушений исключительных прав равно числу использованных объектов. И каждое является основанием применения к нарушителю мер ответственности, в том числе взыскания компенсации. При этом законодательство допускает пересечение прав на один объект. Так, одно и то же изображение может одновременно представлять собой и объект авторского права, и зарегистрированный товарный знак. В таком случае любое его несанкционированное использование образует два нарушения исключительных прав, а не одно.

ВС РФ в очередной раз напомнил нижестоящим судам, что они не вправе опускать заявленный размер компенсации в твердой сумме ниже низшего предела при множественности нарушений по собственной инициативе. Ответчик должен представить обоснование в пользу снижения.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. При этом судам важно учитывать, что ответчик ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Суды необоснованно не приняли во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения исключительных прав, не учли, что предприниматель ранее привлекался к ответственности за аналогичные нарушения исключительных прав, о чем было указано обществом в исковом заявлении.