+7 (495) 665 82 58
info@gardium.ru

/

+7 (495) 665 82 58
Личный кабинет

Кейс: институт права преждепользования

44
0 комментариев
3 минут

Постановление СИП РФ от 17.03.2023 по делу № А45-5561/2022

История вопроса

Институт права преждепользования не может применяться по отношению к товарным знакам. В первую очередь этот институт служит восстановлению справедливости, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособный объект, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на его регистрацию. При этом он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, заслуживает предоставления ему права на использование разработки.

Защита в Суде по интеллектуальным правам

Неслучайно наибольшее распространение институт права преждепользования получил в странах романо-германской правовой семьи. Интеллектуальные права в рамках данных правопорядков обосновываются, прежде всего, на базе трудовой теории Дж. Локка. Считается, что создатель интеллектуального продукта в любом случае должен обладать правами на использование результата своего труда. С такой позиции существование права преждепользования наряду с исключительным правом выглядит более чем логичным. Независимо от факта получения патента создатель патентоохраняемой разработки получает возможность использовать ее как результат собственного труда.

Право преждепользования обычно служит способом обеспечения интересов субъектов, установивших в отношении технического решения режим ноу-хау. С раскрытием информации о техническом решении прекращается исключительное право таких субъектов на разработку.

Как справедливо было отмечено В. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков, что кто-то подаст заявку раньше3.

В случае с товарными знаками в праве преждепользования необходимости не возникает. Использование обозначения, сходного с зарегистрированным впоследствии товарным знаком, не представляет собой вклада в интеллектуальное развитие. При этом сохранение за «разработчиком» прав на использование чужого товарного знака способно ввести потребителей в заблуждение. Вероятны две ситуации.

  • Первая — обладатель прав на товарный знак является добросовестным субъектом, который стремится связать с соответствующим обозначением собственную положительную репутацию. Не зная, что спорное обозначение использовалось каким-либо иным субъектом, он зарегистрировал его в качестве товарного знака и начал инвестировать средства в раскрутку бренда. Субъект, параллельно использующий соответствующее обозначение в отношении однородных товаров, может паразитировать на формируемой вокруг товарного знака деловой репутации. Если при этом качество товаров или услуг «преждепользователя» хуже, чем у обладателя прав на товарный знак, интересы потребителей окажутся нарушенными. Обладатель прав на товарный знак будет нести дополнительные потери, связанные с атрибутированием ему товаров низкого качества.
  • Вторая — недобросовестным субъектом является сам правообладатель. Он намеренно зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение, которое использует другой бизнес. В данном случае установление права преждепользования также не будет справедливым решением конфликта интересов. Необходимо пресечь паразитирование правообладателя на чужой деловой репутации (далее — гудвилл), обеспечив тем самым правомерный интерес «преждепользователя», а не расширяя число управомоченных субъектов.

Спор

Общество с ограниченной ответственностью «Претор» (далее — общество «Претор») обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» (далее — общество «Эдельвейс») об обязании удалить товарный знак по свидетельству РФ № 634690 с материалов, используемых при оказании услуг, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак в размере 5 млн руб.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца частично. Решение поддержали апелляция и кассация.

Суды установили, что истец и ответчик — две медицинские организации, которые работают в Новосибирске. Истец ООО «Претор» — правообладатель товарного знака «Ваше здоровье — наша забота» (дата приоритета — 18.01.2016, дата государственной регистрации — 02.11.2017).

«Эдельвейс» разместил на своем сайте рекламный слоган: «Ваше здоровье — наша забота. Медицинский центр Эдельвейс». Как установили суды, ответчик начал использовать данное обозначение еще до даты приоритета товарного знака.

Приняв эти факты во внимание, суды удовлетворили требование в части: соразмерной нарушению признана компенсация в 1 млн руб. С ответчика в пользу истца взысканы компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 млн руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 600 руб., расходы по оплате услуг нотариуса в размере 2 384 руб. 80 коп., а также расходы по проведению судебной экспертизы в размере 7 250 руб. 00 коп. В части требования об обязании общества «Эдельвейс» удалить товарный знак с сайта производство по делу прекращено.

Позиция СИП РФ

Поддерживая решение первой инстанции о взыскании с ответчика компенсации в 1 млн руб., СИП исходил из следующего:

  • Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
  • По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.
  • Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает:
    – обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике);
    – характер допущенного нарушения (размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т. п.);
    – срок незаконного использования РИД или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);
    – вероятные имущественные потери правообладателя;
    – являлось ли использование РИД или средств индивидуализации существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

    Суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
  • Несмотря на длительное использование товарного знака ответчиком, в конечном итоге размер компенсации определен в меньшем размере, чем заявлено (1 млн вместо 5 млн руб.). Как верно отметил суд апелляционной инстанции, по результатам тщательного анализа всех представленных доказательств и надлежащей оценки всех юридически значимых обстоятельств, компенсация в первоначально заявленном размере не отвечает принципам разумного и справедливого подхода. Также принято во внимание, что размер компенсации не должен носить исключительно карательный характер.
  • Определяя компенсацию в 1 млн руб., суды обоснованно исходили из того, что такой размер позволит удержать ответчика от нарушения прав истца в будущем.
  • Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств того, что:
    – у него отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительного права истца в определенном судом размере;
    – размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков;
    – нарушение не носит грубый характер;
    – ответчик предпринимал попытки проверки партии товара на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц.
  • Доводы ответчика, что не учтена длительность использования спорного обозначения до его регистрации в качестве товарного знака, признаются несостоятельными. Заключением эксперта от 26.07.2022 подтверждено, что спорное обозначение на сайте ответчика использовалось с 2015 года. При этом заявка на регистрацию обозначения в качестве товарного знака подана обществом «Претор» в 2016 году, правовая охрана товарному знаку предоставлена в 2017 году. Однако нарушение устранено ответчиком только в марте 2022 года после подачи искового заявления. Таким образом, и после предоставления обозначению правовой охраны в 2017 году ответчик также не принял меры к прекращению нарушения исключительного права истца.
  • Принимая во внимание то, что правовая охрана товарного знака предоставлена в установленном законом порядке и на данный момент не прекращена, доводы ответчика о широком использовании спорного обозначения в качестве слогана иными лицами правового значения не имеют.
Судебная практика Гардиума – кейсы

Тарифы

Анализ перспектив судебного спора
от 50 000 ₽
Заказать
Защита в Суде по интеллектуальным правам
от 200 000 ₽
Заказать
Арина Ворожевич

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.
Преподаватель на кафедре гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова

Работала старшим преподавателем кафедры интеллектуальных прав МГЮА имени О.Е. Кутафина

Имеет значительный опыт в сфере работы в юридическом консалтинге, опыт работы инхаус-юристом

Являлась юристом-экспертом редакции журнала «Юрист компании»

Комментарии временно не доступны

Новое из раздела

Популярное

Ссылки на чужие произведения в интернете: нарушение или нет

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Кейс: взыскание компенсации за незаконное использование знака "Три кота" (СТС)

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Книга Ворожевич А. С. «Границы и пределы осуществления авторских и смежных прав»

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Роль негативных обязательств в IP

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Доктрина защиты законных ожиданий в деятельности Роспатента

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
IP Дайджест,

Проблема исков о ненарушении исключительных прав в РФ

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Защита фирменного стиля: практические аспекты

Алексей Абрамов
Алексей Абрамов
Споры,

Кейс: спор на 532 млн рублей

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения

Арина Ворожевич
Арина Ворожевич
IP Дайджест,

Читать также

Как придумать название бренда косметики

Как придумать название бренда косметики

Маргарита Булычева
Маргарита Булычева
Товарные знаки,
Как придумать свой бренд для ручной работы

Как придумать свой бренд для ручной работы

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Как успешно зарегистрировать товарный знак в 2024 году

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как оформить вывеску на фасаде

Как оформить вывеску на фасаде

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Знак обслуживания как способ индивидуализации бизнеса в сфере услуг

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Как продавать на Wildberries

Как продавать на Wildberries

Дарья Полякова
Дарья Полякова
Товарные знаки,
Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Доменное имя как объект интеллектуальной собственности

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Споры,
Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Что такое слоган: как придумать и проверить самостоятельно

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Электронное свидетельство на товарный знак

Электронное свидетельство на товарный знак

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Внесение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан: что нужно знать

Внесение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан: что нужно знать

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,
Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Средства индивидуализации товаров и юридических лиц: что нужно знать

Кристина Гучмазова
Кристина Гучмазова
Споры,
Товарный знак и патент. В чем разница?

Товарный знак и патент. В чем разница?

Ирина Резникова
Ирина Резникова
Товарные знаки,