Правовой институт — discovery

Сущность института

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Discovery (дискавери) — институт общего права. В российском праве для него отсутствует аналог. Трудности возникают и с переводом данного термина. В общем виде под дискавери следует понимать истребование доказательств одной стороной спора у другой/третьих лиц; обмен информацией между истцом и ответчиком до судебного разбирательства.

Речь идет о досудебной стадии гражданского процесса, на которой каждая из сторон спора получает необходимые для справедливого разрешения доказательства посредством направления другой стороне либо третьему лицу запроса о раскрытии информации, документов; о признании противоположной стороной каких-либо фактов, письменных опросов. Если адресат запроса уклоняется от раскрытия информации, сторона, направившая запрос, может подать в суд ходатайство о ее принудительном раскрытии.

По итогам дискавери стороны спора нередко приходят к мировому соглашению, так как уже на досудебной стадии им становится понятно, насколько сильные аргументы есть у каждой из сторон. В конечном итоге это приводит к снижению судебных издержек для участников спора.

В США процедура дискавери регулируется разделом V Федеральных правил гражданского судопроизводства США.

В рамках дискавери для получения информации применяются различные правовые инструменты.

• Запросы стороны о предоставлении информации и документов (RFP)

Согласно ст. 26 Федеральных правил гражданского судопроизводства США, стороны могут требовать раскрытия сведений по любому непривилегированному вопросу, который имеет отношение к иску или защите любой стороны, и если такое требование является соразмерным потребностям дела, учитывая значимость вопросов, ресурсы сторон, а также перевешивают ли тяготы и расходы на дискавери вероятную выгоду для судопроизводства.

На практике для раскрытия информации достаточно обосновать, что запрос разумно нацелен на то, чтобы привести допустимые доказательства по делу к обнаружению.

На федеральном уровне отсутствуют какие-либо ограничения числа подаваемых запросов. Но на практике местные суды нередко стремятся их ограничить. Сторона, получающая запрос на документ, должна ответить в письменной форме в течение 30 дней, заявив о своих возражениях против запроса и о том, предоставит ли она какие-либо из запрошенных документов.

• Запрос на проведение проверки

Сторона может потребовать предоставить ей доступ в помещение оппонента, к его документации и материальным объектам, чтобы ознакомиться с его деятельностью, производственным процессом.

• Опросы

Сторона направляет оппоненту перечень вопросов, на которые тот должен ответить в письменном виде в течение 30 дней либо направить возражения против вопроса. Даже после того, как ответ получен, отвечающая сторона обязана дополнить свой ответ, когда она узнает новую информацию, которая может повлиять на результаты опроса.

• Запрос на признание/отрицание оппонентом изложенных обстоятельств

Сторона спора направляет оппоненту письменное заявление, в котором излагает ряд обстоятельств, тезисов, с каждым из которых оппонент должен согласиться или не согласиться. Если оппонент уклоняется от ответа, считается, что он согласился со всеми тезисами. При этом он не может просто сослаться на недостаток знаний или информации в качестве причины отказа в ответе. Он должен приложить разумные усилия к тому, чтобы дать ответ на запрос.

Данная процедура обычно используется для того, чтобы выявить и зафиксировать на досудебной стадии обстоятельства, с которыми согласны обе стороны, по которым нет спора.

Сторона спора направляет оппоненту письменное заявление, в котором излагает ряд обстоятельств, тезисов, с каждым из которых оппонент должен согласиться или не согласиться. Если оппонент уклоняется от ответа, считается, что он согласился со всеми тезисами. При этом он не может просто сослаться на недостаток знаний или информации в качестве причины отказа в ответе. Он должен приложить разумные усилия к тому, чтобы дать ответ на запрос.

Данная процедура обычно используется для того, чтобы выявить и зафиксировать на досудебной стадии обстоятельства, с которыми согласны обе стороны, по которым нет спора.

• Показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия

В соответствии со ст. 30 Федеральных правил гражданского судопроизводства США сторона может потребовать, чтобы не более 10 человек или представителей организаций были доступны для допроса в течение максимум 7 часов одного дня без разрешения суда.

Отдельно выделяется ediscovery — электронное дискавери. Оно включает в себя обнаружение электронных данных и записей. Важно, чтобы данные, полученные с помощью ediscovery, были надежными и, следовательно, допустимыми. Там, где возможен физический доступ к сети организации, на каждом компьютере устанавливаются агенты, которые отправляют большие объемы данных для индексации на один или несколько серверов,

Большинство американских юристов позитивно оценивает институт дискавери. Между тем можно встретить и критические замечания в его адрес. Как правило, они сводятся к следующему:

1. дискавери повышает издержки на судопроизводство;

2. сторона может злоупотреблять своими правами, заявляя чрезмерные требования и препятствуя нормальной бизнес-деятельности оппонента;

3. сторона без должных к тому оснований может получить доступ к коммерческой информации оппонента.

Правоприменительная практика, однако, минимизировала второй и третий риски.

Последствия отказа от раскрытия сведений стороной спора: отказ в удовлетворении иска, если данные не раскрывает истец; напротив, бесспорное удовлетворение заявленных истцом требований, если данные не представил ответчик; лишение стороны возможности ссылаться на обстоятельства, доказательства в рамках рассмотрения дела по существу, которые она не раскрыла на досудебной стадии.

Как применяется в сфере IP?

В США дискавери является ключевым механизмом для справедливого разрешения, прежде всего, споров о нарушении исключительного права. С его помощью патентообладатель может удостовериться в том, что ответчик действительно использовал его запатентованное решение, а не альтернативные разработки.

Наличие института дискавери во многом объясняет, с одной стороны, тот факт, что американским правообладателям удается взыскать с нарушителей существенные убытки. С другой, что взыскиваемые суммы зачастую действительно коррелируют с имущественными потерями правообладателя.

Один из основных механизмов расчета убытков правообладателя в США — взыскание потерянной прибыли, то есть недополученного дохода, правообладателя. Недополученный правообладателем доход могут образовывать потери, связанные со снижением количества реализуемых им продуктов после выхода на рынок нарушителя, снижением цены, по которой правообладатель реализует свои продукты, а также потери в продажах дополнительных, вспомогательных продуктов к тем, которые охватывает патент. В таком случае истец-правообладатель посредством дискавери выясняет у ответчика, в частности, количество произведенного и реализованного контрафактного продукта; схему его продвижения; установленную цену и т. п. Ответчик, в свою очередь, может запросить у истца доказательства того, что он действительно лишился части прибыли; сведения о доходе, получаемом правообладателем от коммерциализации объекта интеллектуальных прав до нарушения и т. п.

В случае с нарушением прав на товарные знаки правообладатель может взыскать с нарушителя прибыль, полученную от нарушения исключительного права (подробнее см. раздел Highlights № 8 Дайджеста об институте disgorgement of profits). В этой ситуации правообладатель очевидно нуждается в доступе к информации о количестве реализованных нарушителем товарах, их цене; прибыли, полученной нарушителем и т. п. В отсутствии института дискавери российские правообладатели крайне редко заявляют требования о взыскании доходов, полученных нарушителем в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ (подобная возможность есть у правообладателей всех объектов интеллектуальной собственности). Правообладателям товарных знаков также редко удается обосновать и взыскать компенсацию, заявленную в двукратном размере стоимости права на использования.

В США стороны IP-спора активно применяют все вышеуказанные инструменты дискавери.

Так, посредством запросов о предоставлении информации и документов правообладатели требуют от оппонентов раскрыть сведения о создании предполагаемого продукта нарушения, его применении и реализации. Кроме того, правообладатель может прийти с инспекцией на предприятие нарушителя, чтобы ознакомиться с процессом производства такого продукта.

Направляя опросник, патентообладатель может потребовать от ответчика:

1. предоставить информацию о том, когда и как ответчик впервые узнал о заявленном патенте;

2. пояснить, как он собирается использовать разработку;

3. какое именно альтернативное патентоохраняемому объекту решение ответчик использует в своей деятельности.

Ответчик, в свою очередь, может потребовать от правообладателя:

1. назвать продукт патентообладателя, в котором используется заявленный патент;

2. представить объяснения относительного того, как патент был задуман и реализован на практике;

3. представить доказательства, подтверждающие неочевидность, новизну спорного изобретения.

В случае патентных споров фармацевтических компаний правообладатель может обратиться с запросом о представлении сведений о препарате ответчика, в котором предположительно используется его изобретение в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

Пример

В деле Sovereign Hydroseal Pty Ltd v. Steynberg американский суд сформулировал вывод, что правообладатель может инициировать дискавери, в том числе для принятия решения, следует ли начинать разбирательство против ответчика, в отношении которого точно не понятно, нарушил ли он исключительное право.

Краткая фабула

Истец (компания Sovereign) обладает исключительной лицензией на использование изобретения: способа и композиции, относящихся к герметизации трещин, стыков и пустот.

Ответчик (Й. Стейнберг) — бывший сотрудник Sovereign. Уволившись из компании, он продолжил заниматься бизнесом под брендом H2O Seal, связанным с услугами по герметизации трещин и стыков с помощью «жидких каучукообразных веществ».

Истец заподозрил, что ответчик в своей деятельности мог использовать его патент. Хотя точных данных относительно технологии, применяемой ответчиком, у него не было. Сначала он нанял частного детектива для получения сведений о бизнес Стейнберга. А затем инициировал процедуру дискавери, чтобы выяснить, действительно, ли Стейнберг использовал его патент. Он потребовал от ответчика раскрыть применяемую им технологию.

Судья признал требования истца разумными и допустимыми.