Trend: отсутствие регистрации прав лицензиата: какие последствия?

На уровне разъяснений Верховного суда РФ отсутствует четкое понимание последствий (не)регистрации прав лицензиата на использование патентоохраняемых объектов и товарных знаков. Если толковать положения постановления Пленума ВС РФ буквально, то можно сделать вывод, что высшая судебная инстанция придерживается принципа внесения: право на использование регистрируемого объекта интеллектуальной собственности (ОИС) возникает с момента его регистрации. В то же время нижестоящие российские суды сделали выбор в пользу принципа противопоставимости. Хотя и это неточно.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Как проявляется

В мировом масштабе выделяются две системы регистрации прав на объекты:

• Основанная на принципе внесения: право на объект возникает в момент государственной регистрации этого права в реестре;
• Основанная на принципе противопоставимости: государственная регистрация — не более чем способ оповещения третьих лиц о возникновении / переходе / предоставлении права1; право существуют до и без регистрации, а регистрация лишь придает этому праву дополнительное качество публичности и действия против третьих лиц. Между сторонами договора действует относительное, обязательственное право, которому они вольны посредством регистрации придать известные свойства абсолютности2.

Если буквально толковать положения ГК РФ и постановления Пленума № 10, то можно заключить, что право использования регулируемого ОИС возникает с момента его регистрации. А значит, российский правопорядок в отношении лицензионных договоров придерживается принципа внесения.

Подобный подход создает несколько трудно разрешимых проблем. Если следовать обозначенному подходу, то получается, что с момента подписания договора до регистрации исключительного права у лицензиата не возникает права на использование ОИС. В таком случае напрашивается вывод о том, что использование ОИС до регистрации представляет собой нарушение исключительного права (у лицензиата еще нет права на использование).

Однако такое решение:

• не учитывает волю сторон, которые заключили лицензионный договор ровно для того, чтобы у лицензиата была возможность легально использовать ОИС;
• нарушает баланс интересов сторон в силу того, что обязательственные отношения сторон, по мысли ВС РФ, возникают независимого от госрегистрации, у лицензиата с момента подписания договора возникает обязанность по выплате лицензионного вознаграждения; предоставлению лицензиару отчетов и т. п. В таком случае возникает закономерный вопрос, за что именно платит лицензиат, если у него нет прав;
• ставит лицензиата в менее выгодное положение с лицами, получившими от правообладателя простое согласие на использование ОИС. Регистрация прав последних не предусмотрена законодательством. Между тем у судов не возникает сомнений, что они вправе использовать ОИС, в том числе регистрируемый.

Нижестоящие суды, надо полагать, осознают с какими сложностями сопряжено последовательное применение принципа внесения к правам использование ОИС. В связи с этим в судебной практике сформировался следующий подход: для сторон лицензионного договора правоотношения (в том числе, вероятно, и право использования объекта, хотя суды прямо и не сформулировали данный вывод) возникают независимо от госрегистрации. В отсутствие государственной регистрации права лицензиата соглашение не порождает последствий для третьих лиц, не знавших о договоре.

Постановление СИП РФ от 12.07.2021 по делу № А56-79435/2020

ИП обратился с иском к обществу (правообладателю) о признании несостоявшимся предоставления права на использование товарного знака и взыскании неосновательного обогащения в связи с тем, что лицензионный договор не был зарегистрирован.

Суды пришли к выводу, что между сторонами был заключен договор коммерческой концессии, в связи с чем они ссылались на ст. 1027 и 1028 ГК РФ. Как отметил СИП РФ:

«Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации.

По смыслу ст. 164, 165, п. 3. ст. 433 ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору.

Поскольку спорный договор не прошел необходимую государственную регистрацию, соответственно не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора и о содержании его условий.

При этом обязательственные отношения из договора, то есть правоотношения между лицензиаром и лицензиатом, возникают независимо от государственной регистрации. Такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между сторонами договора, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в отсутствие государственной регистрации предоставления права использования товарного знака предприниматель не имел возможности использовать товарный знак».

«В соответствии с п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность.

По смыслу ст. 164, 165, п. 3 ст. 433 ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору.

Поскольку спорный договор не прошел необходимую государственную регистрацию, соответственно не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора и о содержании его условий.

При этом обязательственные отношения из договора, то есть правоотношения между лицензиаром и лицензиатом, возникают независимо от государственной регистрации. Такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между сторонами договора, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в отсутствие государственной регистрации предоставления права использования товарного знака предприниматель не имел возможности использовать товарный знак (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Судами первой и апелляционной инстанции установлено и материалами дела подтверждено, что договор исполнялся сторонами с момента его заключения и до февраля 2020 года, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела платежные поручения об оплате ответчиком истцу первоначального взноса и роялти».

Таким образом, можно заключить, что СИП подходит к лицензионным договорам с позиции принципа противопоставимости. На это прямо указывает вывод о том, что регистрация имеет значение лишь с позиции действия договора против третьих лиц. Такое решение следует поддержать. Проблема, однако, в том, что СИП так четко и не сформулировал, что право лицензиата возникает «до и без регистрации». В связи с этим можно ожидать различных интерпретаций его решений.

Нельзя не заметить, что СИП распространил на лицензионные договоры выводы, ранее сформулированные судебной практикой применительно к договорам аренды. При этом он явно проигнорировал тот факт, что в случае с арендой регистрации подлежит сам договор, а в случае с лицензионным договором — предоставление права.

Опыт Германии

Неисключительные лицензии в отношении патентоохраняемых объектов в принципе не могут быть зарегистрированы в реестре. Регистрация исключительной лицензии возможна по решению сторон (ст. 30 (4) PatG). Внесение записи о лицензии в патентный реестр не имеет какого-либо значения для отношений сторон. Она носит преимущественно декларативный характер. Право использования возникает у лицензиата вне зависимости от внесения данных в реестр. Основное последствие регистрации — лицензиар лишается возможности размещать в реестре уведомление о готовности предоставить лицензию любому заинтересованному лицу.

Что касается лицензий в отношении товарных знаков, то до 2019 года в Германии в принципе отсутствовала возможность их регистрации. Между тем 14 января 2019 года в силу вступили поправки в ст. 30 Закона о товарных знаках. В том числе было предусмотрено, что лицензия может быть зарегистрирована по запросу лицензиата и лицензиара. С такой регистрацией не связано каких-либо существенных правовых последствий. Она носит декларативный характер.

Тарифы