Главная
Информация
Вопросы и ответы
Товарные знаки
Какие основные причины отказа в регистрации товарного знака?

Какие основные причины отказа в регистрации товарного знака?

1 августа 2023

572

0 комментариев

7 минут

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Получить консультацию

Никто не застрахован от риска получить отказ в регистрации товарного знака. Это связано с тем, что в России перечень причин, по которым Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) может отклонить заявку на регистрацию является достаточно обширным.

Основания отказа при международной регистрации имеют свои особенности. Распространенные причины отказа — разные случаи из закона и практики, знание которых поможет разработать вам товарный знак, допустимый для регистрации, и не потратить лишнего.

Основания отказа в регистрации товарного знака многообразны и иногда довольно сложны. Как показывает практика, заявители из раза в раз повторяют одни и те же ошибки при регистрации товарного знака. Поэтому приводим список из 19 таких наиболее распространенных случаев.

Защита товарного знака в ППС

Товарный знак не обладает различительной способностью

Вы не сможете зарегистрировать товарный знак, который не позволяет отличить вашу продукцию от аналогичной продукции других компаний. Действительно, в таком случае использование знака вообще теряет какой-либо смысл: у него отсутствует так называемая различительная способность (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). То есть потребитель, увидев знак, не сможет идентифицировать компанию или товар, который им маркирован. Это может быть связано с тем, что сам знак или его часть:

являются общеупотребительными;
содержат общепринятые символы и термины;
описывают свойства товара;
выполнены в форме товара, которая выражает его свойство или назначение (подп. 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Если элементы, не обладающие различительной способностью, не являются основными, то они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)

Эксперты отмечают, что количество попыток зарегистрировать неразличимые знаки растет. И это в свою очередь влияет на позицию регистрирующих органов и, в частности, ФИПС, в практике которого можно найти случаи успешной регистрации. — Если со временем потребители стали узнавать товар, маркированный изначально неразличимым знаком, его можно зарегистрировать — п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ (например, со временем сочетание букв BMW стало ассоциироваться с аббревиатурой автомобильной компании, что позволило зарегистрировать товарный знак).

Различительную способность нужно подтверждать доказательствами (в частности, как, в течение какого времени, в каком объеме, в какой сфере использовался товарный знак).

Чтобы снизить риски отказа Роспатента, проверьте свой знак на вероятность регистрации бесплатно.

Относительные и абсолютные причины отказа

Абсолютные основания для отказа	Другие основания для отказа
Товарный знак точно не может быть зарегистрирован в случае, если он	Товарный знак не регистрируется, если есть ограничения по регистрации
не обладает различительной способностью: является общеупотребительным; содержит общепринятые символы и термины; описывает свойства товара; выполнен в форме товара, которая выражает его свойство или назначение;	идентичен или похож на товарный знак, зарегистрированный для аналогичного товара или товара смежного класса;
не могут быть зарегистрированы сочетания букв, не имеющие словесного характера (например, ТПР, ДВГ) и характерного графического исполнения;	является общеизвестным;
использует официальную символику;	напоминает средства индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг;
является ложным или вводит потребителя в заблуждение;	отсылает к художественным произведениям и произведениям науки;
противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;	упоминает российских знаменитостей;
использует официальные названия и изображения объектов культурного наследия;	содержит орфографические ошибки;
содержит обозначение, идентифицирующее иностранные алкогольные напитки.	использует географические названия;
	его регистрация не оплачена государственной пошлиной;
	заявитель не отвечает на запросы ФИПС в процессе регистрации товарного знака.

На что еще нужно обратить внимание при подготовке товарного знака к регистрации? Эксперты ФИПС будут сравнивать ваш товарный знак не только с другими знаками, но и с разными объектами интеллектуальной собственности. И в первом, и во втором случае не допускается копирование и сходство.

С какими объектами ФИПС будет сравнивать товарный знак?

Объекты	Причины
Товарные знаки	Если в реестре товарных знаков России числятся похожие знаки, регистрация будет невозможна. Однако можно досрочно прекратить действие такого знака в случае его неиспользования.
Заявки, поданные на регистрацию	Обозначение, поданное на регистрацию и получившее более ранний приоритет, будет иметь преимущество над остальными.
Общеизвестные товарные знаки	Не допускается регистрация знаков, сходных с общеизвестными, ни в каких видах деятельности.
Наименования мест происхождения товаров	Не допускается регистрация знаков, сходных с наименованиями мест происхождения товаров ни в каких видах деятельности.
Коммерческие обозначения	Будет иметь преимущество то средство индивидуализации, у которого есть более ранний приоритет.
Промышленные образцы	Изобразительные товарные знаки также связаны с элементами графического дизайна, зарегистрированными в качестве промышленного образца. Объемные товарные знаки сравнивают с промышленными образцами.
Художественные произведения, охраняемые авторским правом	Произведение науки, литературы или искусства, персонаж или цитата из такого произведения, произведение искусства или его фрагмент без согласия автора
Известные имена и псевдонимы	Использование имени или псевдонима знаменитых людей в товарном знаке возможно только с их согласия.
Персонажи и герои художественных произведений	Использование персонажей и героев художественных произведений в товарном знаке возможно только с согласия правообладателей.

Товарный знак является общеупотребительным?

Не регистрируются общеупотребительные товарные знаки. Они стали в речи нарицательными, теперь обозначают товары определенной категории (например, джип, ксерокс, скотч) и не могут индивидуализировать товар конкретного производителя.

В обозначении используются общепринятые слова и знаки

Товарный знак невозможно зарегистрировать, если он включает в себя общепринятые символы и термины (ст. 1482 п.2), такие как:

наименование другого товара (например, коньяк, аспирин);
символ (например, «!»);
натуралистическое изображение товара;
термин (например, валидация);
сокращение (например, ОБЭРИУ, ОПОН, бэр).

Товарный знак описывает товарные свойства изделия

Не подлежит регистрации товарный знак, характеризующий товары (ст. 1482 п.3), то есть указывающий на такие его свойства, как:

вид;
качество;
количество;

свойство;
назначение;
ценность;
вес;
объем;
цена;
время изготовления и распространения;
место изготовления и распространения;
способ изготовления и распространения;
и другие.

Товарный знак выполнен в форме отражающей основные свойства

Нельзя зарегистрировать товарный знак, который представляет собой форму товаров, которая обусловлена их свойством или же назначением (ст. 1482 п.4), например:

реалистичные изображения товаров или схемы;
объемные изображения предметов, форма которых обусловлена их функцией (например, The Boeing Company было отказано в регистрации товарного знака в виде стилизованного изображения летального аппарата).

Содержит бессмысленные символы и изображения

Невозможно оформить регистрацию товарного знака, который не несет в себе никакого смысла. Например, не будут зарегистрированы товарные знаки, содержащие только:

отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения (например, «О», «99»);
линии и геометрические фигуры, которые не составляют композицию (например, круг).

Используется официальная или ассоциирующаяся с ней символика

Законодательство запрещает регистрировать товарные знаки, которые содержат какие либо официальные наименования или символы, такие как:

сокращенные или полные названия государств;
гербы, флаги и другие государственные символы и знаки (например, герб СССР);
сокращенные или полные названия международных межправительственных организаций;
гербы, флаги и другие символы, а также знаки международных межправительственных организаций;
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и др. (ст. 1231.1, п. 2 ст. 1483 ГК РФ)

Товарный знак вводит в заблуждение

Нельзя зарегистрировать товарный знак, если он является ложным, вводит потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя (например, товарный знак «Мышарики» вызывает ассоциации с брендом «Смешарики», однако никак с ним не связан), в частности, товарный знак порождает в сознании потребителя представление о качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

Противоречит общественным интересам, принципам морали и нравственности

Не может быть зарегистрирован товарный знак, который содержит аморальные, противоречащие этике элементы. В частности, если они:

противоречат общественным интересам (например, неэтичное применение государственной символики, антигосударственные лозунги: водка «Володя и медведи»);
противоречат принципам гуманизма и морали (например, изображения насилия, убийства, изображения, унижающие и оскорбляющие чувство человеческого достоинства: «Убийца Кеннеди», «Ядрёна Матрёна») (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Использует официальные названия и изображения памятников

Согласно ГК РФ ст. 1483 п.4 не разрешается регистрировать товарный знак, включающий такие элементы, как:

официальные названия и изображения особо ценных объектов культурного наследия России;
официальные названия и изображения объектов всемирного культурного или природного наследия;
изображения культурных ценностей из коллекций, собраний и фондов. Однако сделать это все же можно, если получить согласие собственников и уполномоченных ими лиц (п. 4 ст. 1483 ГК РФ).

Содержит обозначение, идентифицирующее иностранные алкогольные напитки

Нельзя зарегистрировать товарный знак, который отсылает к обозначениям вин и других спиртных напитков, которые охраняются в другом государстве (п. 5 ст. 1483 ГК РФ). Так, в России не удалось зарегистрировать товарный знак Black Horse, который напоминает шотландскую марку виски White Horse.

Товарный знак уже зарегистрирован для аналогичного товара

Самая простая причина не получить регистрацию связана с тем, что ваш знак или похожий на него (сходный до степени смешения) уже зарегистрированы для аналогичного (по закону — однородного) товара или товара из смежного класса Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ). Не все такие случаи являются бесповоротными. Например, с согласия владельца товарного знака, которое нельзя отозвать, все же могут быть зарегистрированы сходные обозначения:

Заявка на регистрацию такого же или похожего знака для аналогичного товара, которая уже подана другим заявителем, отозвана, признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (подп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Идентичный или похожий товарный знак охраняется в Российской Федерации, по международному договору или на ином основании (подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Также не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, сходное до степени смешения товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Товарный знак является общеизвестным

Такой же или похожий товарный знак на аналогичный товар или товар смежного класса по МКТУ был признан общеизвестным до того, как вы подали заявку на регистрацию своего знака (подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Товарный знак похож на название юр.лиц, товаров и услуг

Нельзя зарегистрировать товарный знак, который копирует или напоминает он:

фирменное наименование;
коммерческое обозначение;
наименование зарегистрированного селекционного достижения (п. 8 ст. 1483 ГК РФ);
промышленный образец;
знак соответствия (подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

Это правило действует, если заявка на регистрацию знака подана уже после того, как другие лица или компании получили права на перечисленные выше объекты.

Товарный знак отсылает к художественным и научным произведениям

Без согласия собственника или его наследника не может быть зарегистрирован товарный знак, который копирует или вызывает ассоциации:

с названием художественного произведения или произведения науки;
с персонажем художественного произведения или представляет собой цитату;
с произведением искусства или его фрагментом (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

Товарный знак упоминает известное в РФ лицо

Товарный знак с именем, псевдонимом, портретом или факсимиле российских знаменитостей регистрируется только с их согласия (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Такие же правила применяются если полного совпадения нет, но возникает ассоциация.

В товарном знаке присутствуют орфографические ошибки

Товарный знак использует географические названия

Указывать географическое наименования можно, если это указание соответствует действительности.

Не оплачена госпошлина

Если регистрация товарного знака не оплачена государственной пошлиной, то ФИПС откажет в регистрации. Поскольку оплата производится в три этапа, то неуплата на любом из них может сорвать регистрацию. Госпошлина оплачивается:

за заявку на регистрацию товарного знака и формальную экспертизу;
за экспертизу товарного знака и решение;
за регистрацию товарного знака и оформление свидетельства.

Заявитель не отвечает на запросы ФИПС по заявке на регистрацию товарного знака

В случае, если у экспертов ФИПС возникают вопросы касательно товарного знака, они могут направлять запросы заявителю. Если в течение отведенного периода времени, от заявителя не поступает ответа, товарный знак не будет зарегистрирован.

в течение 3 месяцев после получения запроса на предоставление дополнительных документов или в течение 6 месяцев после продления срока по просьбе заявителя (п. 4 ст. 1497 ГК РФ);
в течение 6 месяцев после получения уведомления о результатах проверки заявки на регистрацию товарного знака (п. 3 ст. 1499 ГК РФ).

Как бороться с отказом Роспатента?

У вас есть всего 3 варианта:

1. Проверить знак до подачи заявки.

2. Обратится в Палату по Патентным спорам, чтобы оспорить решение Роспатента.

3. Воспользоваться услугами патентного бюро. Оспаривание отказа Роспатента включено в стоимость пакета "Форсаж 2.0". Наши юристы по интеллектуальной собственности уже защитили активы клиентов на общую сумму более 17 млрд рублей, поэтому обязательно найдут решение и для вас.

Подробнее про защиту от отказа Роспатента, мы написали в этой статье.

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

20 лет опыта в сфере интеллектуальной собственности, арбитражного судопроизводства и корпоративного права. Возглавляла правовое управление в топ-5 лизинговых компаний России. Лидер по взысканию компенсаций за незаконное использование товарных знаков.

Задать вопросы

Материалы эксперта:

Товарные знаки

Что делать, если ваш товарный знак похож на чужой

Товарные знаки

Каким должен быть товарный знак, чтобы его зарегистрировали