Лицензионные выплаты в случае неиспользования РИД

Постановление СИП РФ от 16.12.21 по делу № А40-36475/2021

Лицензиат по объективным причинам не мог использовать результат интеллектуальной деятельности, но правообладатель требовал от него выплатить лицензионное соглашение. СИП РФ допустил, что лицензионный договор сторон может содержать «лазейки» для лицензиата.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

В п. 40 постановления № 10 от 23.04.19 Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что:

• вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности (РИД) или средства индивидуализации. Лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.
• в случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование РИД, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием РИД или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного РИД или средства индивидуализации.

В таком случае, по общему правилу, правообладатель может рассчитывать на получение с лицензиата выплат по договору даже в том случае, если лицензиат так и не приступил к использованию РИД. Отсутствие экономической целесообразности в использовании лицензиатом объекта не может служить «оправданием» для неисполнения лицензиатом своих обязанностей.

Между тем, как показывает практика СИП РФ, у сторон есть возможность на договорном уровне изменить подобное правило, связав оплату по договору с началом фактического использования и получения лицензиатом денежных средств по «связанным» договорам. Это касается тех случаев, когда лицензиат приобретает права на использование РИД для исполнения своих обязательств перед контрагентами.

В анализируемом деле лицензиату удалось избежать выплаты лицензионного вознаграждения в размере 166,7 млн руб., а также договорной неустойки в размере 10 млн руб.

Спор

Общество «Аксофт» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу «ФилаксКом» о признании сублицензионного договора частично недействительным, взыскании лицензионного вознаграждения в размере 166 705 000 руб., а также договорной неустойки в размере 10 002 300 руб.

Между истцом (лицензиат) и ответчиком (сублицензиат) заключен сублицензионный договор от 03.08.20 (далее — договор), по которому лицензиат обязался предоставить право использования программ для ЭВМ на условиях простой, неисключительной, лицензии, а сублицензиат — выплатить лицензиату вознаграждение.

В соответствии с пунктами 2.2-2.4, 5.4 договора, он заключен в целях исполнения государственного контракта от 24.07.20 между МВД РФ (государственный заказчик) и обществом «123 СОЛЮШНС» (головной исполнитель). В соответствии с договором от 03.08.20 между обществом «123 СОЛЮШНС» и обществом «ФилаксКом» последний является исполнителем. Договор заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа; оплата по договору осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Общество «Аксофт» исполнило свои обязательства по предоставлению ответчику прав использования программ для ЭВМ, что подтверждается подписанными между сторонами актами предоставления прав. Между тем общество «ФилаксКом» не выплатило предусмотренное договором лицензионное вознаграждение, что и явилось основанием для обращения общества «Аксофт» в суд.

Суды трех инстанций, включая СИП, отказали в удовлетворении иска. При этом они исходили из того, что государственный заказчик 30.10.20 в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с головным исполнителем. Из решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта следует, что на момент его принятия соответствующий товар (ПО для ЭВМ) не принят и не используется.

Почему интересно

СИП РФ сформулировал исключение из общего правила о том, что лицензиат должен выплатить вознаграждение за предоставленные ему права по лицензионному договору, даже если он не использует РИД. Речь идет о тех случаях, когда стороны прямо указали в лицензионном договоре, что лицензиат приобретает права на использование РИД в целях исполнения своих обязательств по другому договору. Выплата лицензионного вознаграждения будет осуществляться из денежных средств, полученных по такому договору. Но впоследствии стороны расторгли договор, отказались от его исполнения.

Позиция СИП РФ

Судом по интеллектуальным правам были сформулированы следующие тезисы:

• Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ исчисление срока исполнения обязательства допускается в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Подобным же образом в силу ст. 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.
• П. 5.4 рассматриваемого договора поставил оплату по нему под условие поступления финансирования за счет средств федерального бюджета по соответствующему госконтракту. Данное условие не противоречит требованиям закона, согласуется с правовыми позициями Верховного суда РФ (ВС РФ) (Данные позиции изложены в определении ВС РФ от 25.08.16 № 301-ЭС16-4469, Обзоре судебной практики № 2 (2017), утвержденном Президиумом ВС РФ 26.04.17 (ответ на вопрос 2), Обзоре судебной практики № 2 (2020), утвержденном Президиумом ВС РФ 22.07.20 (пункт 27).)
• Исходя из положений п. 2.2-2.4, 5.4 договора, истцу было заведомо известно, что исключительные права на программу для ЭВМ могут быть переданы только государственному заказчику (МВД РФ), а оплата по нему может быть осуществлена исключительно за счет средств федерального бюджета.
• Установив факт принятия государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, суды нижестоящих инстанций пришли к правомерному выводу о невозможности исполнения обществом «ФилаксКом» обязанности по оплате истцу лицензионного вознаграждения в размере 166 705 000 рублей, которая могла быть исполнена только при условии исполнения своих обязательств государственным заказчиком и головным исполнителем.