Различительная способность советских товарных знаков

Решение СИП РФ от 30.11.21 по делу № СИП-686/2021

СИП РФ оценил, может ли обозначение «Тройной» индивидуализировать парфюмерию, и сформулировал важную правовую позицию: советские товарные знаки не обладают различительной способностью.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

История вопроса

В российском праве активно обсуждается вопрос правовой охраны так называемых советских товарных знаков («советских брендов»). Речь в данном случае идет об обозначениях продуктов, которые приобрели широкую известность в советское время. Примерами таких обозначений являются названия кондитерских изделий (шоколад «Аленка», конфеты «Ласточка», «Буревестник», «Золотой ключик», «Кис-кис», печенье «Юбилейное» и др.), других пищевых продуктов (пиво «Жигулевское», водка «Столичная», плавленые сырки «Янтарь» и «Дружба»), табачных изделий (папиросы «Беломорканал», сигареты «Прима»).

Большинство таких обозначений в советский период не получили правовой охраны. В течение многих лет они могли использоваться различными субъектами. С переходом к рыночной экономике их стали присваивать себе посредством регистрации товарных знаков конкретные предприниматели. И не всегда это были те же предприниматели, которые развивали бренд в советские годы. Предприятия, которые десятилетиями выпускали продукцию, маркированную советскими товарными знаками, вынуждены выплачивать новоявленным правообладателям значительные компенсации за незаконное использование знаков.

В доктрине предлагаются различные варианты решения подобной проблемы. В том числе:

• национализация этих знаков;
• их перевод в режим коллективных;
• введение в их отношении права преждепользования.

Последнего подхода придерживается, в частности, А.П. Сергеев. Ученый выделяет следующие преимущества подобного подхода.

• Все советские товарные знаки будут сохранены как ценный нематериальный ресурс, который может и дальше приносить доход.
• Для введения права преждепользования в отношении советских товарных знаков потребуются минимальные законодательные нововведения.
• Все производители, которые ранее пользовались советскими товарными знаками, получат право на их дальнейшее использование. Соответственно, будет восстановлена нормальная конкурентная среда.
• Этот вариант позволит обеспечить надлежащий контроль качества товаров, маркируемых советскими товарными знаками (Сергеев А.П. Там же. С. 100 – 101.)

Мы предлагали другой подход. По нашему мнению, многие из советских товарных знаков могут быть признаны вошедшими во всеобщее употребление и утратившими различительную способность. Против этого подхода могут быть высказаны возражения следующего свойства. «Битва» за советские товарные знаки ведется неспроста. Они широко известны потребителям, а потому обладают существенной различительной способностью. Однако такую логику нельзя признать оправданной. Понятия, определяющие конкретные виды товаров (чай, кофе, печенье и т. п.), также обладают широкой известностью среди потребителей, но они не способны выступать в качестве идентификаторов товаров или услуг конкретного субъекта предпринимательской деятельности.

Эту способность утратили и многие советские товарные знаки. Сталкиваясь с маркированными этими обозначениями товарами, потребители делают вывод не столько об их производителях, сколько об их вкусовых и иных свойствах. Подобные знаки давно лишились функции идентификации товаров конкретного производителя и стали характеризовать товары определенного вида.

Так, обозначение «птичье молоко» вошло в оборот в качестве наименования определенного типа кондитерского изделия, которое делают из взбитых яиц и выпускают в форме конфет, торта или в качестве начинки иных продуктов.

В советский период обозначения, используемые для маркировки конкретных видов товаров (конфет, сигарет и др.), характеризовали конкретную технологию производства или рецептуру. Например, советская «Аленка» — это молочный шоколад определенной рецептуры, но не товарный знак. Соответствующее функциональное значение можно сохранить за такими товарами и сейчас.

Интересы правопреемников советских организаций в таких случаях особо не пострадают. Помимо обозначений тех или иных продуктов они активно «эксплуатируют» и продвигают бренды, сходные с их фирменными наименованиями. Так, на имя АО «Кондитерский концерн “Бабаевский”» зарегистрированы словесный товарный знак «Бабаевский», комбинированный товарный знак со словесным элементом «Бабаевский»; на имя АО «Московская кондитерская фабрика “Красный Октябрь”» — товарный знак «Красный октябрь». Эти обозначения размещаются на всех продуктах указанных производителей. По ним потребители смогут идентифицировать полюбившийся им советский продукт.

Следует при этом предостеречь исследователей от использования в отношении советских товарных знаков формулировки «переход в общественное достояние». Товарные знаки не входят в понятие общественных благ — они не способны создавать пользу для неограниченного круга лиц. С прекращением их привязки к товарам или услугам конкретного производителя они перестают существовать как таковые.

В анализируемом решении Суд по интеллектуальным правам (СИП РФ) поддержал обозначенный нами подход к оценке советских товарных знаков как утративших различительную способность. Сформулированная им правовая позиция может быть положена в основу решений по другим советским брендам.

Спор

На имя товарищества с ограниченной ответственностью «Юнитоп» 30.09.96 был зарегистрирован по свидетельству РФ № 146845 словесный товарный знак «ТРОЙНОЙ» (дата приоритета — 07.09.95, дата окончания срока действия регистрации — 07.09.25) в отношении товаров 3-го класса «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие», услуг 35-го класса «изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями» и 42-го класса «реализация товаров, магазины» МКТУ.

Впоследствии исключительные права по договору об отчуждении перешли к обществу «АБАР».

В 2020 г. общество «Аромат» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТРОЙНОЙ». Заявитель исходил из двух тезисов:

1) в отношении товаров 3-го класса спорный товарный знак является обозначением, не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью;

Основной аргумент: в течение длительного периода, с 30-х г. XX в. по 1991 г., обозначение использовалось различными фабриками-производителями парфюмерно-косметических изделий. Поэтому оно уже не может индивидуализировать соответствующие товары и связанные с их реализацией и продвижением на рынке услуги одного конкретного производителя. Спорное обозначение является родовым понятием для одеколонов, созданных с использованием трех основных составляющих — эфирных масел нероли, бергамота и лимона.

2) в отношении товаров 35-го и 42-го классов МКТУ обозначение «ТРОЙНОЙ» с учетом широкой известности соответствующего одеколона может вводить потребителей в заблуждение.

Роспатент отказал в удовлетворении требований общества «Аромат» об аннулировании регистрации товарного знака «ТРОЙНОЙ». Общество обжаловало решение патентного ведомства в СИП.

СИП РФ поддержал первый тезис общества «Аромат» и не согласился со вторым. В конечном итоге он признал недействительным решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса МКТУ — «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие».

Почему интересно

Решение СИП РФ представляет интерес по нескольким причинам.

Во-первых, СИП РФ пришел к выводу, что советский товарный знак не обладает различительной способностью, представляет собой родовое понятие товара, так как:

• товары, которые выпускаются под соответствующим названием, характеризуются определенными составляющими и ароматом, известным потребителю;
• в течение многих десятилетий соответствующая продукция производилась несколькими советскими предприятиями;
• обозначение воспринимается большинством потребителей не как средство индивидуализации, а как название определенного товара, в частности ассоциируется с одеколоном.

Во-вторых, СИП РФ учел, что иным заявителям (кроме правообладателя) Роспатент отказал в регистрации товарного знака со словесным элементом «ТРОЙНОЙ» в отношении товаров 3-го класса МКТУ. Отказ Роспатента в удовлетворении возражений общества «Аромат», таким образом, противоречил предшествующим решениям ведомства и принципу правовой определенности. По сути СИП РФ применил доктрину законных ожиданий, которой посвящен материал из раздела «Дискуссионный клуб» Дайджеста № 9.

Позиция СИП

СИП были сформулированы следующие тезисы.

• Обозначения, которые представляют разновидности товара, также могут характеризовать их, если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникшие у потребителей.
• Вопреки выводам Роспатента, обществом «Аромат» с возражением были представлены необходимые и достаточные источники информации, в том числе словарные и справочные, распечатки из общедоступных источников. Из них следует, что тройные одеколоны представляют собой родовое понятие одеколонов и характеризуются определенными основными составляющими и известным потребителю ароматом. Данное обстоятельство обусловлено в том числе производством и реализацией идентичной продукции, маркированной обозначениями «Тройной»/«тройной»/«ТРОЙНОЙ», с совпадающими характеристиками, различными советскими производителями в течение многих десятилетий задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
• Из представленного в материалах дела социологического исследования следует, что большинство российских потребителей ассоциирует обозначение «ТРОЙНОЙ» не только с группой парфюмерных, косметических и гигиенических товаров, но и с конкретным видом товара этой группы — одеколоном. Спорное обозначение было известно потребителям задолго до даты приоритета спорного товарного знака, при этом не ассоциируется с конкретным производителем.
• Выводы Роспатента о наличии различительной способности у спорного обозначения, изложенные в оспариваемом решении в отношении товарного знака по свидетельству № 146845, противоречат выводам Роспатента об обратном, приведенным в решениях того же органа в отношении заявок на регистрацию товарных знаков № 2005707423, № 2007741467 и в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ № 407050 и № 587335 и, как следствие, ставят под сомнение соблюдение Роспатентом общеправового принципа правовой определенности.
• Государственный орган, рассматривающий вопрос о наличии различительной способности у одного и того же обозначения, либо рассматривая аналогичные по существу возражения, исходя из общеправового принципа правовой определенности не должен допускать ситуации, когда по результатам рассмотрения вопроса об охраноспособности одного обозначения он мог бы прийти к различным выводам. Немотивированное, произвольное изменение позиции государственного органа не соответствует указанному принципу, который устанавливает гарантии стабильности, предсказуемости поведения органов, принимающих решения в отношении прав и законных интересов участников гражданского оборота.