Trend: столкновение «старшего» и «младшего» товарных знаков

СИП РФ стал придерживаться более гибкой позиции в оценке степени сходства «старшего» и «младшего» товарных знаков из двух слов. В некоторых случаях суд признает допустимой регистрацию «младшего» обозначения.

При столкновении «старшего» и «младшего» товарных знаков, которые зарегистрированы в отношении однородных товаров, Роспатент и СИП исходят из следующего: полное вхождение словесного элемента «старшего» товарного знака в «младший» знак из двух слов указывает на высокую степень сходства сравниваемых знаков. В таком случае можно говорить об основаниях для отказа в регистрации / аннулировании регистрации «младшего знака». При этом в данном случае применим специальный пункт 10 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения».

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Во-вторых, суд, вероятно, учитывает приобретенную различительную способность «младшего» товарного знака. В таком случае действует следующая логика: если такой знак приобрел определенную известность среди потребителей, то они вряд ли будут его путать со старшим обозначением (тем более, если оно менее известно) даже при совпадении одного словесного элемента. В-третьих, при принятии решения в пользу правообладателя «младшего» обозначения суд учитывает, что совпадающий в товарных знаках элемент дополняет собственный раскрученный бренд правообладателя «младшего» знака.

Роспатент в целом придерживается более формального подхода. Как правило, ведомство исходит из того, что вхождение чужого товарного знака в состав товарного знака несет в себе большие риски введения потребителей в заблуждение. Однако и в практике Роспатента можно найти примеры отражения позиции СИПа.

Как проявляется

Проиллюстрируем обозначенные выше тренды несколькими примерами из практики Роспатента и СИПа.

Из практики Роспатента:

Роспатент отказал Google в регистрации товарного знака «Google Orion». Ведомство исходило из того, что данное обозначение схоже с уже зарегистрированными наименованиями, в частности, телеком-оператора из Сибирского федерального округа «Орион Телеком» и похожими по названию и изображениям знаками, которые принадлежат производителю и поставщику оборудования для систем безопасности «Научно-внедренческому предприятию «Болид», агентству «Орион-недвижимость» и др.

Google попытался оспорить данное решение в Палате по патентным спорам. Роспатент отклонил его возражения.

Из практики СИПа:

Постановление президиума СИП РФ от 24.02.2022 по делу № СИП-605/2021 (дело по товарному знаку «Мастер Муравей»)

Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей». Правообладатель «старших» товарных знаков обратился в СИП РФ с требованием признать решение ведомства недействительным.

СИП встал на сторону Роспатента. Ключевой вопрос, который рассмотрел СИП: всегда ли нужно говорить применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ о сходстве до степени смешения, когда «старший» товарный знак полностью входит в состав «младшего» товарного знака (иными словами, «младший» состоит из «старшего» + еще одно слово)?

Президиум СИП указал, что в такой ситуации необходимо определить, не воспринимаются ли слова в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, «глазное яблоко», «бабье лето», «слуга народа», «битый час», «добрая традиция») или фразеологизмов (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов. Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в их составе неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова, воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум СИП также отметил, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака. Так, некоторые слова, которые являются самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

С учетом изложенного СИП заключил, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными обозначениями отсутствовали. Спорный «младший» товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов.

СИП заключил, что среди российских потребителей спорный знак приобрел широкую известность, узнаваемость и стал восприниматься в качестве единой цветовой, графической и словесной композиции. Наличие слова «JEANS» и изобразительного элемента в виде фона синего цвета, который наиболее распространен для джинсовой одежды, в сознании потребителя вызывает однозначную ассоциацию с определенными товарами, джинсовой одеждой, которой элемент «GLORIA» придает хвалебный характер. В результате широкого использования знак стал восприниматься потребителями как единое целое, а не как совокупность отдельных элементов, которые заявитель разделил на сильные и слабые.

Постановление СИП РФ от 30.10.2020 по делу № СИП-591/2020 (дело по товарному знаку «Яндекс Афиша»)

Роспатент удовлетворил возражения ООО «Компания Афиша» и аннулировал регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша» (правообладатель — ООО «Яндекс») в отношении части товаров 9-го, 16-го классов и услуг 35-го, 38-го, 39-го, 41-го, 42-го классов МКТУ. Патентное ведомство исходило из того, что ООО «Компания Афиша» принадлежат исключительные права на товарные знаки «Афиша», «Афиша.ru», «Пикник "Афиши"» с более ранней датой приоритета. «Старший» товарный знак «Афиша» входит в «младший» товарный знак, а значит, регистрация последнего является недействительной в соответствии с п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

ООО «Яндекс» оспорил данное решение в СИП. Дело прошло несколько кругов рассмотрения. В результате СИП встал на сторону ООО «Яндекс». Суд пришел к выводу, что Роспатентом не была соблюдена методология проверки соответствия спорного товарного знака положениям п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Административный орган в принципе не анализировал обозначение на предмет того, является ли оно единой неделимой лексической конструкцией. В конечном итоге суд возложил на административный орган обязанность восстановить правовую охрану спорного товарного знака.

При этом СИП исходил из следующего. П. 10 ст. 1483 ГК РФ, в отличие от п. 6 названной статьи Кодекса, предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака. При этом п. 10 ст. 1483 ГК РФ, как и п. 6, указывают на то, что принимается во внимание не само по себе сходство этих элементов, а их смешение.

При этом вероятность смешения применительно к п. 10 ст. 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав «младшего» товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суд первой инстанции правомерно счел, что обозначение «Яндекс Афиша» представляет собой единую лексическую и семантическую конструкцию и, как следствие, спорный товарный знак состоит из одного словесного элемента и не распадается на части, которые можно сравнивать с противопоставленным товарным знаком «Афиша».

Тарифы