Trends: регистрация товарного знака как злоупотребление правом

Суды последовательно признают, что действия заявителя по регистрации в качестве товарного знака обозначения, которое ранее использовалось иным лицом, при наличии доказательств известности этого факта, являются злоупотреблением правом.

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Получить консультацию

Доказательствами могут быть:

• сведения о сотрудничестве между правообладателем и изначальным пользователем обозначения;
• наличии договорных и иных отношений;
• данные об особенностях узкоспециализированного рынка, где «все друг друга знают».

При этом не требуется доказывать широкую известность обозначения, наличие связанной с ним положительной репутации.

Как проявляется

Суд признал недействительным решение Роспатента и обязал его повторно в установленные сроки рассмотреть возражения ООО «Профит-С». Как отметила ФАС Московского округа, а вслед за ним и ВАС РФ, удовлетворяя частично заявленные требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, суды исходили из злоупотребления обществом предоставленным правом продвижения продукции путем подачи возражения против регистрации товарных знаков компании, а также наличия доказательств регистрации знака «ХАН» с целью воспрепятствования развитию компании.

Регистрация знака «ХАН» была произведена в результате того, что с 2005 г. компания работала с обществом «ИТКА» (первоначальным правообладателем), которому было известно об объемах импорта продукции, ее ассортименте и объемах инвестирования в развитие производства, взаимоотношения с которым с конца 2009 г. были прекращены.

Определение ВС РФ от 26.10.21 № 300-ЭС21-11315

Три участника создали общество «Спортивный клуб «ГолдФинч Тим». Спустя несколько лет между учредителями произошел конфликт. Один из участников, который также являлся генеральным директором общества, зарегистрировал на свое имя товарный знак GoldFinch Team в отношении услуг 41-го класса. Другой участник попытался оспорить в Роспатенте его действия, но патентное ведомство ответило отказом.

Верховный суд однозначно признал злоупотреблением правом регистрацию участником-директором хозяйственного общества на себя товарного знака, сходного с обозначением, которое использовало общество в качестве средства индивидуализации. При этом ВС РФ исходил из следующего. Обращаясь с заявкой на регистрацию знака, сходного с фирменным наименованием общества, Щеглов А. В., будучи генеральным директором и одним из учредителей, не мог не знать, что регистрация спорного товарного знака нарушает права и законные интересы других участников общества, а также право общества на фирменное наименование. Целью действий Щеглова явилось создание им собственного бизнеса по оказанию услуг в сфере спорта с использованием средства индивидуализации, сходного с произвольной частью фирменного наименования общества.

Суд первой инстанции правомерно заключил, что действия Щеглова по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом по отношению к заявителю и обществу, и удовлетворил заявленные требования.

В то же время СИП все равно признал действия ИП Романова по регистрации товарного знака и его последующему использованию злоупотреблением правом. Романов ранее работал менеджером у Семенова. В его полномочия входило общение с клиентами, презентация товаров, поиск новых клиентов и каналов для реализации, организация сбыта.

Следовательно, Романов знал о деятельности заявителя с использованием упомянутого обозначения. После регистрации своего знака он подал заявление в УФАС о запрете заявителю использовать обозначение, а также иск в суд о взыскании полуторамиллионной компенсации. Эти действия направлены на воспрепятствование Семенову в использовании обозначения, вытеснение его с рынка и необоснованное извлечение материальной выгоды.

Решение СИП РФ от 29.12.2021 по делу № СИП-1143/2021

СИП признал регистрацию товарного знака «ЧИСТОGUN» на ООО «Арсенал» актом недобросовестной конкуренции в отношении товаров для чистки оружия по иску ИП Антоновского. СИП установил, что ИП использовал спорное обозначение задолго до подачи заявки ООО «Арсенал». Учитывая узкоспециализированный рынок соответствующей продукции, суд сделал вывод, что общество как профессиональный участник рынка не могло не знать о том, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения оно использовалось иным лицом и приобрело определенную репутацию в коммерческом обороте товаров для охотников и спортсменов.

Тарифы