Как забрать себе чужой товарный знак?
6 главных вопросов судебной практики

Новым участникам рынка сложно придумать и зарегистрировать привлекательный товарный знак, не сходный с ранее зарегистрированными. Особенно если речь идет про словесные обозначения. Использовать какие-то экзотические, сложные обозначения хочется – и получается – не всегда. При этом многие правообладатели сами не используют зарегистрированный товарный знак или используют его в отношении далеко не всех товаров, которые указаны в свидетельстве.

Алексей Абрамов

Старший партнер, патентный поверенный РФ № 2003

Получить консультацию

Что делать, если ваша компания выбрала товарный знак или уже начала использовать соответствующее обозначение, а он оказался занят, но не используется?

Прежде всего – направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от товарного знака либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. В случае отказа правообладателя – обратиться в суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования (ст. 1486 ГК РФ).

Условия удовлетворения подобных требований:

• истец доказал свою заинтересованность;
• ответчик не использовал товарный знак непрерывно в течение трех лет;
• в деле отсутствуют «извиняющие» (независимые от ответчика) обстоятельства неиспользования.

На практике с ними сопряжено много вопросов. 

Как разъяснил Пленум ВС РФ в постановлении №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака необходимо, чтобы «совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров сходного со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового». Ранее подобная позиция была высказана ВС РФ при рассмотрении конкретных дел.

Бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возложено на лицо, требующее прекращения правовой охраны товарного знака. Сама по себе подача заявки на регистрацию обозначения, сходного со спорным товарным знаком, не признается достаточным доказательством заинтересованности лица.

В судебной практике было сформировано два критерия, указывающих на наличие у субъекта подобной заинтересованности:

• заявитель производит и (или) вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
• заявитель имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака (П. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015); Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 по делу № А40 77602/09-15-252; Решение СИП РФ от 13.07.2016 по делу № СИП-272/2016).

Присутствовать должны оба критерия.

Так, например, Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака «Гринвуд», зарегистрированного в отношении товаров 3-го класса МКТУ (в том числе, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты) и 5-го класса МКТУ. В обоснование своей заинтересованности истцом (общество "Сибиар") были приведены доказательства:

• подачи заявки на регистрацию сходного со спорным товарным знаком обозначения в качестве своего товарного знака;
• осуществления производства и реализации освежителей воздуха, маркированных указанным обозначением "GREENWOOD".

В другом деле суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что истец не доказал своей заинтересованности: спорный товарный знак был зарегистрирован для обслуживания бизнеса, изучения рынка, организации предпринимательской деятельности. Истец же рекламирует и продает свой товар конечным потребителям. При этом он не доказал, что он занимается продвижением чужого товара. Услуги по продаже товаров и рекламная деятельность имеют разное назначение и круг потребителей.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем. в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами.

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представитель суду доказательства реальной деятельности по производству и (или) введению в оборот соответствующих товаров. Выписка из ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров и т.п. не являются достаточными доказательствами. Действие заявителя в таком случае могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом: создание видимости заинтересованности.

Нужно учитывать, что заинтересованным лицом выступает не только производитель товаров (работ, услуг), но и другое лицо, участвующее в деятельности (например, продавец или импортер), связанной с реализацией продукции под обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика.

При оценке заинтересованности истца учитывается в том числе и деятельность аффилированного с ним лица. Например, производство таким лицом под контролем истца продукции, однородной товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Так, СИП РФ удовлетворил иск фабрики о досрочном прекращении правовой охраной товарного знака «Царь», зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса МКТУ «мясо; рыба; птица и дичь; овощи консервированные». В качестве доказательства своей заинтересованности фабрика представила доказательства осуществления ей в отношении товаров 29-го класса МКТУ через общество «Русская провинция» – аффилированное лицо.

Наличие между сторонами спора о нарушении исключительного права, свидетельствует не только о намерении использования истцом, но и о фактическом использовании им товарного знака в своей деятельности. Если ответчик в деле о нарушении исключительного права, инициирует процесс о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, то в этом деле суд признает его заинтересованным лицом.

Если иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака заявлен в отношении услуг, для которых нужна лицензия, истец должен подтвердить, что он обладает ею либо совершил подготовительные действия для ее получения. Иначе его заинтересованность не считается доказанной. В частности, это касается клиринговых, страховых, банковских услуг и услуг на рынке ценных бумаг.

Для целей ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака понимается достаточно узко: исключительно в качестве действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Таким образом, сам по себе факт производства или импорт маркированных товарным знаком товаров не является доказательством их использования. Одного намерения использовать товарный знак тем более недостаточно для сохранения правовой охраны. Между тем, на практике правообладатели зачастую пытаются убедить суд в наличии у них реального намерения использовать товарный знак. Подобная «оборонительная стратегия» закономерно заканчивается их проигрышем.

Так, в одном из дел ответчик представил в качества доказательства использования спорного товарного знака:

• договор простого товарищества, в соответствии с которым стороны обязались совместно действовать в целях производства и реализации алкогольной продукции под спорным товарным знаком;
• этикетки для бутылок, на которых размещался товарный знак.

Как отметил СИП РФ, такие доказательства свидетельствовали лишь о намерении осуществлении ответчиком совместной деятельности. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был удовлетворен.

Вопрос № 3. Прекратит ли суд правовую охрану товарного знака при условии, что его использовал не сам правообладатель, а лицензиат или третье лицо, контролируемое правообладателем?

Не обязательно, чтобы товарный знак использовал сам правообладатель. Ответчик может представить доказательства использования его товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии, а также под его фактическим контролем.

Самого по себе предоставления лицензионного договора явно недостаточно для того, чтобы «отбить» претензии заинтересованного лица. Необходимо показать фактическое использование лицензиатом товарного знака при введении товаров (оказании услуг) в оборот.

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В данном случае также должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласованные действия правообладателя и третьего лица, использующего товарных знак, по поддержанию качества товаров (услуг).

Можно выделить следующие случаи использования товарного знака под контролем правообладателя:

• изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг и (или) распространение такого товара (Постановление президиума СИП РФ от 02.10.2014 по делу № СИП-198/2014);
• при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарных знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия (Постановления Президиума СИП РФ от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014);
• в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации, если правообладатель при внесении товарного знака в таможенный реестр указал использующее товарный знак лицо в качестве уполномоченного импортера (Постановление президиума СИП РФ от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013).

Вопрос № 4. Удовлетворит ли суд иск о досрочном прекращении товарного знака к новому приобретателю прав при условии, что прежний правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет?

Смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не меняет исчисление трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать это средство индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на товарный знак, который правообладатель фактически не использовал в гражданском обороте, является риском предпринимательской деятельности приобретателя. Если новый приобретатель не успел начать использование товарного знака, суд удовлетворяет иск о прекращении правовой охраны такого знака.

В связи с чем рекомендуем компаниям, прежде чем приобретать товарный знак, провести его полную проверку. Необходимо выяснить, не ведутся ли в отношении этого товарного знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения охраны в связи с неиспользованием.

Кроме того, нужно обратить внимание на факт использования знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя «продать» товарный знак трехлетнее неиспользование обозначение. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре условие об индемнити – обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери правообладателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Вопрос № 5. Какие обстоятельства неиспользования товарного знака признаются независящими от правообладателя?

Российские суды узко определяют перечень обстоятельств, извиняющих неиспользование товарного знака. Они не считают не зависящими от правообладателя обстоятельствами отсутствие спроса на производимые товары, финансовые трудности.

Ранее суды признавали в качестве независящего от правообладателя обстоятельства неиспользования банкротство (открытие конкурсного производства): «включение товарных знаков в конкурсную массу приводит к тому, что они не используются по не зависящим от лица обстоятельствам». И соответственно отказывали в исках о досрочно прекращении правовой охраны товарного знака, предъявленных к банкротам.

Однако затем при рассмотрении одного из дел ВС РФ сделал вывод, что «само по себе введение в отношении правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не использовался по не зависящим от правообладателя обстоятельствам». Лицо, заинтересованное в приобретении входящего в конкурсную массу товарного знака, должно приобрести данный товарный знак на торгах по справедливой цене. Свое решение Верховный суд обосновал принципом соразмерности, который предполагает соблюдение баланса интересов правообладателя, его кредиторов и заинтересованного лица.

Данный вывод нашел отражение и постановлении Пленума № 10 от 23.04.2019.

Уважительными причинами неиспользования в российском праве признались:

• оказаться административные барьеры на пути регистрации соответствующего товара (для фармацевтической продукции) (Решение СИП РФ от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013);
• невозможность правообладателя – производителя из Европы импортировать товары на территорию Российской Федерации из-за экономических санкций (Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2018 г. по делу N СИП-601/2017).

Вопрос № 6. Прекратит ли суд правовую охрану товарного знака, если потребитель все еще ассоциирует его с конкретным производителем?

Как было отмечено Президиумом СИП РФ в постановлении от 22.05.2017 г. по делу № СИП-204/2016: целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является обеспечение возможности регистрации и использования заинтересованным лицом, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков. Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком».

Правообладатель может «отбиться» от иска о прекращении правовой охраны товарного знака, указав на наличие в действиях истца злоупотребления правом.

Интерес в данном аспекте представляет спор в отношении товарного знака Henessy. Общество обратилось в СИП РФ с иском к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕНССИ и Ко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Henessy в отношении товаров 3 класса (парфюмерия). Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного требования на основе ст. 10 ГК РФ: «выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения «HENNESSY» (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком «HENNESSY».

В другом деле Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требования о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака. Была доказана широкая известность спорного обозначения для целей применения принципа однородности при исследовании вопроса об использовании товарного знака ответчиком-правообладателем.

Компания из Казахстана потребовала у фабрики "Красный Октябрь" досрочного прекращения правовой охраны товарного знака "Коровка" в связи с его неиспользованием в отношении мороженого. Суд по интеллектуальным правам отказал в иске. Правовую охрану известного обозначения оставляют в силе, если оно использовалось в отношении однородных товаров. Фабрика доказала, что серия товарных знаков "Коровка" широко известна с 1948 г. и имеет высокую репутацию на рынке кондитерских изделий, которые суд признал однородными с мороженым. Они относятся к общей родовой группе "десерт, лакомство", продаются в одних местах, их можно сочетать и совместно употреблять в пищу, потребитель их может отнести к одному производителю.